WIPO Arbitration and Mediation Center

행정패널 결정문

Primagas Energie GmbH & Co. KG v. Jeongyong Cho (조정용)

사건번호: D2013-0066

1. 당사자

신청인: Primagas Energie GmbH & Co. KG, 독일 크레펠트

신청인의 대리인: Weber & Sauberschwarz, 독일

피신청인: Jeongyong Cho (조정용), 대한민국 광주광역시

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <primagas.com>이고, 분쟁도메인이름은 Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com(“등록기관”)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서를 2013년 1월 11일 전자서면양식으로, 세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 약칭함)에 제출하였으며, 센터는 2013년 1월 11일 해당 서류의 수령을 통지하였다. 센터는 본건 분쟁해결신청서의 접수에 따라 2013년 1월 11일 등록기관에게 등록인의 정보를 요청하는 이메일을 발송하였고, 등록기관은2013년 1월 14일 센터에 보낸 답변을 통해서 피신청인의 분쟁도메인이름의 등록자임과 상세연락처를 확인해 주었다.

센터는에 분쟁해결신청서가 통일도메인이름분쟁해결규정(“규정”), 본 규정에 대한 절차규칙(“절차규칙”) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(“보충규칙”)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

2013년 1월 15일 센터는 당사자들에게 영어 및 한국어로 본 사건의 등록약관이 한국어로 되어 있음을 알렸고, 2013년 1월 23일 신청인은 한국어로 번역된 분쟁해결신청서를 제출하였다.

센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 2013년 1월 24일 분쟁해결신청서를 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조 (a)항에 의거 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감기일은 2013년 2월 16일임을 통지함에 따라, 피신청인은 2013년 2월 16일 답변서를 전자서면양식으로 센터에 제출하였다

2013년 2월 25일 센터는 서익현 변호사를 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였고, 패널은 적법하게 구성되었다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성 선언서를 제출하였다.

4. 사실관계

신청인은 Mr. Aretz에 의하여 1950년에 설립된 독일에 소재하는 LNG 공급회사이다. 신청인은 독일에서 1959년 1월 2일 ARETZ PRIMAGAS 상표를 국제분류 제4류에, 2002년 7월 25일 PRIMAGAS 상표를 국제분류 제4류 등에, 2006년 4월 10일 PRIMAGAS 상표를 국제분류 제1류 등에, 2006년 10월 5일 ENERGIE ERSTER WAHL PRIMAGAS 상표를 국제분류 제1류 등에 각 출원하여, 그 상표들의 등록들을 보유하고 있다. 그리고, 신청인은 도메인이름 <primagas.de>를 보유하면서 1998년 이래 그 도메인이름의 웹사이트를 운영하고 있다.

피신청인은 대한민국 광주광역시에 주소지를 두고 있는 개인이다.

분쟁도메인이름은 등록만 되어 있을 뿐, 웹사이트는 개설되어 있지 않다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 위 상표들 및 도메인이름과 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

피신청인은 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 피신청인은 신청인과 전혀 관련이 없으며, 신청인의 위 상표들을 사용할 수 있는 권한을 가지고 있지도 않고, 분쟁도메인이름의 요부인 “primagas”로 널리 알려져 있지도 않다.

분쟁도메인이름의 요부인 “primagas”는 신청인의 상표들 및 상호에 사용되고 있는 것 이외에는 특별한 의미가 없다. 피신청인이 분쟁도메인이름을 취득한 유일한 이유는 신청인의 위 상표들과의 유사성을 이용하고자 하는 것이다. 따라서, 피신청인은 본건 분쟁도메인이름에 관하여 부정한 목적을 가지고 있다.

B. 피신청인의 주장

신청인의 PRIMAGAS 상표는 2002년 7월 25일에 출원되었으나, 분쟁도메인이름은 그 보다 앞선 2001년 1월 10일에 등록이 되었다. 따라서 신청인은 2001년 1월 10일 이전에는 PRIMAGAS 표장에 관하여 상표권이나 서비스표권을 보유하고 있지 않았다.

상술한 바와 같이 분쟁도메인이름이 신청인의 PRIMAGAS 상표보다 먼저 등록되었으므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 대하여 정당한 권리를 가지고 있다. 그리고, 피신청인은 인터넷을 통하여 냉동, 공기조화 사업을 영위하고 있는 개인이나 소규모기업들에게 빌딩이나 산업현장에서 필요로 하는 냉동기, 에어컨 등에 사용되는 프레온 가스와 냉동기, 냉각기 등의 압축기용 오일을 공급하는 사업을 하려고 2011년 3월 31일 종전 보유자로부터 분쟁도메인이름을 구입한 것이다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 prima refrigerating freon and oil gas의 약어로 사용하고자 한 것이다. 그러나, 그 사업의 사업성이 좋게 평가되지 않아서 피신청인은 아직 사업을 전개하지 않고 있다.

피신청인이 분쟁도메인이름을 구입하게 된 상술한 바와 같은 경위, PRIMAGAS라는 표장이 다른 업체들에 의하여도 사용되고 있는 점, 신청인의 상표들이 일반인에게는 잘 알려져 있지 않은 점, 상술한 바와 같이 분쟁도메인이름이 신청인의 PRIMAGAS 상표보다 먼저 등록된 점 등에 비추어 볼 때, 피신청인에게는 부정한 목적이 없다.

6. 검토 및 판단

A. 상표와 도메인이름의 동일 혹은 혼동을 일으킬 유사성

상술한 바와 같이 신청인은 1950년에 설립된 독일회사로서, 상호의 요부로서 “Primagas”를 사용해 왔다. 그리고, 신청인은 1959년 1월 2일 독일에서 설립자의 성과 상호의 요부를 결합시킨 ARETZ PRIMAGAS 상표를 출원하여 등록을 받았다. 나아가, 신청인은 2002년 7월 25일과 2006년 4월 10일에 독일에서 PRIMAGAS 상표를 출원하여 등록을 받았다. 그 외에, 신청인은 도메인이름 <primagas.de>를 보유하면서 1998년 이래 그 도메인이름의 웹사이트를 운영해 왔다. 이러한 점들을 종합하면, 신청인이 PRIMAGAS 표장에 관한 권리를 가지고 있음이 인정된다. 분쟁도메인이름이 신청인의 PRIMAGAS 상표의 출원 이전에 등록되었다는 사실만으로는 신청인의 그러한 권리를 부인할 수 없다.

분쟁도메인이름은 도메인이름에 관한 기술적 부기부분인 “.com”을 제외하면 신청인의 PRIMAGAS 표장과 완전히 동일하다.

결론적으로, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 가지고 있는 PRIMAGAS 표장과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 정당한 권리나 이익을 가지고 있지 않다고 주장한다. 그에 대한 피신청인의 반론과 관련하여, 단순히 분쟁도메인이름이 신청인의 PRIMAGAS 상표보다 먼저 등록되었다는 사실만으로 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 볼 수 없다. 나아가, 피신청인은 분쟁도메인이름을 구입하게 된 경위에 관한 상술한 주장을 입증할 하등의 증거를 제시하지 않았고, 그 주장 자체도 신빙성이 있다고 할 수 없다. 또한 피신청인은 인터넷을 통하여 냉동, 공기조화 사업을 영위하고 있는 개인이나 소규모기업들에게 빌딩이나 산업현장에서 필요로 하는 냉동기, 에어컨 등에 사용되는 프레온 가스와 냉동기, 냉각기 등의 압축기용 오일을 공급하는 사업을 하려는 목적으로 분쟁도메인이름을 구입하였다고 주장하나, 이에 대한 어떠한 증거도 제시하지 않고 있다.

결론적으로, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가졌다고 볼 수 있는 충분한 증거가 없다고 보아, 신청인이 이에 대한 요건을 충족시킨 것으로 판단한다.

C. 피신청인의 부정한 목적

상술한 바와 같이, 피신청인은 분쟁도메인이름을 구입하게 된 경위에 관한 자신의 주장을 입증할 하등의 증거를 제시하지 않았고, 그 주장 자체도 신빙성이 있다고 할 수 없다. 특히, 피신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 PRIMAGAS 표장과 완전히 동일한 이유에 대해 합리적인 근거를 가지고 제시하지 못하고 있다. 또한, 피신청인에 주장에 따르면 피신청인이 분쟁도메인이름을 취득하게된 시점인 2011년은 신청인의 상표가 등록된 훨씬 이후이다. 뿐만아니라, 신청인의 표장인 PRIMAGAS는 신청인의 상표들 및 상호에 사용되고 있는 것 이외에는 특별한 의미가 없는 것이다. 더욱이, 피신청인은 WIPO 행정절차에서 다른 도메인이름들을 부정한 목적으로 등록 및 사용하였다는 이유로 패소한 전력을 가지고 있다 (Laboratoire Nutergia v. Jeongyong Cho, WIPO Case No. D2007-1582; Tokyu Corporation v. Jeongyong Cho, WIPO Case No. D2008-1407; Vertical Leisure Limited v. DomainCA (Whois Protect Service) / Jeongyong Cho, WIPO Case No. D2011-0155 참조). 이러한 점들을 종합할 때, 패널은 피신청인에게 분쟁도메인이름의 등록 및 이용에 부정한 목적이 있음을 유추할 수 있다. PRIMAGAS라는 표장이 다른 업체들에 의하여도 사용되고 있거나 신청인의 그 표장이 일반인에게는 잘 알려져 있지 않은 점은 피신청인의 부정한 목적을 인정함에 장애가 되지 않는다.

결론적으로, 본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록 및 사용하고 있다고 판단된다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 제(i)항 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름 <primagas.com>을 신청인에게 이전할 것을 결정한다.

서 익 현
단독패널위원
일자: 2013년 3월 27일