WIPO Arbitration and Mediation Center

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

KONI B.V. v. Richard van Dale

Zaaknr. D2012-2325

1. De Partijen

Klaagster is KONI B.V. uit Oud-Beijerland, Nederland, vertegenwoordigd door N.V. Nederlandsch Octrooibureau, Nederland.

Verweerder is Richard van Dale uit Den Haag, Nederland.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <parts-koni.com> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (de “Registrar”).

3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) op 26 november 2012. Op 26 november 2012 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de Domeinnaam gestuurd. Op 27 november 2012 heeft de Registrar per e-mail aan het Center hun antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van Verweerder overlegde. In reactie op een melding van het Center dat de Klacht niet volledig voldeed aan de formele vereisten, diende de Klager een aangepaste Klacht in op 4 december 2012.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht tezamen met de aangepaste Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP” of “Policy”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 5 december 2012 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 25 december 2012. Verweerder heeft geen Antwoord ingediend. Dienovereenkomstig heeft het Center op 3 januari 2013 gemeld dat geen Antwoord was ontvangen.

Het Center heeft Willem J.H. Leppink op 9 januari 2013 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

Als onweersproken staan de volgende feiten vast.

Klaagster is een onderneming gespecialiseerd in auto-onderdelen, met kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Klaagster is actief in meer dan 90 landen en heeft een eigen website onder de domeinnaam <koni.com>. Klaagster begon haar activiteiten in het jaar 1857. Sinds 1932 is Klaagster gespecialiseerd in schokdempers. In 1940 is voor het eerst een auto-onderdeel verkocht met daarop de naam KONI.

Klaagster is de houder van het merk KONI en heeft meerdere internationale, Europese en

Benelux-woord-en beeldmerken laten registreren, zoals het woordmerk KONI, ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0320073, gedeponeerd op 5 oktober 1973 voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 9, 11, 12 en 22 (het “Merk”).

De Domeinnaam is geregistreerd op 9 februari 2012. Ten tijde van het indienen van de Klacht herleidde de Domeinnaam naar de officiële website van Klaagster (“www.koni.com”). Op de datum van deze Belissing is de Domeinnaam aan een parkeersite van de reseller van de Registrar verbonden.

5. Stellingen van Partijen

A. Klaagster

De Klacht is gebaseerd op meerdere merkregistraties en op de handelsnaamrechten van Koni B.V.

Voor zover relevant voor deze beslissing heeft Klaagster het volgende gesteld.

De domeinnaam waartegen de Klaagster zich richt bestaat uit twee woordelementen, te weten “parts” en “koni”. De inhoud van website onder de Domeinnaam is bovendien identiek aan de inhoud van de officiële website van Klaagster en bevat aldus informatie omtrent auto-onderdelen. Derhalve is het woordelement “parts”, opgenomen in de Domeinnaam beschrijvend en is het woordelement “koni” onderscheidend.

In het secondleveldomein van de Domeinnaam is het woordelement “koni” identiek aan de verschillende woordmerkregistraties KONI, de woordelementen KONI zoals opgenomen in de verschillende woord-/beeldmerk registraties en aan de handelsnaam Koni B.V.

Verweerder is op geen enkele wijze verwant aan Klaagster noch heeft zij toestemming van Klaagster gekregen om de Domeinnaam te registreren en/of te onderhouden. Ook is Verweerder geen houder of licentiehouder van enige relevante merkrechten, dan wel relevante handelsnaamrechten beschermd naar Nederlands recht met betrekking tot de naam “koni” of “parts koni”.

Verweerder heeft geen enkel legitiem belang met betrekking tot de Domeinnaam.

De Domeinnaam doet niets anders dan doorverwijzen naar de officiële domeinnaam van Klaagster en wordt slechts gebruikt om traffic te genereren. In lijn met paragraaf 4(b)(iii) van de UDRP is dit geldig en onomstotelijk bewijs dat Verweerder enkel de dienstverlening van Klaagster wenst te verstoren.

De registratie van de Domeinnaam belet Klaagster om de Domeinnaam te kunnen gebruiken om informatie te verstrekken of haar producten af te zetten aan het relevante publiek. Gelet op paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP is bewezen dat Verweerder de bedoeling heeft om voor financieel gewin bezoekers naar zijn Domeinnaam te lokken, door verwarring te stichten met de merkrechten van Klaagster voor wat betreft de bron, sponsoring, aanverwantschap of goedkeuring van de website en de inhoud daarvan.

B. Verweerder

Verweerder heeft niet gereageerd op de Klacht van Klaagster.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van paragraaf 4(a) van de Policy moet Klaagster elk van de volgende drie elementen bewijzen:

(i) de Domeinnaam is identiek aan, of stemt verwarringwekkend overeen met, een of meerdere merken waarop Klaagster rechthebbende is; en

(ii) Verweerder heeft geen rechten of legitieme belangen met betrekking tot de Domeinnaam; en

(iii) De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Het Panel oordeelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het Merk.

De Domeinnaam bestaat uit twee losse woorden, namelijk “parts” en “koni”, die verbonden zijn met een verbindingsstreepje. Het woordelement “parts” in de Domeinnaam is een letterlijke vertaling van het woord “onderdelen” en moet aldus als beschrijvend worden opgevat, temeer nu de website achter de Domeinnaam op het moment van het indienen van de Klacht identiek was aan de officiële website van Klaagster en zich toespitst en specialiseert op de verkoop van auto-onderdelen. Het woordelement “koni” in de Domeinnaam is het dominante gedeelte en is het onderscheidende bestanddeel.

De toevoeging van een beschrijvend woordelement aan een merk in een domeinnaam is onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming onder het eerste element van de UDRP weg te nemen.

Op grond van bovenstaande redenen, oordeelt het Panel dat is voldaan aan paragraaf 4(a)(i) van de UDRP.

B. Recht of Legitiem Belang

Ten tijde van het indienen van de Klacht herleidde de Domeinnaam naar de officiële website van Klaagster (“www.koni.com”).

Onweersproken staat vast dat Verweerder geen houder of licentiehouder is van enige relevante merkenrechten, dan wel relevante handelsnaamrechten met betrekking tot de naam “koni” of “parts koni”. Ook heeft Verweerder geen toestemming gekregen van Klaagster om de Domeinnaam te registreren en/of te onderhouden en blijkt niet dat Verweerder op wat voor manier dan ook verbonden is met Klaagster.

Op de datum van deze Belissing is de Domeinnaam slechts aan een parkeersite van de reseller van de Registrar verbonden.

Het Panel oordeelt dat Klaagster prima facie aannemelijk gemaakt heeft dat Verweerder geen recht of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. De bewijslast rust daarom op Verweerder om aan te tonen dat er wel degelijk een recht of een legitiem belang is. Verweerder heeft echter geen verweer ingediend. Gelet op alle omstandigheden van deze zaak is het Panel hiermee van oordeel dat het Verweerder aan een recht of legitiem belang ontbreekt.

Aldus is er voldaan aan paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

In lijn met rechtspraak onder de UDRP genoemd in de WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraaf 3.2, is de omstandigheid dat een domeinnaam die zichtbaar niet actief is (niet naar een actieve website herleidt) en waarbij de domeinnaamhouder niet actief de domeinnaam wil verkopen of contact opneemt met de merkhouder (“passive holding”), niet per definitie voldoende om kwade trouw onder de UDRP te voorkomen. Voor een oordeel daaromtrent, moet volgens vaste rechtspraak onder de UDRP dan gekeken worden naar alle omstandigheden van het geval. Voorbeelden van cumulatieve omstandigheden waarbij sprake is van kwade trouw, zijn dat de klager een algemeen bekend merk heeft, geen verweer is gevoerd tegen de klacht en dat verweerders identiteit is verzwegen. Sommige UDRP panels hebben dit concept tevens van toepassing geacht in zaken waar de domeinnaam incidenteel werd gebruikt of slechts herleidde naar een “parking page”.

In deze zaak is er naar het oordeel van dit Panel sprake van “passive holding” van de Domeinnaam door Verweerder. Verweerder deed niets anders dan doorverwijzen naar de officiële website “www.koni.com”, en meer recentelijk verwijst de Domeinnaam slechts naar een parkeersite van de reseller van de Registrar.

Door registratie van de Domeinnaam wordt Klaagster belet deze domeinnaam te gebruiken. Daarbij valt overigens niet uit te sluiten dat Verweerder de Domeinnaam in de toekomst zal gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van de UDRP omtrent kwade trouw. Hierbij neemt het Panel in aanmerking dat Verweerders registratie van deze specificieke Domeinnaam bekendheid met het Merk suggereert.

Deze bevindingen tezamen met de bevindingen dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en dat Verweerder bovendien geen bewijs heeft geleverd van enig (voorgenomen) bona fide gebruik van de Domeinnaam, leiden bij het Panel tot de conclusie dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Op grond van bovenstaande redenen is volgens het Panel voldaan aan paragraaf 4(a)(iii) van de UDRP.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de Domeinnaam <parts-koni.com> wordt overgedragen aan Klaagster.

Willem J.H. Leppink
Administratief Panel
Datum: 22 januari 2013