Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Otelum S.L. v. Julio Mateos Martínez
Caso No. D2012-0504
1. Las Partes
La Demandante es Otelum S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Ruiz & Veiga Abogados, España.
El Demandado es Julio Mateos Martínez, con domicilio en Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <anarosa.net> (el “Nombre de Dominio”)
El registrador del citado nombre de dominio es 10dencehispahard, S.L.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de marzo de 2012. El mismo día, el Centro envió a 10dencehispahard, S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio y recibió de 10dencehispahard, S.L., vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de marzo de 2012. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de abril de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de abril de 2012.
El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de abril de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
En fecha 16 de abril de 2012 y 19 de abril de 2012, la Demandante y el Demandado, respectivamente, solicitaron al Centro una copia de la lista de materiales enviada al Experto.
En fecha 23 de abril de 2012, el Centro recibió dos correos electrónicos del Demandado en el que declaraba que la persona que había solicitado la lista de materiales en nombre de la Demandante no era la persona indicada en la Demanda como representante de la misma, sino otra diferente, lo cual podría derivar en la nulidad o impugnación del procedimiento. En fecha 26 de abril de 2012, el Centro contestó al Demandado informándole que el hecho de que alguna de las comunicaciones se realice por persona física diferente a la designada en la Demanda, siempre y cuando provenga de la misma firma, no conlleva a la nulidad o impugnación del procedimiento. En la misma fecha, el Centro envió la lista de materiales a ambas partes.
En fecha 27 de abril de 2012, el Centro recibió un correo electrónico del Demandado en el que reiteraba su disconformidad con el correo electrónico de contestación enviado por el Centro en fecha 26 de abril de 2012 así como indicando nuevamente la diferencia entre la persona de contacto del representante de la Demandante indicado en la Demanda, y aquélla que había solicitado la lista de materiales.
En fecha 27 de abril de 2012, el Centro recibió un correo electrónico de la Demandante en la que aclaraba que las dos personas de contacto que habían participado en el procedimiento (esto es, la persona que presentó la Demanda y la que solicitó la lista de materiales) están debidamente autorizadas por poder notarial de la Demandante.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante se ocupa de gestionar los derechos de propiedad industrial e intelectual de la periodista española Ana Rosa Quintana.
La Demandante es titular de diversos registros de la marca ANA ROSA, concretamente:
- Marca española 2437404, solicitada el 15 de noviembre de 2001 y concedida el 5 de noviembre de 2002;
- Marca española 2538894, solicitada el 30 de abril de 2003 y concedida el 8 de octubre de 2003;
- Marca española 2613938, solicitada el 17 de septiembre de 2004 y concedida el 30 de mayo de 2005; y
- Marca española 2640922, solicitada el 10 de marzo de 2005 y concedida el 20 de julio de 2006.
La Demandante también es titular de la marca ANA ROSA QUINTANA, a saber: marcas españolas números 2.416.004 y 2416009, ambas solicitadas el 19 de julio de 2001 y concedidas el 20 de mayo de 2002.
El Nombre de Dominio fue registrado el 2 de marzo de 2002 y consta a nombre del Demandado.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demandante, en resumen, alega:
Que es titular de diversos registros para las marcas ANA ROSA y ANA ROSA QUINTANA, cuyos datos se citan anteriormente (ver párrafo 4), aportando prueba de ello.
Que también es titular de los nombres de dominio <anarosa.es>, registrado el 8 de abril de 2003, y <anarosa.info> registrado el 1 de abril de 2003, aportando igualmente prueba.
Que la marca ANA ROSA es reconocida en España desde los años ochenta por el público en general, cuando empezó la renombrada periodista Ana Rosa Quintana a presentar el telediario nocturno de la primera cadena de la televisión pública española (TVE), concretamente en el año 1982, más tarde por sus intervenciones en diversas cadenas de radio, así como desde 1994 en programas de televisión (en las cadenas Antena 3 y en Telecinco); así como a través de “La Revista de Ana Rosa”, publicación mensual de tirada nacional creada y lanzada al mercado español en el año 2001 por dicha periodista.
Que la marca ANA ROSA es, con anterioridad al 2 de marzo de 2002 (fecha de creación del Nombre de Dominio) una marca renombrada, apoyando esta afirmación en abundante documentación de prueba.
Que el Demandado es titular de otros 63 nombres de dominio, lo que acredita, añadiendo que esta realidad se ha de tener en cuenta a la hora de discernir sobre la conducta del Demandado.
Que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca ANA ROSA y que ha sido utilizado en Internet para hacer referencia a Ana Rosa Quintana y para redireccionar a páginas de terceros, por lo que existe confusión.
Que detectó la página Web correspondiente al Nombre de Dominio en noviembre de 2011, en la que se hacía referencia a “Ana Rosa – Prensa Rosa Corazón Ana Rosa” y en la que se redireccionaba a sitios de terceros para desviar el tráfico, añadiendo que su contenido ha sido modificado desde diciembre de 2011 y que actualmente se hace un mantenimiento pasivo (“passive holding”). Concluye la Demandante afirmando que la intención del Demandado es desviar el tráfico a páginas Web de terceros que, en unos casos son competencia y en otros son páginas de contacto o de oferta de servicio, todo ello en su propio beneficio, empañando así el buen nombre de la periodista Ana Rosa Quintana.
Que el registro del Nombre de Dominio fue oportunista y malintencionado, que el Demandado no ostenta derechos sobre el mismo y que no puede alegar desconocimiento de la marca ANA ROSA, añadiendo que fue registrado y se usa de mala fe.
Que requirió al Demandado con fecha 28 de noviembre de 2011, para que cesase en el uso del Nombre de Dominio y procediera a la transferencia del mismo a la Demandante, y que no recibió respuesta. Aporta prueba del requerimiento remitido por burofax.
Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. Demandado
El Demandado ha contestado como se resume a continuación:
Que considera la Demanda como incierta y con ocultación de datos, en un intento de conseguir el Nombre de Dominio sobre el que no tiene derechos la Demandante.
Que la referencia de la Demandante acerca de la titularidad que él ostenta de otros 63 nombres de dominio, para cuestionar su conducta, demuestra la ignorancia de la Demandante sobre temas de Internet, ya que para una persona que trabaja en páginas Web, este hecho es normal.
Que la primera marca de la Demandante denominada ANA ROSA fue concedida cuando ya existía otra marca idéntica, a nombre de un tercero, registrada en 1993 y que sigue vigente.
Que la Demandante es titular de doce marcas ANA ROSA, registradas para distinguir prácticamente todos los servicios y productos imaginables, cuando “Ana Rosa” es simplemente un nombre de mujer, existiendo cientos de miles de mujeres con ese nombre.
Que todas las marcas citadas por la Demandante han sido concedidas con posterioridad al registro del Nombre de Dominio, por lo que los derechos alegados no son válidos. En particular, se refiere el Demandado al registro de la marca española nº 2437404 ANA ROSA, incluyendo los datos que sobre el mismo constan en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Que el nombre de dominio <anarosa.com> está registrado a nombre de un tercero.
Que la Demandante oculta el hecho de que ya le había enviado otro requerimiento (vía burofax) en octubre del año 2006 -no se aporta prueba - solicitando la transferencia del Nombre de Dominio, por lo que falta a la verdad cuando afirma haber detectado la página Web “www.anarosa.net” en noviembre de 2011. También alega el Demandado que contestó al citado requerimiento, indicando los términos de esta respuesta, aunque tampoco aporta prueba.
Que no contestó al segundo requerimiento recibido por ser absurdo, prepotente y amenazante.
Que debido a su trabajo relacionado con el diseño de páginas Web, tenía derecho a registrar el Nombre de Dominio y que lo sigue teniendo, añadiendo que existieron cuestiones personales y privadas para su elección, sin que éstas guarden relación alguna con Ana Rosa Quintana, y que al desaparecer dichas cuestiones optó por desarrollar la página Web mostrando noticias de famosos, antes de que la Demandante tuviese la marca. Por último, señala que, en el momento de contestar a la Demanda, no existía ningún redireccionamiento a otras páginas Web, aunque no descarta que los haya más adelante para cubrir gastos con los anuncios.
6. Debate y conclusiones
6.1. Introducción y reglas aplicables
En primer lugar, el Experto ha conocido que durante el presente procedimiento, el representante de la Demandante se ha manifestado a través de dos direcciones de correo electrónico diferentes (una de ellas es la indicada en la Demanda). Sin embargo, el Experto ha comprobado que ambas direcciones tienen el mismo origen, la firma de abogados representante de la Demandante y por lo tanto no le queda lugar a duda sobre la legitimidad de dicha representación en el presente procedimiento.
En segundo lugar, el párrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de:
- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Experto considere aplicables.
Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Política, las leyes y los principios del Derecho nacional español.
6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4.a) de la Política
Conforme al párrafo 4.a) de la Política, el Nombre de Dominio podrá ser transferido sólo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:
(i) que el Nombre de Dominio registrado por el Demandado sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio; y
(iii) que el Nombre de Dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
La citada norma añade que la Demandante deberá probar que se cumplen tales requisitos.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia bajo la Política, para valorar este requisito no ha de tenerse en cuenta la fecha de prioridad de la marca de la Demandante (Véase Amelia Almuedo Mojano v. Manuel Almuedo Muñoz, Caso OMPI No. D2008-1231). Procede tan solo comparar el Nombre de Dominio con la marca o marcas cuyo derecho ostenta la Demandante. En el presente caso, la Demandante ha acreditado su titularidad sobre las marcas ANA ROSA y ANA ROSA QUINTANA (supra). ANA ROSA, la primera de dichas marcas, se puede considerar idéntica al Nombre de Dominio, ya que el dominio genérico “.net” carece de relevancia al hacer la comparación y tampoco la tiene el hecho inevitable de que en el Nombre de Dominio no exista un espacio entre los dos vocablos. Respecto a la marca ANA ROSA QUINTANA existe similitud.
El Demandado alega que todas las marcas citadas por la Demandante han sido concedidas con posterioridad al registro del Nombre de Dominio, afirmando que, por ello, los derechos alegados no son válidos. En particular, se refiere el Demandado al registro de la marca española nº 2437404 ANA ROSA. Sin embargo, esta circunstancia no impide reconocer el derecho de marca invocado por la Demandante. Así ha sido reconocido en diversas decisiones, como por ejemplo en Amelia Almuedo Mojano v. Manuel Almuedo Muñoz (supra). En efecto, el primer elemento de la Política no hace referencia a la fecha en la que el titular de la marca haya adquirido sus derechos.
En cualquier caso, no está demás hacer una valoración del hecho de que la citada marca española haya sido concedida con posterioridad al registro del Nombre de Dominio. Para ello, se ha de tener en cuenta que la vigente Ley de Marcas española, en su artículo 38, otorga una protección provisional a la solicitud de registro de marca desde la fecha de su publicación y que en este caso la marca en cuestión se publicó con fecha anterior a aquélla en la que el Demandado registró el Nombre de Dominio. Tal y como se afirma en la decisión sobre el caso Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca, Caso OMPI No. DES2008-0031, ello resulta lógico, pues la vigencia formal del registro de marca se computa desde su fecha de solicitud, y por otra parte no sería razonable que un eventual retraso en la tramitación de la solicitud por parte de una Oficina de Marcas perjudicara al solicitante, cuando la existencia de su solicitud de marca ya consta públicamente al haber sido incluida en un Boletín Oficial.
En efecto, la citada marca española ANA ROSA (registro nº 2437404) se solicitó el 15 de noviembre de 2001 y fue hecha pública a través de su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de enero de 2002, fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, a saber: 2 de marzo de 2002.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de reiterar que el sólo hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado con anterioridad a la adquisición de derechos marcarios por el Demandante no impide per se la concurrencia del primer elemento de la Política. Así ha sido reconocido en numerosas decisiones bajo la Política.
Por último, cabe añadir que, con independencia de los derechos que otorga a la Demandante el citado registro de marca, este Experto considera que también se le han de reconocer a la Demandante los derechos sobre las denominaciones ANA ROSA y ANA ROSA QUINTANA, en virtud de la protección que a la marca notoria no registrada le confiere el Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París. En efecto, la Demandante ha acreditado que ANA ROSA y, en mayor medida, ANA ROSA QUINTANA son signos que gozan de renombre en España, con presencia habitual en los medios de comunicación, tal y como ha sido acreditado con abundante documentación. El Experto volverá sobre este punto más adelante.
En consecuencia, este Experto considera que la Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles. En efecto, aunque corresponde a la Demandante la carga de la prueba, basta que ésta haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos prima facie - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.
El Demandado no alega un derecho propio sobre la denominación “Ana Rosa”. Sin embargo, alude al hecho de que existe otro registro idéntico de la marca ANA ROSA a nombre de terceros, anterior al primero de los registros de la marca ANA ROSA en que se basa la Demanda. El Experto considera que esta circunstancia no es relevante en el presente procedimiento. Lo mismo sucede con la alegación del Demandado en el sentido de que el nombre de dominio <anarosa.com> está registrado a nombre de un tercero.
Tanto la Demandante como el Demandado han afirmado que el Nombre de Dominio ha estado activo y que en la correspondiente página Web se hacía referencia a las marcas de la Demandante (ANA ROSA y/o ANA ROSA QUINTANA) durante determinado periodo de tiempo. Asimismo ambas partes afirman que dicha página Web ha sido utilizada para realizar reenvíos a páginas Web de terceros. Las menciones a dichas marcas desaparecieron y entiende la Demandante que esta modificación probablemente sea consecuencia del requerimiento remitido al Demandado.
El Experto ha comprobado que el Nombre de Dominio seguía en uso al confirmarse el nombramiento para dictar la presente decisión. Dicho uso no es otro que poner a disposición de los usuarios de Internet enlaces a páginas Web de terceros. Numerosas decisiones bajo la Política han entendido que el uso de páginas Web vinculadas a nombres de dominio idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con una marca renombrada que contiene enlaces a otras páginas Web, ya sean del demandante o de terceros, no se puede considerar como uso legítimo y no comercial de los nombres de dominio, en el sentido de la Política (por ejemplo, LEGO Juris A/S v. Andrew Vierling, Caso OMPI No. D2010-1913 y LEGO Juris A/S v. DBA David Inc./ DomainsByProxy.com, Caso OMPI No. D2011-1290). En una segunda comprobación, el Experto ha comprobado que el Nombre de Dominio está inactivo.
El Demandado justifica su elección por el hecho de que “Ana Rosa” es un nombre de mujer, añadiendo que existen cientos de miles de mujeres con ese nombre y que en la época del registro tuvo razones personales para realizar dicha elección. Con estas alegaciones se insinúa la idea de que este tipo de nombres de dominio son libres. Sin embargo, no se puede ignorar que esa libertad puede ser muy limitada en ciertas circunstancias, en particular es muy limitada cuando coincide con el nombre de un personaje público de gran relevancia a nivel nacional, así como con una marca registrada que, como sucede en el presente caso, puede ser considerada notoria e incluso renombrada, gozando por tanto de la especial protección que otorga la legislación marcaria a este tipo de marcas. Como ya se ha indicado, el Demandado no ha acreditado la existencia de ningún derecho sobre la expresión “Ana Rosa”, la cual no se identifica con ninguna sociedad, producto o servicio por el que pudiera ser conocido antes del registro del Nombre de Dominio.
Por otra parte, el Demandado afirma que se dedica al diseño de páginas Web, actividad que no guarda ninguna relación con la denominación “Ana Rosa” ni con los motivos alegados para su elección.
Por todo ello, el Experto considera que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio en disputa y por lo tanto no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Política, párrafo 4.a)ii).
C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe
En primer lugar, se ha de reconocer que las marcas de la Demandante, ANA ROSA y ANA ROSA QUINTANA, son marcas notorias e incluso renombradas, en España (es decir, que son conocidas con carácter general por el gran público). Así se desprende de la abundante prueba presentada por la Demandante con la Demanda, entre otros documentos:
- portadas de revistas “AR la revista de Ana Rosa” correspondientes a noviembre y diciembre de 2001;
- datos acerca del importante volumen de ventas de la citada revista;
- diversos artículos de prensa relativos al programa llamado “El programa de Ana Rosa”, que se empezó a emitir en el año 2005 en la cadena de televisión Telecinco;
- artículos publicados en los periódicos nacionales El País (año 1995) y “www.elconfidencial.com” (año 2009) sobre el programa de televisión “Veredicto” presentado por Ana Rosa Quintana;
- artículo publicado en el periódico español ABC (año 1997) anunciando el estreno en Antena 3 TV del programa “Sinceramente Ana Rosa Quintana”;
- noticia publicada en El País (año 1998) sobre los premios “Media 98”, con menciones a Rosa Villacastín y a Ana Rosa Quintana como mejores presentadoras del programa “Extra Rosa”;
- noticias publicadas en El País (años 1999 y 2001) sobre los premios “TP de Oro” concedidos a Ana Rosa Quintana como mejor presentadora en relación con el programa “Sabor a ti” de Antena 3; y
- noticias publicadas en El País (años 1995 y 1996) sobre el programa de televisión “Nunca es tarde” presentado por Ana Rosa Quintana y sobre su éxito de audiencia.
Del examen detenido de dichas pruebas se desprende que la mayoría de los artículos y/o noticias de prensa anteriores al 2 de marzo de 2002 (fecha de registro del Nombre de Dominio) hacen referencia a Ana Rosa Quintana. Además, tal y como consta acreditado, el título de la revista es “AR” y como subtítulo aparece “La revista de Ana Rosa”, al menos en dos números de la misma, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2001, apareciendo identificada como “AR” en los restantes documentos aportados con datos sobre su difusión. En la actualidad esta revista lleva por título “AR” y como subtítulo “La revista de Ana Rosa Quintana”, si bien no consta en el expediente en qué momento se modifica el subtítulo. No obstante, el contenido de todas estas pruebas y su lectura resultan suficientes para este Experto para llegar a la conclusión de que la notoriedad del nombre y marca ANA ROSA QUINTANA se puede hacer extensiva al nombre y marca ANA ROSA, debido fundamentalmente a las especiales características del personaje que ambas denominaciones identifican y a la forma en que se ha proyectado socialmente, puesto que en la mayoría de los medios de comunicación habitualmente se ha suprimido el apellido (Quintana) para hacer referencia a dicho personaje; y dicha notoriedad se remonta a fechas anteriores al registro del Nombre de Dominio.
En realidad, el Demandado no niega en ningún momento el conocimiento previo de la periodista Ana Rosa Quintana, de sus actividades en los medios de comunicación, del hecho de que sea igualmente conocida como Ana Rosa. . Recordemos que lo que niega es principalmente la validez de los derechos invocados por la Demandante, así como la realidad de los hechos que ésta relata.
Son numerosas las decisiones dictadas en virtud de la Política acerca de la interpretación que se ha de hacer del conocimiento previo de un demandante o de su marca, en el sentido de que es uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena. Como ejemplo, podemos referirnos a las resoluciones dictadas en los siguientes casos: Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele Caso OMPI No. D2003-0295: o ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669). Véase igualmente la Sinopsis de las opiniones de los Grupos de Expertos, párrafo 3.1 (“WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition” ("WIPO Overview 2.0"))
Por tanto, y faltando en este caso derecho o interés legítimo, el Experto puede concluir que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.
Respecto al requisito del uso de mala fe, recordemos que el Demandado también alega que, al elegir la denominación del Nombre de Dominio, influyó el hecho de que Ana Rosa es un nombre de mujer. Esto es incuestionable, pero se ha de diferenciar entre su empleo como nombre de mujer y el que se haga a título de marca. Precisamente este uso a título de marca es el que ha hecho el Demandado en Internet y resulta difícil imaginar que tal uso, a título de marca, realizado cuando inicialmente se hacía referencia en la correspondiente página Web a ANA ROSA y a ANA ROSA QUINTANA, se haya hecho de buena fe. En todo caso, se trataba de un uso susceptible de confundir al público con alusiones a la periodista Ana Rosa Quintana y a sus actividades. En realidad, con el referido uso se ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante y ofreciendo enlaces a páginas Web de terceros, algunos de ellos pertenecientes al mismo sector de la Demandante.
Recordemos que la vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) prevé que el titular de la marca podrá prohibir “usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio” (Artículo 34.3.e); asimismo, tratándose de una marca notoria o renombrada en España, podrá prohibir el uso de la misma cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de su marca (Artículo 34.2.c) de la citada Ley). .
En efecto, puesto que todo apunta a que el Demandado era conocedor de la marca ANA ROSA en relación con la periodista Ana Rosa Quintana, el mencionado uso sólo podía realizarse lícitamente si hubiese existido el consentimiento del titular de los derechos. Es evidente que nunca ha existido tal consentimiento, ya que la Demandante ha requerido expresamente al Demandado exigiéndole el cese en el uso del Nombre de Dominio, incluso en dos ocasiones. En efecto, según alega el Demandado, recibió un primer requerimiento de la Demandante en el año 2006, al que, según dice, contestó rechazándolo. El Demandado no ha presentado prueba de ello, aunque en todo caso este primer requerimiento ya debería de haberle servido para tenerse por advertido de que no existía tolerancia por parte de la Demandante.
La buena o mala fe del Demandado se ha de deducir de determinados elementos externos y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso. En este punto también cabe recordar que el artículo 4 de la Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), sirve de guía para determinar si un signo ha sido usado o si un derecho ha sido adquirido de mala fe, recomendando que se tenga en cuenta cualquier circunstancia pertinente y, en particular los siguientes aspectos:
(i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
(ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.”
Al aplicar estos criterios, se llega a la misma conclusión.
Por todo lo que antecede, se puede presumir que el Demandado registró y usó el Nombre de Dominio de mala fe.
En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la Política, párrafo 4.a)iii).
7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <anarosa.net> sea transferido a la Demandante.
Antonia Ruiz López
Experto Único
Fecha: 24 de abril de 2012