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DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
EFG Bank European Financial Group SA v. Francesco Luongo
Caso No. D2011-1593
1. Le parti
Il Ricorrente è EFG Bank European Financial Group SA di Ginevra, Svizzera, rappresentato da BCCC Attorneys at law, Svizzera.
Il Resistente è Francesco Luongo di Piacenza, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato, <bankefg.com>, è registrato presso la società Register.it S.p.A.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 21 settembre 2011 via email. Il 21 settembre 2011, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register.it S.p.A. una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio in esame. Il 22 settembre 2011, Register.it S.p.A. ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui sono state confermate le informazioni di contatto.
Il Centro ha trasmesso una notifica per quanto riguarda la lingua della procedura alle parti. Il 1 ottobre 2011, il Ricorrente ha presentato una traduzione del Ricorso in italiano.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 4 ottobre 2011, il Centro ha notificato il Ricorso. La Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 24 ottobre 2011.
Il Resistente non ha fatto pervenire alcuna risposta. Pertanto, il 25 ottobre 2011 il Centro ha trasmesso una notifica di inadempienza del Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 14 novembre 2011, Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio amministrativo ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme.
In data 20 luglio 2011 il Ricorrente ha presentato in Svizzera una denuncia penale a carico del Resistente.
4. I presupposti di fatto
Il Ricorrente fa parte del gruppo bancario internazionale European Financial Group EFG (Lussemburgo) SA e controlla la società svizzera EFG International, che si occupa di gestione del risparmio e private banking su scala mondiale, con circa 2500 dipendenti in 30 Paesi. La EFG International ha una propria filiale a Zurigo, denominata EFG Bank SA.
Il Ricorrente è titolare di numerosi marchi denominativi e figurativi costituiti da o comprendenti la parola “EFG”, tra i quali i seguenti marchi svizzeri: EFG (denominativo) n. P-464732, registrato il 6 ottobre 1999, nelle classi 16, 35 e 36, con data di priorità del 23 luglio 1997; EFG BANK (denominativo) n. 532849, registrato il 6 maggio 2005, nelle classi 16, 35 e 36; e EFG BANK (complesso) n. 532830, registrato il 6 maggio 2005, nelle classi 16, 35 e 36, con data di priorità 3 marzo 2005.
Il Ricorrente è inoltre titolare, tra gli altri, del marchio comunitario EFG (denominativo) n. 000582742, registrato il 25 gennaio 1999, nelle classi 16, 35 e 36, con data di priorità 7 luglio 1997; e dei marchi internazionali che designano la Comunità Europea EFG BANK (denominativo) n. 860305, registrato il 7 giugno 2005, nelle classi 16, 35 e 36, e EFG BANK (complesso) n. 869009, registrato il 17 giugno 2005, nelle classi 16, 35 e 36.
La filiale del Ricorrente EFG Bank SA utilizza per la propria attività a mezzo Internet il nome a dominio <efgbank.com>, registrato il 5 novembre 1997.
Il nome a dominio contestato <bankefg.com> è stato registrato in data 8 giugno 2011.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato <bankefg.com> è confondibile con i propri marchi EFG e EFG BANK e con il nome a dominio <efgbank.com>, sottolineando che la mera inversione dei termini che costituiscono il marchio EFG BANK nel nome a dominio contestato non è sufficiente ad escludere un rischio di confusione tra i due segni.
Con riferimento al requisito dell’assenza di un legittimo interesse del Resistente in relazione al nome a dominio, il Ricorrente afferma che il Resistente, prima di ricevere comunicazioni sulla controversia, non ha mai utilizzato né ha mai predisposto quanto necessario per utilizzare il nome a dominio contestato o un nome ad esso corrispondente in relazione ad un’offerta di beni o servizi in buona fede, in considerazione del fatto che il corrispondente sito Internet costituisce un tipico esempio di sito di phishing, riproducendo quasi integralmente la pagina web della filiale del Ricorrente, compresi i suoi marchi. Il Ricorrente evidenzia che la realizzazione di un sito di phishing è riconosciuta come attività illegale in tutti gli ordinamenti giuridici.
In relazione al requisito della malafede, il Ricorrente sostiene che il nome a dominio è stato registrato ed è utilizzato dal Resistente in malafede a scopo di phishing. Il Ricorrente indica di essere stato informato via email da un utente, in data 29 giugno 2011, dell’esistenza del nome a dominio contestato e dell’uso dello stesso per un sito sostanzialmente identico al proprio “www.efgbank.com”. Il Ricorrente informa inoltre il Collegio della circostanza che il Resistente ha anche messo in circolazione assegni falsi recanti i marchi del Ricorrente ed organizzato appuntamenti con sedicenti incaricati del Ricorrente.
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto alle argomentazioni del Ricorrente.
6. Motivi della decisione
L’articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L’articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che il Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal Resistente debba essere cancellato o trasferito al Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Questione preliminare: lingua della procedura
Il Ricorrente ha presentato originariamente il Ricorso in lingua inglese. A seguito della comunicazione con il quale il Centro ha informato il Ricorrente che la lingua del contratto di registrazione indicata dal Registrar competente è l’italiano, il Ricorrente ha presentato una traduzione del Ricorso in italiano, indicando tuttavia che, secondo le proprie verifiche, la lingua del contratto di registrazione sarebbe l’inglese.
In considerazione del fatto che il Ricorrente ha spontaneamente presentato una traduzione del Ricorso in lingua italiana, senza depositare una richiesta motivata di adozione dell’inglese come lingua della procedura, e considerato che l’italiano risulterebbe essere la lingua conosciuta dal Resistente, basato in Italia, la presente procedura sarà condotta in lingua italiana.
Il Collegio, esercitando il potere discrezionale conferito dall’articolo 11(a) delle Norme, terrà tuttavia in considerazione gli allegati trasmessi dal Ricorrente in lingua inglese al fine di evitare ulteriori ritardi nella procedura ai sensi dell’articolo 10(c) delle Norme.
B. Identità o somiglianza del nome a dominio contestato con il marchio del Ricorrente
Il Ricorrente ha fornito prova della titolarità di varie registrazioni per i marchi EFG e EFG BANK, tra i quali il marchio comunitario EFG (denominativo) n. 000582742, registrato il 25 gennaio 1999, nelle classi 16, 35 e 36, con data di priorità 7 luglio 1997; e il marchio internazionale che designa la Comunità Europea EFG BANK (denominativo) n. 860305, registrato il 7 giugno 2005, nelle classi 16, 35 e 36.
Il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato <bankefg.com> sia confondibile con il marchio EFG del Ricorrente, che è riprodotto interamente nel nome a dominio contestato, preceduto dalla denominazione generica “bank” (“banca” in lingua inglese). Parimenti, la mera inversione dei termini che costituiscono il marchio EFG BANK nel nome a dominio contestato non è sufficiente ad escludere il rischio di confusione, in quanto rimane inalterato il carattere distintivo conferito dal segno EFG.
E’ pacifico, inoltre, che i domini di primo livello, come in questo caso “.com”, debbano essere ignorati nel giudizio di identità o confondibilità tra i marchi e i nomi a dominio (si vedano, tra le altre, le decisioni Rollerblade, Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429; Chevy Chase Bank, F.S.B. v. Peter Ojo, Caso OMPI No. D2000-1770)
Il Collegio ritiene pertanto provato il primo elemento richiesto dall’articolo 4(a)(i) della Policy.
C. Assenza di diritti o di interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato
Il Ricorrente deve provare che il Resistente non ha alcun diritto, titolo o legittimo interesse in riferimento al nome a dominio contestato. Il Resistente può provare di avere un titolo o legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato dimostrando una delle circostanze di cui all’articolo 4(c) della Policy.
In considerazione della particolare difficoltà di provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi, molti Collegi in precedenti decisioni UDRP OMPI hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie da parte del ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dal resistente.
Nel caso in esame, il Resistente non ha ritenuto opportuno replicare al Ricorso del Ricorrente e pertanto il Collegio deve valutare la sussistenza della carenza di diritti e interessi legittimi della Resistente sulla base delle sole allegazioni del Ricorrente.
In primo luogo, è pacifico che il Resistente non abbia ricevuto alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi del Ricorrente e che non sia comunemente conosciuto con i nomi a dominio contestati o con altri segni distintivi ad essi corrispondenti.
In secondo luogo, il nome a dominio contestato non è stato utilizzato dal Resistente per un’offerta di beni o servizi in buona fede o in relazione ad un uso legittimo o non commerciale. Il Ricorrente ha infatti fornito prova dell’uso del nome a dominio da parte del Resistente per attività fraudolente mediante l’imitazione del sito Internet ufficiale e dei segni distintivi del Ricorrente.
Il Collegio ritiene pertanto che il Resistente non abbia alcun diritto o legittimo interesse in riferimento al nome a dominio contestato, ai sensi dell’articolo 4(a)(ii) della Policy.
D. Registrazione e uso in malafede
Il terzo e ultimo requisito richiesto per l’accoglimento del Ricorso è che il nome a dominio contestato sia stato registrato e venga usato in malafede.
L’articolo 4(b) della Policy contiene un elenco non esaustivo delle circostanze che, se dimostrate, consentono di dedurre l’esistenza della malafede nella registrazione e nell’uso del nome a dominio.
In ordine alla malafede all’atto della registrazione, il Collegio rileva che la denominazione sociale ed il marchio EFG BANK della filiale del Ricorrente sono noti nel settore bancario; non risulta inoltre a questo Collegio che esistano altre istituzioni bancarie o finanziarie che utilizzino l’acronimo “Efg” come segno distintivo. Pertanto, il Collegio ritiene che il Resistente fosse molto probabilmente a conoscenza dei segni distintivi del Ricorrente all’atto della registrazione del nome a dominio contestato, che da questi si distingue per la mera inversione dei termini “Efg” e “bank”.
Invero, la pubblicazione, sul sito Internet corrispondente al nome a dominio contestato, del marchio figurativo del Ricorrente e l’imitazione del sito Internet “www.efgbank.com” della filiale del Ricorrente suggeriscono che il Resistente fosse effettivamente a conoscenza dei diritti di privativa del Ricorrente all’atto della registrazione (in questo senso, tra gli altri, Riedel Electronics, LLC d/b/a Telstar Electronics v. Ross Marshall, Caso OMPI No. D2003-0231).
L’uso posto in essere del nome a dominio contestato si presta inoltre ad attività di phishing, condotta penalmente rilevante che consiste nel tentativo di sottrazione di informazioni riservate, come nomi utente, password e dati di carte di credito, mediante l’utilizzo ingannevole di marchi e altri segni distintivi di terzi all’interno di nomi a dominio e / ovvero la riproduzione non autorizzata di segni distintivi sui corrispondenti siti Internet volti a far apparire l’autore della condotta come un’entità affidabile nell’ambito di una comunicazione elettronica (Crédit Industriel et Commercial S.A., Banque Fédérative du Crédit Mutuel v. Michel Dupont, Caso OMPI No. D2009-1498).
Il Ricorrente ha inoltre fornito prova dell’uso del nome a dominio contestato nell’ambito di attività fraudolente da parte di individui che si presentavano come “agenti EFG” e che hanno emesso assegni falsi contrassegnati con il marchio EFG del Ricorrente.
Il Collegio è inoltre stato informato del fatto che il Resistente ha già subito una condanna per phishing ed è stata presentata a suo carico una denuncia penale da parte del Ricorrente.
Alla luce degli elementi sopra esposti, il Collegio ritiene provato che il nome a dominio contestato è stato registrato dal Resistente allo scopo di attrarre gli utenti sul proprio sito, ingenerando un rischio di confusione con il marchio del Ricorrente in ordine alla fonte, sponsorizzazione o approvazione dello stesso e dei servizi ivi pubblicizzati, ai sensi dell’articolo 4(b)(iv) della Policy.
Il Collegio ritiene inoltre che l’uso del nome a dominio contestato per attività di phishing e altre attività fraudolente, oltre a comportare una grave minaccia per gli utenti, arrechi un pregiudizio all’istituto di credito di cui sono stati illecitamente usati i segni distintivi (si vedano in tal senso, ad esempio, le decisioni OMPI Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Daniel Delcore, Caso OMPI No. DLC2009-0001, e Banca Intesa S.p.A. v. Moshe Tal, Caso OMPI No. D2006-0228).
Il Collegio ritiene pertanto provati la registrazione e l’uso del nome a dominio contestato in malafede.
7. Decisione
Per i motivi sopra esposti e ai sensi degli articoli 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio ritiene che (a) il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi del Ricorrente, (b) il Resistente non ha diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato, e (c) il nome a dominio contestato è stato registrato ed utilizzato dal Resistente in malafede. Il Collegio dispone pertanto il trasferimento del nome a dominio contestato <bankefg.com> al Ricorrente.
Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 28 novembre 2011