World Intellectual Property Organization

WIPO Arbitration and Mediation Center

행정패널 결정문

Nike, Inc. v. Lee Soo Jin

사건번호: D2011-0666

1. 당사자

신청인: Nike, Inc., 미국 오레곤주 (Nike, Inc., Oregon, United States of America)

신청인의 대리인: 페어윈즈 파트너스 LLC., 미국 (FairWinds Partners, LLC., United States of America)

피신청인: Lee Soo Jin (이수진), 대한민국 서울 (Seoul, Republic of Korea)

2. 도메인이름 및 등록기관

분쟁의 대상이 된 도메인이름은 <nikedunk.com>이고 (이하 “분쟁도메인이름”라고 함), 분쟁도메인이름은 DomainCa.com 이름으로 영업을 하는 한국정보인증기관(Korea Information Certificate Authority Inc. d/b/a DomainCa.com)(이하 “등록기관”이라고 함)에 등록되어 있다.

3. 행정절차개요

신청인은 분쟁해결신청서(이하 “신청서”)를 2011년 4월 14일 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 “센터”라고 함)에 제출하였으며 센터는 2011년 4월 15일에 등록기관에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록인 확인을 요청하는 이메일을 발송하였다. 2011년 4월 18일 등록기관은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 분쟁해결신청서에 명시되어 있는 피신청인과 달리“이수진 (lee soo jin)”이 분쟁도메인이름의 등록인임을 밝히고 그 연락처를 제공하였다. 이에 따라 신청인은 2011년 4월 21일 피신청인을 “이수진”으로 보정하는 신청서를 센터에 제출하였다.

2011년 4월21일 센터는 신청인이 신청서를 제출할 당시인 2011년 4월 14일 현재의 Whois 등록 정보에 의하면 분쟁도메인이름의 등록인은 신청서에 기재된 바와 같이 “Richard Yaming”(이하 “종전 등록인”)인데도 등록기관이 확인한 분쟁도메인이름은 2011년 4월 15일 피신청인으로 변경되어 있는 바, 이는 통일도메인이름분쟁해결규정 (이하 “규정”이라 함) 제8조에 위반되어 이전된 것으로 보이므로 종전 등록인으로 등록 정보를 회복하여 줄 것을 등록기관에 요청하였다.

2011년 4월 26일 등록기관은 이러한 요청에 대한 답변을 통해 분쟁도메인이름의 이전이 센터로부터 이메일 통지를 받은 시점보다 2분 먼저 일어났으므로 종전 등록인으로 등록 정보의 회복을 할 수 없음을 통지하였다.

2011년 4월 28일 센터는 등록기관, 신청인, 피신청인, 종전 등록인 모두에게 다음의 사실을 통지하였다:

i) 신청인이 2011년 4월 14일 신청서를 센터와 등록기관에 제출한 이후에 그러나 센터가 2011년 4월 15일 등록기관에 등록 정보 확인을 요청하기 이전에 종전 등록인인 “Richard Yaming”이 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전하였으므로 등록기관이 그 등록인을 “이수진”에서 “Richard Yaming”으로 변경할 수 있는 지위에 있지 아니하다는 등록기관으로부터의 통지의 접수를 확인,

ii) 신청인으로부터 피신청인을 “종전 등록인”에서 등록기관이 확인하여 준 “이수진”으로 보정하는 신청서를 2011년 4월 21일 접수하였음을 확인,

iii) 분쟁도메인이름의 등록인은 행정 절차의 계류 중에는 분쟁도메인이름을 타인에게 이전할 수 없다는 취지의 규정에 대한 절차규칙 (이하 “절차규칙”이라 함) 제3조 (a) 및 규정 제8조 (a)의 소개,

iv) 센터는 등록기관이 확인하여 준 등록인인 “이수진”을 피신청인으로 하여 진행할 것이나 이는 종국적으로 규정 제8조 (a)의 위반 여부를 포함해서 패널의 결정에 따라 변경될 수 있음, 그리고

v) 센터는 충분한 신중을 기하기 위하여 이 사건과 관련한 모든 통신을 종전의 등록인으로 확인된 “Richard Yaming”에게도 통지할 것임

2011년 4월 28일 센터는 등록약관상의 언어가 한국어로 되어있는데도 불구하고 신청서가 영어로 되어있으므로 신청서의 한국어 번역문을 제출하거나 절차를 영어로 진행하여야 하는 이유와 증거를 제출할 것을 내용으로 하는 통지를 신청인에게 발부하였다. 이 통지에 대한 답변으로 신청인은 절차상의 언어를 영어로 하여야 하는 이유와 증거는 신청서에 포함되어 있다는 내용의 소명서를 2011년4월28일 센터에 제출하였다. 또한, 피신청인은 2011년 4월 29일 센터에 한국어로 절차를 진행할 것을 요구하였다.

센터는 신청서와 그 보정 신청서가 “규정”, “규정”에 대한 절차규칙 (이하 “절차규칙”이라 함) 및 “규정”에 대한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.

2011년 5월 2일 센터는 절차규칙 제2조(a)항 및 제4조(a)항에 따라 신청서 및 보정 신청가 접수된 사실을 피신청인에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 그리고 절차규칙 제5조(a)항에 따라 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 마감일은 2011년 5월 22일이었고, 피신청인은 2011년 5월 21일 센터에 답변서를 제출하였다.

신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 패널의 패널위원으로 남호현을 위촉하였고 패널위원으로서의 수락 성명서 및 공평성과 독립성의 선언서를 접수하여 절차규칙 제7조에 따라 2011년 6월 9일 패널을 적법하게 구성하였다.

패널은 양 당사자의 절차상 언어에 관한 주장을 검토한 후 절차상 언어를 영어로 하여 달라는 신청인의 요청에 대한 주장과 자료의 근거가 분쟁도메인이름의 종전 등록인에 관한 것이고, 비록 종전 등록인이 피신청인과 연계되어 있더 하더라도, 피신청인이 신청서를 이해할 충분한 영어능력이 있음을 인정하기 힘드므로 절차상 언어를 영어로 결정할 수 없다고 판단하고 절차규칙 제11조의 규정에 따라 등록약관상의 언어인 한국어를 본 절차의 언어로 결정하였다.

이에 패널은 2011년 6월 14일 행정패널 제1차 절차명령을 발부하여 신청인에게 2011년 6월 25일까지 신청서 본문의 한국어 번역문을 제출하거나 피신청인이 영어로 절차를 진행할 수 있음을 보여주는 주장과 증거를 제출할 것을 명함과 동시에, 피신청인이 답변서를 제출할 수 있는 기한을 센터가 신청서의 한국어 번역의 접수를 확인한 날로부터 10일까지로 연기하였고, 또한 패널의 결정문의 마감일을 센터가 답변서의 접수 확인을 하는 날로부터 10일 이내로 연기하였다.

동 절차명령에 따라 신청인은 신청서의 한국어 번역문을 제출 기한 내인 2011년 6월24일 센터에 제출하였다. 센터는 2011년 6월 27일 그 접수를 통지하고 피신청인에게 추가 답변서의 제출 필요가 있을 경우 그 마감일은 2011년 7월 7일임을 통지하였다.

피신청인은 2011년 7월 7일 답변서를 제출하였다.

신청인은 2011년 7월11일 센터에 피신청인의 답변 내용을 반박하는 추가 서면을 제출하였다. 패널은 신청인이 제출한 추가서면을 받아들이기로 하고 피신청인에게도 공정한 기회를 주기 위해 절차규칙 제10조 및 제12조의 규정에 따라 신청인의 추가서면에 대한 반박서를 제출하기를 원하면 2011년 7월 21일까지 제출할 수 있으며 결정의 기한을 2011년 7월 28일까지로 연기하는 내용의 행정패널 제2차 절차명령을 발부하였다.

피신청인은 2011년 7월 13일 센터에 신청인의 2011년 7월 12일자 추가서면의 한국어 번역의 제출을 요청하였다. 2011년 7월 14일 패널은 신청인에게 신청인의 2011년 7월 12일자 추가서면의 한국어 번역을 2011년 7월 21일까지 제출하고 피신청인이 이에 대한 반박서 제출을 원할 경우 2011년 7월 28일까지 제출할 수 있으며 결정의 기한은 2011년 8월 8일까지 연기한다는 취지의 행정패널 제3차 절차명령을 발부하였다.

신청인은 신청인의 2011년 7월 12일자 추가서면에 대한 한국어 번역을 추가서면과 함께 센터에 제출하였다는 통지를 하였고, 센터가 확인한 바 사실로 확인되어 2011년 7월 18일 패널은 피신청인이 2011년 7월 12일자 신청인의 추가서면에 대한 반박서의 제출을 원할 경우 그 제출 시한을 2011년 7월 25일로 결정의 시한을 2011년 7월 29일로 조정하는 내용의 행정패널 제4차 절차명령을 발부하였다.

2011년 7월25일 피신청인은 추가서면을 제출하였다.

4. 사실관계

신청인 회사는 1971년 설립된 이래 NIKE, NIKE DUNK 및 DUNK 관련 상표 및 관련 로고의 상표권자로서 분쟁도메인이름이 등록되기 전 수십 년 동안 신발, 스포츠웨어, 운동 장비 및 이와 관련된 기타 제품 및 서비스의 디자인, 광고, 유통 및 판매와 관련하여 해당 상표를 상업상 지속적으로 사용하고 있다.

신청인은 다음의 상표를 포함하는 다수의 NIKE 관련 상표를 미국에서 등록하여 두고 있다.

상표: NIKE

국제분류: 제25류 신발류

최초 사용일: 1971. 8. 18.

등록번호: 1214930

등록일: 1982.11.2.

상표: DUNK

국제분류: 제25류 운동용 신발(신발 관리 제품을 포함하지 않는다)

최초 사용일: 1986.1.1.

등록번호: 3780236

등록일: 2010.4.27.

신청인은 또한 대한민국에서 다음의 상표를 포함하는 다수의 상표를 등록하여 두고 있다.

서비스표: NIKE

상품 서비스 분류: 제35류; 운동용 의류, 신발류 및 관련 액세서리 상품에 관한 소매점 관리업 등 제41류: 달리기 클럽 후원업

등록번호: 서비스표 등록 제11798호

등록일: 1990. 8. 17.

갱신등록일: 2010.9.3.

피신청인은 한국에 거주하는 개인이다. 분쟁도메인이름은 2009년 8월16일에 등록되었으며, 2011년 4월 14일 분쟁해결신청서가 제출된후 그리고 2011년 4월15일 등록기관에 등록인 확인요청 직전에 피신청인에게 이전되었다. 분쟁도메인이름의 종전 등록인은 “Richard Yaming” 이다.

5. 당사자들의 주장

A. 신청인의 주장

1) 본안 전 사항

a) 규정 제8조에 위반한 분쟁도메인이름의 이전

신청서는 2011년 4월14일에 종전 등록인에게 제출되었고, 종전 등록인은 신청서 접수일 이후인 2011년 4월16일(증거 B2-3과 G-1)에 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전하였는 바, 이는 규정 제8조에 직접적으로 위반되는 것이다.

b) 절차상의 언어

종전 등록인은 신청인과 상당한 정도로 영어로 통신을 하여왔고, 종전 등록인은 절차의 언어를 영어로 하는 것을 방해하기 위해 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전하였으나, 피신청인은 종전 등록인과 동일인이거나 서로 밀접하게 관련된 자이다. 분쟁도메인이름이 영어로 구성되었으며, 분쟁도메인이름으로 된 피신청인의 웹사이트가 영어로 표시되어 있고 신청인이 미국에 본사를 두고 있음을 고려하여, 절차상의 언어는 영어가 되어야 한다.

2) 본안에 관한 사항

첫째, 분쟁도메인이름은 신청인이 권리를 보유하는 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

둘째, 종전 등록인, 피신청인 모두 분쟁도메인이름으로 알려져 있지도 않고, 분쟁도메인이름을 공정하게 사용하고 있지 않으며, 오히려 종전 등록인과 피신청인은 분쟁도메인이름으로 사용하는 피신청인의 웹사이트를 신청인을 찾는 고객과 일반 사용자를 유인하도록 사용하므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 여하한 권리도 정당한 이익도 가지고 있지 아니하다.

셋째, 종전 등록인과 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록한 이후 분쟁도메인이름을 사이버스쿼팅(cybersquatting)을 위해서만 이용한 것으로 보인다. 또한, 신청인이 종전 등록인에게 신청인의 분쟁도메인이름 등록 이전에 발생한 상표권에 관한 권리를 통지하였는데도 불구하고 피신청인이 계속하여 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트를 운영하는 것은 신청인의 권리를 알고서 의도적으로 하는 행위이다. 종전 등록인과 피신청인은 상업적인 이득을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트를 운영하고 있다. 따라서 피신청인은 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용한 것이다.

그러므로, 분쟁도메인이름은 신청인에게 이전되어야 한다.

신청인의 추가서면에서의 주장

첫째, 피신청인과 종전 등록인은 신청서 접수 이후에 분쟁도메인이름을 다른 사람에게 계획적으로 이전함으로써 규정에 따른 분쟁해결절차를 방해하는 사이버플라이트(cyberflights)에 종사하고 있다 (증거: Sven Beichler v. Yang Kyung Won, Lee Soojin, WIPO Case No. D2011-0535)

둘째, 피신청인의 웹사이트는 가짜 블로그이고 저명한 NIKE 상표의 정당한 사용이 아니다. 종전 등록인이 분쟁도메인이름으로 운영하던 웹사이트는 전형적인 클릭당 지불 방식의 것 (pay-per-click site)이었고, 신청서 제출 이후 그와 같은 웹사이트의 내용을 변경하는 것은 규정에 따른 현 분쟁해결절차를 회피하려는 것으로서 피신청인의 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있다는 증거가 될 수 없다. 피신청인은 현재의 웹사이트를 “비상업적인 웹사이트”로 운영하고 있다고 하면서 회원들의 신발을 사고 팔 수 있다고 하지만, NIKE 제품에만 한정되지 아니하는 바 이는 피신청인의 웹사이트가 정당하게 사용되지 않고 있는 것에 해당한다.(증거 C)

셋째, 신청인의 상표는 대한민국에도 등록되어 있고 분쟁도메인이름은 이들 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

넷째. 피신청인은 인터넷 사업 경험자이고 악의로 고의적인 부정한 목적의 무지를 가장하고 있다.

다섯째, 피신청인은 영어를 잘 이해하는 종전 등록인과 밀접한 관계에 있으므로 영어를 이해하는 데 어려움이 없을 것이므로 신청인의 부담을 덜기 위해 이 사건 결정문을 영어로 내려줄 것을 요청한다.

B. 피신청인의 주장

피신청인은 답변서에서 다음과 같이 주장한다.

첫째, 피신청인은 인터넷 사업을 하고 있으며 농구를 좋아해서 농구와 밀접하게 관련 있는 운동화와 관련하여 회원에게 정보를 주고자 비상업적인 웹사이트를 운영하기 위해 분쟁도메인이름을 구입하여 사용하고 있다.

둘째, 분쟁도메인이름은 “덩크슛 하다” 라는 뜻을 포함하고 있어 농구를 좋아하는 사람이라면 쉽게 조합하여 구성할 수 있는 것이다.

셋째, nikedunk 상표는 한국에서 등록되어 있지 않아 피신청인은 신청인의 상표권에 관해 전혀 모르고 있었다. 또한 nikedunk 상표는 국내에서 주지 ·저명 상표도 아니다.

피신청인의 추가서면에서의 주장

피신청인은 2011년 7월 25일자 추가서면에서 다음과 같이 주장한다.

첫째. 피신청인은 분쟁도메인이름을 합법적으로 취득하여, 회원들의 정보교류 차원에서 비상업적으로 사용하고 있다. 신청인은 마치 피신청인이 분쟁도메인이름으로 이익을 얻기 위해 웹사이트를 운영하는 것처럼 주장하고 있지만 이는 사실이 아니다. 피신청인은 분쟁도메인이름을 상업적으로 이용한 바가 전혀 없다. 웹사이트 운영에 있어서, 회원들끼리 자유롭게 커뮤니케이션하고 서로 필요한 것을 사고 팔고 할 수 있게 제공만 할 뿐, 그로 인해 피신청인이 이익을 얻는 것이 전혀 없다.

둘째, 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 정확히 일치하지 않아서, 혼란을 일으키지 않는다.

6. 검토 및 판단

A. 본안 전 판단

1. 절차상의 언어

신청인은 피신청인이 영어를 잘 하는 종전 등록인과 영어로 통신을 하여왔다는 등의 이유로 절차상의 언어가 영어로 되어야 한다고 거듭 주장하지만, 종전 등록인이 피신청인과 밀접히 관련된 자라고 할 지라도 피신청인의 영어능력을 뒷받침하는 증거가 미약하고 다른 이유들 역시 절차상의 언어를 영어로 하여야 할 만큼 충분한 근거가 될 수 없는 것으로 판단되어 패널의 제1차 절차명령 내지 제3차 절차명령에서 개진한 바와 같이 절차상의 언어는 등록약관상의 언어인 한국어로 하기로 결정한다.

2. 규정 제8조에 위반한 분쟁도메인이름의 이전

기록에 의하면 신청서는 2011년 4월 14일 오후 6시 11분(제네바 시간)에 센터에 접수되었고, 이후 등록기관이 센터에 확인한 정보 및 센터의 등록이전에 대한 정황 조사에 따르면, 분쟁도메인이름은 등록기관이 센터의 확인요청을 받기 직전 종전 등록인으로부터 피신청인으로 이전된 것으로 보인다. 신청서의 내용에 의하면 신청인은 센터에 신청서를 접수할 때에 이미 신청서를 종전 등록인에게 2011년 4월14일 오후 6시 11분(제네바 시간)에 이메일로 송부한 것임을 또한 알 수 있는 바 결국 종전 등록인은 신청서의 송부를 받은 후 얼마 지나지 않아 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전한 것으로 확인된다. 분쟁신청 계류 중에 분쟁도메인이름을 타인에게 이전하는 것은 규정 제8조에 명백하게 위반하는 것이다.

B. 본안에 관한 판단

규정 제4조 (a)항에 의하면 신청인은 다음 세가지를 모두 입증하여야 한다.

(i) 신청인이 권리를 가지고 있는 상표 또는 서비스표와 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것

(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름의 등록에 대한 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것

(iii) 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것

A. 상표와 도메인이름의 동일·유사성

피신청인은 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 정확히 일치하지 않아서, 혼란을 일으키지 않으며 “덩크슛 하다” 라는 뜻을 포함하고 있어 농구를 좋아하는 사람이라면 쉽게 조합하여 구성할 수 있다고 주장하고 있지만, 신청인의 상표 중 NIKE는 신청인의 식별력 있는 등록 상표이며 “신발류, 스포츠 용품, 이들 상품의 소매점 관리업 ” 등과 관련하여 DUNK 부분이 반드시 상표로서의 식별력이 없다고 할 수 없다. 또한, “규정”상 분쟁도메인이름과 신청인의 상표가 반드시 정확히 일치하여야 하는 것이 요구되는 것이 아니라 혼동을 일으킬 정도로 유사하면 요건 충족이 되는 것이므로 이 점에 관한 피신청인의 주장은 이유 없다.

분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”은 일반최상위도메인이름의 명칭에 해당하여 상표로서의 식별력이 없는 부분이므로 상표와 도메인이름의 동일 또는 유사 여부 판단시 이 부분을 제외하고 판단하여야 한다. 이 부분을 제외하면 분쟁도메인이름은 신청인의 등록상표 NIKE와 DUNK를 단순 결합한 것으로서 신청인의 상표와 전체적으로 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.

B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익

신청인은 피신청인에게 신청인의 상표의 사용을 허락한 바도 없고 피신청인이 분쟁도메인이름으로 알려진 바도 없으며 피신청인이 분쟁도메인이름을 정당하게 사용하고 있지도 아니하므로, 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있다. 이에 대하여 피신청인은 농구를 좋아해서 농구와 밀접하게 관련이 있는 운동화와 관련하여 회원에게 정보를 주고자 비상업적인 웹사이트를 운영하기 위해 분쟁도메인이름을 구입하여 사용하고 있으므로, 분쟁도메인이름에 관하여 정당한 이익이 있다는 취지로 주장하고 있다.

그러나, 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트에서는 NIKE 제품 이외의 제품도 거래되고 있다는 점에서 이 웹사이트를 순수한 NIKE 제품 동호인 웹사이트라고 볼 수 없다. 가사, 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트가 순수한 동호인 웹사이트라고 하더라도 인터넷 사용자로 하여금 이 웹사이트가 신청인이 운영하는 웹사이트가 아닌가 하는 최초의 혼동(initial confusion)을 일으키게 한다는 점에서 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트의 운영 사실만을 가지고 피신청인에게 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익이 있음을 인정할 수 없다.

신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다고 주장하고 있고 피신청인이 분쟁도메인이름에 관하여 상표, 상호 등 권리나 정당한 이익을 가지고 있음을 반증하지 못하고 있으므로 피신청인은 분쟁도메인이름에 관하여 권리나 정당한 이익을 가지고 있다고 할 수 없다.

C. 피신청인의 부정한 목적

본안 전 판단에서 인정한 바와 같이 종전 등록인은 신청서의 송부를 받고 하루도 채 지나지 않아 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전한 것으로 보이는 바, 분쟁신청 계류 중에 분쟁도메인이름을 타인에게 이전하는 것은 규정 제8조에 명백하게 위반하는 것이다. 또한 종전 등록인은 분쟁신청의 통지를 받은 뒤에 분쟁도메인이름을 피신청인에게 이전함으로써 신청인의 권리 행사를 회피하거나 규정에 따른 분쟁해결절차의 진행을 방해하는 전형적인 사이버플라이트(cyberflights)에 해당하는 행위를 하였는 바, 이와 같은 사이버플라이트 그 자체가 분쟁도메인이름을 부정한 목적으로 등록하고 사용하였다는 유력한 증거가 될 수 있다. 더욱이 피신청인의 기술적 연락선과 피신청인은 이미 다른 사건에서 사이버플라이트(cyberflights)의 행위를 한 당사자이다(증거: Sven Beichler v. Yang Kyung Won, Lee Soojin, WIPO Case No. D2011-0535) 분쟁도메인이름의 이전 정황 및 피신청인의 이전 사이버플라이트 행위로 미루어 종전 등록인과 피신청인은 연계되어 있는 것으로 보이며, 종전 등록인의 분쟁도메인이름의 등록과 사용에 관한 행위의 효과는 “규정”에 따른 이 분쟁해결절차상 그대로 피신청인에게 승계된다고 할 것이다.

설령, 종전 등록인과 피신청인의 연계가 명확히 증명될수 없다고 하더라도, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다는 판단을 바꾸지는 못한다. 신청인은 신청인 회사가 창립된 1971년 이래 신청인의 상표 NIKE를 신발류, 의류, 스포츠 장비의 디자인, 제조 및 판매 부문에 있어서 세계적으로 널리 사용 · 광고하고 신청인은 올림픽 경기 등 세계의 주요 스포츠 경기를 후원한 사실이 인정된다. 신청인은 세계 160여개국에서 사업을 전개하고 있으며 직 · 간접적으로 100만여 명을 고용하고 있다. 신청인은 “Fortune 지”에 의해 2008년 의상과 혁신 부문에서 가장 존경 받는 회사로 선정되는 등 다수의 상을 수상하였다. 따라서 신청인 회사의 NIKE 상표는 종전 등록인이 분쟁도메인이름을 등록하기 이전에 또한 피신청인이 분쟁도메인이름을 취득하기 이전에 미국, 한국 등 전 세계적으로 널리 알려진 상표임이 인정된다.

그러므로 종전 등록인은 분쟁도메인이름을 등록할 당시 피신청인은 분쟁도메인이름을 취득할 당시에 신청인의 NIKE 상표의 존재를 알고 그와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록하였음을 알 수 있다. 신청인의 널리 알려진 상표의 존재를 알고서 그와 혼동을 가져올 정도로 유사한 분쟁도메인이름을 등록한 것은 부정한 목적으로 등록한 것에 해당한다.

종전 등록인이 분쟁도메인이름으로 운영하던 웹사이트는 전형적인 클릭당 지불 방식의 것 (pay-per-click site) 이었고, 또한 종전 등록인의 분쟁도메인이름을 사용한 웹사이트에서는 신청인의 경쟁사로 연결되거나 신청인의 경쟁사로 바로 이어지는 하이퍼링크 목록을 제공하는 것이었음은 신청인이 제출한 증거에 의하여 인정할 수 있다. 신청서 제출 이후 그와 같은 웹사이트의 내용을 변경하였다고 해서 종전 등록인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하고 사용하였다는 사실을 회피할 수 없다.

나아가, 피신청인은 농구 동호인을 위해 비상업적으로 사용하기 위해 분쟁도메인이름을 취득 · 사용하고 있으며 피신청인은 분쟁도메인이름을 상업적으로 이용한 바가 전혀 없으며, 웹사이트 운영에 있어서 회원들끼리 자유롭게 커뮤니케이션하고 서로 필요한 것을 사고 팔고 할 수 있게 제공만 할 뿐 그로 인해 피신청인이 이익을 얻는 것이 전혀 없다고 주장하고 있다.

그러나 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트가 순수한 동호인 웹사이트라고 하더라도 신청인의 널리 알려진 상표와 혼동을 일으킬 정도로 유사한 분쟁도메인이름으로 된 웹사이트를 운영하는 것 자체가 인터넷 사용자로 하여금 이 웹사이트가 신청인이 운영하는 웹사이트가 아닌가 하는 최초의 혼동(initial confusion)을 일으키게 하여 신청인을 찾으려는 인터넷 사용자를 자신의 웹사이트로 유인하는 행위에 해당한다. 따라서, 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록 · 사용한다는 점을 부인할 수 없다.

7. 결정

앞에서 검토한 바와 같은 이유로 당 패널은 분쟁도메인이름 <nikedunk.com>을 신청인에게 이전할 것을 명한다.

남 호 현
단독패널위원
일자 2011년 7월27일

 

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