Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Junta de Compensación “Parque Valdebebas” v. Castellana Holding Inc.
Caso No. D2010-1320
1. Las Partes
La Demandante es Junta de Compensación “Parque Valdebebas”, con domicilio en Madrid, España representada por Bird & Bird (Spain) LLP, Madrid, España.
La Demandada es Castellana Holding Inc., con domicilio en Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, Madrid, España.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <valdebebas.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2010. El 5 de agosto de 2010 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de agosto de 2010 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 10 de agosto de 2010 relativa al idioma del procedimiento. El Demandante presentó una comunicación relativa al idioma del procedimiento en fecha 12 de agosto de 2010, razonando la procedencia del idioma español como lengua del procedimiento. El Demandado presentó una comunicación relativa al idioma del procedimiento en fecha 15 de agosto de 2010, aceptando el español como lengua del procedimiento. El Centro verificó que la Demanda junto con las comunicaciones de las partes, cumplían con los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de agosto de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de septiembre de 2010.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de septiembre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Respecto al idioma del procedimiento, teniendo en cuenta que ambas partes son de nacionalidad y residencia españolas, que la mayoría de los documentos se presentaron en esta lengua y que el Demandado está de acuerdo en que éste sea el idioma del procedimiento, el Experto, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 11.a) del Reglamento, estima que el español debe ser la lengua del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
La Demandante, Junta de Compensación “Parque de Valdebebas”, se constituyó mediante escritura de 14 de junio de 2005, como la propia Demandante acredita con la aportación de copia de dicha escritura.
La Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales:
2894595, denominativa, VALDEBEBAS, solicitada el 5 de octubre de 2009 y concedida el 9 de febrero de 2010.
2894662, mixta, el elemento denominativo es VALDEBEBAS, solicitada el 5 de octubre de 2009 y concedida el 5 de febrero de 2010.
2894647, mixta, el elemento denominativo es VALDEBEBAS UNA NUEVA FORMA DE HACER CIUDAD, solicitada el 5 de octubre de 2009 y concedida el 5 de febrero de 2010.
El nombre de dominio <valdebebas.com> fue registrado el 18 de noviembre de 2001.
5. Alegaciones de las Partes
A. Demandante
La Demanda se basa, resumidamente, en las siguientes alegaciones:
La Demandante es la Junta de Compensación “Parque de Valdebebas”, entidad cuyo objeto fundacional es la ejecución del planteamiento urbanístico Valdebebas.
En 1997 el suelo de Valdebebas se declaró urbanizable y el 3 de abril de 2001, los propietarios de dicho suelo decidieron constituirse en una agrupación o Comisión Gestora para desarrollar una actuación urbanística privada para del desarrollo económico y residencial de dicha zona. Esta Comisión Gestora siempre tuvo como objetivo promover la constitución de una Junta de Compensación que la reemplazara.
La Junta de Compensación se constituyó por escritura de 14 de junio de 2005 y a partir de entonces ha venido impulsando un ambicioso proyecto urbanístico cuya información se encuentra en la página Web “www.valdebebas.es”
Han sido numerosas las noticias de prensa que ya desde 1993 hacían eco del proyecto Valdebebas y, especialmente en la última década, se ha informado continuamente acerca del avance de este proyecto.
La Demandante es titular de una serie de nombres de dominio constituidos por el término “valdebebas” y “parquedevaldebebas”, en extensiones genéricas así como bajo el código territorial español. Sin embargo no ha podido acceder a registrar el nombre de dominio <valdebebas.com> porque se encuentra inscrito a nombre de la Demandada.
La Demandante es titular de las marcas españolas números 2894595, denominativa, VALDEBEBAS, 2894662, mixta, con la denominación VALDEBEBAS y 2894647, mixta, denominada VALDEBEBAS UNA NUEVA FORMA DE HACER CIUDAD.
La Demandante alega que existe plena identidad entre la marca denominativa y el nombre de dominio impugnado. Pero además, afirma, que también existe tal identidad entre la parte denominativa de sus marcas mixtas y el citado nombre de dominio puesto que el término principal de todas las marcas viene constituido por “Valdebebas”.
En el contexto de Internet el nombre de dominio “valdebebas” se entiende referido a las marcas de la Demandante como lo demuestra que al introducir dicha palabra en el buscador Google, este término aparece expresamente vinculado a dicha Demandante. Del mismo modo la enciclopedia libre Wikipedia vincula el proyecto de la Demandante con el referido término “Valdebebas”.
Todo ello provoca una evidente confusión entre los usuarios que al teclear el nombre de dominio <valdebebas.com> creerán que se dirigen a la página Web de la Demandante.
La Demandada carece de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio impugnado porque no consta que ostente o haya ostentado un derecho de marca sobre el término “Valdebebas”; tampoco ha utilizado el nombre de dominio impugnado ni ha realizado preparativos demostrables para su utilización o ha vinculado su uso con una oferta de buena fe de productos o servicios sino que simplemente aparece una relación de enlaces que redireccionan a otros sitios Web. Por último, la Demandante nunca ha autorizado ni licenciado a la Demandada para el uso de marca VALDEBEBAS ni existe relación entre el nombre de dominio y la denominación de la sociedad que aparece como titular del mismo.
Por el contrario la Demandada se está aprovechando de la reputación y reconocimiento que sobre el término “Valdebebas” ostenta la Demandante.
El nombre de domino ha sido registrado de mala fe puesto que se ha probado que, al menos desde 1993, es público y notorio el ambicioso proyecto urbanístico Valdebebas.
Existe un hecho fundamental que refuerza la alegación de que el nombre de domino se solicitó de mala fe. En efecto unos meses antes de que la Demandada solicitara el nombre de domino, se publicó en todos los medios de comunicación con gran repercusión, la construcción de la ciudad deportiva del Real Madrid dentro del proyecto urbanístico Valdebebas. Es indudable que la notoriedad de tal proyecto hacía enormemente atractivo poder disponer de un nombre de dominio como es <valdebebas.com> por su posibilidad de especular con él. Pues bien, este nombre de dominio fue solicitado por la Demandada pocos meses después de que se comunicara tan importante noticia en la prensa.
Alega la Demandante que al actuar así, la Demandada lo hizo con una finalidad claramente usurpatoria de los intereses de la Demandante puesto que cuando se procedió al registro el nombre de dominio, ésta ya había formalizado su actividad y se había constituido jurídicamente para prestar sus servicios, como sucedió el 3 de abril de 2001.
Alega, igualmente, la Demandante que a pesar de que el nombre de dominio se registró en 2001, fecha anterior a la solicitud de registro de marca, la denominación “Valdebebas” era ya conocida y notoria por las numerosas apariciones en la prensa nacional del proyecto urbanístico que lleva dicho nombre. Por tanto, no puede entenderse que la Demandada ignoraba el contenido de este término, lo cual demuestra la existencia de mala fe en su conducta.
Por otra parte, el nombre de domino actualmente se encuentra inactivo y sólo contiene vínculos que redireccionan a contenidos de distinta naturaleza, lo cual no puede considerarse como una actividad comercial concreta.
Esta circunstancia refuerza el argumento de que el nombre de dominio se registró de mala fe y usado, del mismo modo, de mala fe como han declarado numerosas Decisiones del Centro, en el caso de que un nombre de dominio permanezca inactivo.
Además existen otras circunstancias, que también han de ser tenidas en cuenta respecto a la conducta de mala fe de la Demandada. En efecto, es titular de 258 nombres de dominio, lo que hace pensar que se dedica al registro de nombres de dominio con la única finalidad de alquilar, ceder o venderlos para obtener un beneficio económico.
Y como además, en la base de datos WhoIs no existe información concreta alguna respecto a la identidad de la Demandada, ya que no es una sociedad válidamente constituida en España, carece de una sede social oficial y la persona de contacto no es identificable.
Todo ello permite concluir que el registro del nombre de dominio se hizo de mala y su uso continúa siendo de mala fe.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio impugnado.
B. Demandado
La Demandada plantea en su contestación unas cuestiones preliminares o resumen respecto a las alegaciones que irá desarrollando. En primer lugar alega que el nombre de dominio se registró muchos años antes de que la Demandante tuviera un derecho de exclusiva sobre la denominación en conflicto y que ni siquiera cuando se registró el nombre de dominio existía la propia Demandante.
En segundo lugar, argumenta que Valdebebas es una denominación geográfica ya que corresponde a una determinada zona de la ciudad de Madrid cuyo uso no supone un perjuicio para un tercero y que ha sido registrado por la Demandada y utilizado con mucha anterioridad a los derechos que alega la Demandante. Ha sido pacíficamente disfrutado en los últimos años, todo lo cual hace que no exista mala fe en el registro ni en el uso.
Respecto al primer requisito de la Política, la Demandada alega que el nombre de dominio impugnado fue registrado el 18 de noviembre de 2001, mientras que las marcas en las que la Demandante basa su reclamación son todas ellas del año 2009.
Reitera que ni siquiera la propia Demandante existía en la fecha de registro del nombre de dominio en conflicto puesto que fue constituida en el año 2005.
Alega que la utilización de un indicativo geográfico no es, en principio, apropiable en exclusiva por nadie y puede ser objeto de nulidad, siendo numerosas las marcas que incorporan la denominación “Valdebebas” de forma vinculada a esa zona de Madrid.
En cuanto a la existencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <valdebebas.com>, la Demandada alega la importancia de la denominación geográfica Valdebebas al ser objeto dicha zona de relevante desarrollo urbanístico que, dado que incluye el club deportivo del Real Madrid, ha tenido una gran repercusión. Además existe un proyecto para construir en dicho término municipal la llamada Ciudad de la Justicia.
Todo ello hace que “Valdebebas” sea una denominación que viene siendo utilizada por numerosas personas físicas y jurídicas para identificar diversos productos y actividades. Prueba de ello es que en la Oficina Española de Patentes y Marcas existen diversos registros de marca que contienen esa denominación.
Considera la Demandada que todo ello pone de manifiesto que la marca “Valdebebas” podría ser nula de pleno derecho por reivindicar una denominación geográfica, lo cual constituye una prohibición de registro de marca.
Afirma que la Demandada es una sociedad constituida en Panamá cuya actividad principal es el registro de nombres de dominio y desarrollo de páginas Web, pero respetando escrupulosamente los derechos de terceros.
En efecto, es titular de numerosos nombres de dominio que consisten en nombres genéricos que no perjudican derechos de tercero; existen muchos nombres de dominio relacionados con España, el mundo de la cultura, mercados mundiales, nombres geográficos, etc.
Esta actividad es totalmente lícita y son muchas las empresas que se dedican a ella.
El interés legítimo de la Demandada reside precisamente en registrar el nombre de dominio <valdebebas.com> por la posibilidad de albergar una página Web donde diferentes empresas vinculadas a esa zona de Madrid puedan publicitar sus servicios u ofrecer información sobre los mismos. La página Web actualmente se encuentra en el parking de nombres de dominio SEDO y es ésta la que habilita los actuales contenidos puesto que todavía la zona de Valdebebas se está construyendo y no hay una suficiente infraestructura comercial y de servicios como para elaborar la página Web proyectada al registrar ese nombre de dominio.
La Demandada no tiene ninguna intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de utilizar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro. Y además, la Demandada ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad al conocimiento de cualquier aviso de controversia sobre el mismo para su uso en relación con una oferta de buena fe.
La Demandada alude a algunas Decisiones del Centro en las que se ha pronunciado sobre la utilización de términos geográficos, concluyendo que hay razones suficientes para entender que el uso del nombre de dominio no iba encaminado a desviar a los consumidores o perjudicar a la marca.
Por estas razones entiende la Demandada que ostenta intereses legítimos que justifican el registro y tenencia del nombre de dominio en conflicto.
Rechaza la Demandada que se le atribuya un registro de mala fe por la notoriedad del proyecto urbanístico Parque de Valdebebas. Alega que la notoriedad de dicho proyecto es sobrevenida y que ha ganado importancia y difusión en los últimos años pero que en ningún caso dicho nombre tenía esa notoriedad cuando el nombre de dominio fue registrado.
Argumenta que la zona de Valdebebas ya existía antes de que se constituyera la Demandante y que se trataba de una zona más de Madrid cuyo nombre no puede ser monopolizado por nadie.
El registro del nombre de dominio <valdebebas.com> lo realizó la Demandada como tantos otros nombres de dominio correspondientes a barrios o zonas madrileñas de los que también es titular, y lo situó en un parking de nombres de dominio que ofrece hipervínculos con páginas Web que ofrecen servicios en esa zona de Madrid, a la espera de poder crear en un futuro una página Web que informe sobre las actividades y servicios de la zona.
Reitera que cuando la Demandada registró el nombre de domino no existía una sola marca que incluyese la denominación “Valdebebas” y, por lo tanto, difícilmente al registrar el nombre de dominio se podrían perjudicar los derechos de un tercero que ni siquiera existía en aquella fecha.
La Demandada no impide a la Demandante que use sus marcas ni le causa perjuicio alguno. La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio con la denominación “Valdebebas”, registrados con mucha posterioridad al nombre de dominio en conflicto. La Demandante además, ha tardado 9 años en reclamar un nombre de domino que ahora parece vital para ella. Por estas razones, entiende la Demandada, que si la Demandante considera que existe un conflicto con el nombre de dominio <valdebebas.com>, no es éste el foro adecuado para plantearlo ya que no concurren los requisitos de la Política sino que se está abusando de este procedimiento para intentar monopolizar todos los nombres de domino que incluyan la denominación geográfica “Valdebebas”.
6. Debate y conclusiones
El párrafo 4.a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos;
- Que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.
En los antecedentes de hecho se ha referido que la Demandante, Junta de Compensación “Parque de Valdebebas” se constituyó por escritura de 14 de junio de 2005. Por otra parte la fecha de solicitud de las marcas en las que se basa el derecho de la Demandante es el 5 de octubre de 2009. Frente a estas fechas, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de noviembre de 2001.
La Demandante quiere retrotraer su derecho al momento en que en abril de 2001 los propietarios del suelo de “Valdebebas” deciden constituirse en Comisión Gestora con el fin de desarrollar una actuación urbanística privada para el desarrollo económico y residencial de aquella zona. En la escritura de constitución que acompañan (documento nº 1) puede comprobarse que entre las funciones de la Comisión Gestora se encuentra la de “promover la constitución de la Junta de Compensación, cesando la actividad de la Comisión Gestora, una vez constituida la citada Junta”. En el desarrollo de esta función -desde abril de 2001 hasta octubre de 2005- que finalizó con la efectiva constitución de la Junta de Compensación, en 2005, quiere la Demandante encontrar el nacimiento de su derecho sobre la denominación “Valdebebas”.
Sin embargo, el Experto no puede compartir este criterio por cuanto la Junta de Compensación es una entidad jurídica diferente a la Comisión Gestora. Prueba de ello es que existen dos escrituras diferentes; la de constitución de la Comisión Gestora en abril de 2001 y la de constitución de la Junta de Compensación, en octubre de 2005.
Estas circunstancias permiten afirmar que la Demandante ni siquiera se había constituido ni tenía personalidad jurídica cuando se registró el nombre de dominio en disputa. Y, naturalmente, las marcas de las que es titular la Demandante, base de la presente Demanda, fueron solicitadas después de constituida la Demandante y con mucha posterioridad al registro del nombre de dominio.
En conclusión, no existiendo la Demandante como persona jurídica capaz de ostentar derechos y obligaciones y siendo las marcas muy posteriores al registro del nombre de dominio en conflicto, no se puede considerar que la Demandante sea titular de derechos anteriores de marca sobre dicho nombre de dominio.
Como ya han declarado numerosas Decisiones del Centro y como se ha establecido en el criterio reunido en el punto 3.1. del WIPO Oveview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Decisions, normalmente cuando un nombre de dominio se registra antes de que existan derechos de marca, el registro del nombre de dominio no fue realizado de mala fe porque el que lo registró no podía conocer unos derechos inexistentes de la Demandante. Tampoco hay nada en el expediente que permita establecer que la Demandada conociere de futuros derechos marcarios de la entonces inexistente Demandante al momento del registro del nombre de dominio.
Así se recoge, por ejemplo, en Dreamgirls Inc. v. Dreamgirls Entertainement, Caso OMPI No. D2006-0609.
En conclusión, el Experto considera que la Demandante no ha cumplido el tercer requisito de la Política para el éxito de su Demanda y, por tanto, no es necesario entrar a valorar los otros dos requisitos exigidos en el ámbito de la Política. Ahora bien el Experto quiere dejar constancia de que se atiene exclusivamente a la aplicación de la Política y la Demandante será libre de plantear la cuestión ante los Tribunales ordinarios competentes, invocando fundamentos diferentes de los que presiden la Política que son los únicos que se pueden juzgar en este procedimiento.
7. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 28 septiembre 2010