Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

L'Etude Immobilière contre Arexpo

LITIGE N° D2010-1154

1. Les parties

Le Requérant est L'Etude Immobilière, Nantes, France, représenté par Ernst & Young Law Firm, France.

Le Défendeur est Arexpo, Saint-Paul-sur-Mer, France, représenté par Jean Leclercq, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <etudes-immobilieres.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée par L'Etude Immobilière auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 13 juillet 2010.

En date du 14 juillet 2010, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 15 juillet 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 6 août 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 août 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 6 septembre 2010 après qu’une extension du délai de réponse ait été accordée suite au consentement du Requérant.

En date du 17 septembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société anonyme française l’Etude Immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes en 2001 sous le No. B 438 083 222. Cette société exerce ses activités dans le domaine des services d’agent immobilier, par le biais d’un réseau de 26 agences dont des franchisés.

Elle est à ce titre titulaire des deux marques françaises semi-figuratives suivantes, déposées en couleurs :

- L’ETUDE IMMOBILIERE, No. 00 3 071 608 du 13 décembre 2000. Cette marque comprend un cadre symbolisant une maison, au sein duquel sont inscrits en haut et en lettres minuscules et grasses les termes “l’étude”, et dans la partie basse et en lettres majuscules le terme “immobilière“. Ces termes sont séparés au centre par la représentation de la main d’une personne tendant à la main d’une autre personne un trousseau de clés.

- L’ETUDE IMMOBILIERE, No. 00 3 087 036 du 7 mars 2001. Cette marque consiste en un ovale dont le côté large est placé à l’horizontal, et divisé en son sein et horizontalement en deux parties égales. La partie supérieure est colorée en orange et la partie inférieure est colorée en gris. Le terme “l’étude” est inscrit sur la partie supérieure et le terme “immobilière” est quant à lui inscrit sur la partie inférieure. D’après les éléments versés au dossier, c’est cette seconde marque qui est exploitée dans l’actualité par le Requérant.

Le Requérant est devenu le titulaire de ces marques, déposées à l’origine par un particulier, par suite d’un transfert de propriété inscrit au registre national des marques le 28 juillet 2008 sous le No. 478 151.

Dans le cadre de ses activités, le Requérant a réservé et exploite une série de noms de domaines, à savoir <etude-immobiliere.com>, <etude-immobiliere.net>, <etude-immobiliere.fr> et <etude-immobiliere.eu>. Le Requérant fait état d’une “forte fréquentation” de ses noms de domaine, en indiquant que son site principal a reçu entre le 1^er janvier 2010 et le 30 juin 2010 quelques 250 000 visiteurs.

Le réservataire du nom de domaine litigieux <etudes-immobilieres.com> est la société à responsabilité limitée Arexpo, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le No. B 437 502 198. Ainsi qu’il est indiqué dans la Réponse à la Plainte, et admis par le Requérant dans la Plainte, le nom de domaine litigieux a été réservé par la société Arexpo “au nom et pour le compte de la société Etude Immobilière du Littoral”. Cette dernière est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer en 2004 sous le No. B 479 236 069.

Le Défendeur dans la présente procédure est la société Arexpo. Néanmoins, dans le cadre des développements qui suivent, le terme “Défendeur” sera employé indistinctement en référence aux sociétés Arexpo et Etude Immobilière du Littoral, cette dernière étant in fine l’utilisatrice du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur exerce ses activités dans le domaine des affaires immobilières, au même titre que le Requérant, et ce par le biais de 3 agences situées dans le Nord de la France. Les services du Défendeur sont notamment présentés au public par le biais d’un site Internet accessible depuis l’adresse “www.etudes-immobilieres.com”. Le nom de domaine litigieux a été réservé en 2007 et est apparemment utilisé depuis cette date.

Ayant pris connaissance de l’enregistrement et de l’usage du nom de domaine litigieux, le Requérant a enjoint le Défendeur à le lui transférer par courrier recommandé avec accusé de réception.

N’ayant pas reçu de réponse du Défendeur, le Requérant a saisi le Centre dans les conditions rappelées au point 3 ci-dessus.

5. Argumentation des parties

A titre liminaire, la Commission administrative indique qu’elle ne tient pas compte des observations complémentaires déposées par les parties après les délais impartis. Ces observations ne concernent pas des faits intervenus a posteriori, et ne se sont pas essentielles à l’évaluation du bien-fondé de la Plainte.

A. Requérant

Les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit :

Le Requérant indique en premier lieu que la quasi-identité des signes de sa marque et du nom de domaine litigieux crée une confusion dans l’esprit du public, qui plus est en liaison avec des services identiques d’agences immobilières.

Le Requérant indique également que le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux : le Défendeur a débuté ses activités quelques années après le Requérant, et “quand bien même cette société serait connue d’une partie du public sous son enseigne, cela ne justifierait pas l’exploitation du nom de domaine litigieux. En effet, dans cette hypothèse, les Défendeurs ne seraient pas connus du public sous le nom ‘Etudes immobilière’ mais sous le nom ‘Etude Immobilière du Littoral’ ou ‘EIDL’ ”.

S’agissant enfin de la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant indique que “Les Défendeurs, en tant que résidents français, ne pouvaient ignorer l’existence et la réputation des marques du Requérant dans le secteur de l’immobilier en France”. Le Requérant estime par ailleurs que l’utilisation du nom de domaine litigieux s’apparente à du parasitisme, dans la mesure où “au lieu de reprendre les termes ‘Etude Immobilière du Littoral ’ ou ‘EIDL’ ce qui correspondrait à l’enseigne de la société exploitant le site, le nom de domaine litigieux reproduit de manière quasi-servile les éléments verbaux des marques du Requérant”.

B. Défendeur

Le Défendeur indique à titre liminaire que le Requérant a acquis les marques L’ETUDE IMMOBILIERE mentionnées ci-dessus postérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, le 4 juin 2007.

Le Défendeur estime qu’il détient un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux: en effet la société Etude Immobilière du Littoral “a été immatriculée le 10 novembre 2004 et exploite (le nom de domaine incriminé) depuis la date d’enregistrement, soit le 4 juin 2007, sans que le Requérant ne s’y soit opposé, ni directement ni indirectement. Elle est localement connue et reconnue dans le domaine des transactions et de la location immobilières, d’autant que les sociétés développent leurs activités dans des zones géographiques bien distinctes, aucune preuve contraire n’étant rapportée”.

Le Défendeur mentionne enfin qu’il a agit de bonne foi lors de la réservation et de l’utilisation du nom de domaine litigieux. Parmi les arguments avancés sur ce point, le Défendeur indique que les parties exercent leurs activités dans des zones géographiques distinctes (le Défendeur opérant uniquement dans le Pas-de-calais, département dans lequel le Requérant ne serait pas implanté). Le Défendeur estime que “les marques considérées sont purement descriptives et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation, d’autant qu’elles ne sont pas déposées à titre verbal mais en version figurative (…). Le signe revendiqué est la conjonction du terme Etude rappelant le caractère notarial de toute transaction immobilière associée au terme générique immobilière”. De fait, le Défendeur joint à sa réponse un listing indiquant qu’il existerait 113 sociétés immatriculées en France dont les dénominations sociales comprendraient les mots “étude” et “immobilière”.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l’argumentation des parties sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

A titre liminaire, dans la présente affaire, la circonstance selon laquelle le Requérant a acquis ses droits sur les marques litigieuses postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine contesté est sans incidence. Ces marques ont été déposées plusieurs années avant, et le Requérant - cessionnaire dûment inscrit - peut invoquer le bénéfice de leur antériorité. A titre surabondant la Commission administrative rappelle que ni dans les Principes directeurs, ni dans la jurisprudence UDRP, il n’est exigé que les droits du requérant soient nécessairement antérieurs à la date d’enregistrement du nom de domaine incriminé pour que ce dernier soit considéré identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque.

Les marques antérieures invoquées à l’appui de la plainte associent l’expression “l’étude Immobilière” à des éléments figuratifs. Dans le cadre de la comparaison de ces signes avec le nom de domaine litigieux, seuls ces éléments verbaux peuvent être pris en compte.

La similitude du nom de domaine <etudes-immobilieres.com> et de la marque L’ETUDE IMMOBILIERE est évidente : abstraction faite du nom de domaine de premier niveau “.com”, non appropriable, les signes partagent les termes “étude” et “immobilière” placés dans le même ordre. Les différences entre les signes consistent en la suppression de l’article “l’”dans le nom de domaine contesté, et l’utilisation du pluriel, et ne sont pas de nature à écarter la similitude d’ensemble.

Aussi, il existe une similitude propre à prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant, au sens de la disposition commentée.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine telles que :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Comme il est habituel dans la mise en œuvre des Principes directeurs, il appartient au Défendeur d’invoquer dans sa réponse ses éventuels droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux, une fois que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.

La Commission administrative estime opportun d’écarter en premier lieu l’argument du Défendeur selon lequel le Requérant aurait toléré trop longtemps l’enregistrement et l’usage du nom de domaine incriminé. Certes, certaines décisions rendues à l’aune des Principes directeurs ont rejeté des plaintes déposées tardivement, mais en l’espèce rien ne laisse supposer que le Requérant ait pu tarder à réagir, et encore moins tolérer l’usage du nom de domaine incriminé. En tout état de cause, le laps de temps écoulé depuis l’enregistrement du nom de domaine - juin 2007 - et l’envoi du courrier de mise en demeure au Défendeur - avril 2010 - n’a rien de particulièrement long.

En second lieu, à la lumière des arguments développés par les parties, et des pièces versées au dossier, la Commission administrative a le sentiment que le Défendeur est en mesure d’invoquer un intérêt légitime, ou à tout le moins une présomption d’intérêt légitime, sur le nom de domaine <etudes-immobilieres.com>. En effet, il n’est pas contesté que le Défendeur

- exerce les activités propres d’une agence immobilière, par le biais de trois agences ouvertes dans le Pas-de-Calais et par le biais de son site Internet. Des annonces de location et de vente de biens immobiliers sont affichées dès la page d’accueil, et un moteur de recherche peut être utilisé par les clients potentiels ;

- a pour dénomination sociale l’expression Etude Immobilière du Littoral, laquelle est reproduite dans la page d’accueil du site Internet du Défendeur. Les termes “étude” et “immobilière” sont placés en position d’attaque au sein de cette dénomination sociale, et le choix de ne reprendre que ces termes (au singulier ou au pluriel) aux fins d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine relève a priori d’un choix opéré librement par le Défendeur.

Le Requérant fait valoir que l’exploitation de l’expression “Etude Immobilière” (au singulier ou au pluriel) par le Défendeur à titre de dénomination sociale ou de nom de domaine, contrefait ses droits sur ses marques antérieures L’ETUDE IMMOBILIERE. Le Défendeur estime quant à lui que les marques antérieures ne sont distinctives que pour autant qu’elles sont associées à des éléments figuratifs, dans la mesure où les termes “étude” et “immobilière“, pris ensemble, seraient dénuées de caractère distinctifs eu égard aux services en cause.

En réalité, ce débat dépasse les limites de la présente procédure. Il n’appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur l’existence d’actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, dont les conditions de mise en œuvre sont propres au droit français. En d’autres termes, quand bien même l’usage du nom de domaine <etudes-immobilieres.com> serait jugé contrefaisant des marques du Requérant, ou serait assimilé à des actes de concurrence déloyale – questions sur lesquelles la Commission administrative ne se prononce nullement -, il n’en demeure pas moins que, pour les motifs exposés ci-dessus, le Défendeur dispose à tout le moins d’une présomption d’intérêt légitime. En effet le nom de domaine enregistré et utilisé est constitué de termes qui figurent à l’identique dans sa dénomination sociale (sous réserve de l’utilisation du pluriel), et qui évoquent son domaine d’activités.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) `le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Il convient de rappeler qu’en application des Principes directeurs, le Requérant ne peut obtenir gain de cause qu’à la double condition d’établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

En l’espèce, dans la mesure où le Défendeur peut invoquer le bénéfice d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, il n’est pas nécessaire d’évaluer si celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative souhaite toutefois apporter les précisions suivantes : les marques du Requérant, ou à tout le moins celle qui est exploitée, semblent en effet jouir d’un certain rayonnement en France. A cet égard, on peut effectivement s’interroger sur le choix par le Défendeur d’un nom de domaine qui ne reprend que les termes “étude” et “immobilière”, au pluriel, de sa dénomination sociale, ce choix n’ayant pas été expliqué. Qui plus est, le nom de domaine litigieux a été enregistré selon une structure identique aux noms de domaine utilisés par le Requérant : <etude-immobiliere.com> vs <etudes-immobilieres.com>. Néanmoins, rien n’indique si dès l’enregistrement du nom de domaine litigieux, en 2007, les marques du Requérant jouissaient déjà d’une diffusion telle que le choix du nom de domaine du Défendeur résultait d’une volonté d’attirer sur son site les clients potentiels du Requérant, et de créer un risque de confusion sur l’origine des services rendus. De même, l’utilisation apparemment fréquente de l’expression “Etude Immobilière” à titre de dénomination sociale tend à accréditer la thèse du Défendeur, même si l’expression “Etude Immobilière” n’est pas dénuée de caractère distinctif. Or, en cas de doute, la Commission administrative doit en principe s’en tenir au statut quo.

Par ailleurs, les arguments du Défendeur selon lesquels ses activités sont circonscrites à une zone géographique limitée, dans laquelle le Requérant n’est pas encore présent, sont sans pertinence puisque la notion de zone géographique est étrangère à l’Internet. De fait, comme le souligne le Requérant, une recherche sur les termes “Etude Immobilière” effectuée sur le moteur de recherche Google révèle que le nom de domaine du Défendeur apparaît dans la liste des résultats immédiatement après celui du Requérant.

En définitive, la Commission administrative estime que le Défendeur peut invoquer le bénéfice d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux dans le cadre de cette procédure UDRP. Ainsi, dans le cadre strict de l’application des Principes directeurs, la Commission administrative estime qu’il est approprié de rejeter la plainte et ce, sans préjudice pour les parties de poursuivre ce contentieux devant un autre forum qui soit plus approprié à déterminer des questions relatives inter alia à la contrefaçon et à la concurrence déloyale, des sujets qui ne peuvent pas être déterminés dans le cadre limité d’une procédure administrative telle que l’UDRP.

7. Décision

Pour les motifs exposés ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du paragraphe 15 des Règles, la Commission administrative ordonne le rejet de la plainte.

Martine Dehaut
Expert Unique
Le 1^er octobre 2010