La Demandante es Laboratorios Diet-Esthetic, S.A. con domicilio en Hospitalet de Llobregat, España, representada por Aguilar i Revenga, España.
La Demandada es Body Esthetic Laboratories International, S.L. con domicilio en Gava, España, representada por UDAPI & Asociados, España.
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bodyesthetic.com> y <bodyesthetic.net>.
El registrador del nombre de dominio <bodyesthetic.com> es Network Solutions, LLC, mientras que el registrador del nombre de dominio <bodyesthetic.net> es Tucows, Inc.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de marzo de 2010. El 25 de marzo de 2010 el Centro envió a ambos registradores vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 25 de marzo de 2010 Tucows, Inc. respondió al Centro, vía correo electrónico, confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio <bodyesthetic.net>, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. Asimismo, el 25 de marzo de 2010, Network Solutions, LLC respondió al Centro, vía correo electrónico, confirmando, asimismo, que la Demandada es la persona que figura como registrante del nombre de dominio <bodyesthetic.com>, proporcionando los respectivos datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El 30 de marzo de 2010 el Centro recibió por correo electrónico una copia de la Demanda enmendada. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
En fecha de 31 de marzo de 2010, el Centro dirigió un comunicado a las partes relativo al idioma del procedimiento. En esa misma fecha, las partes respondieron eligiendo el español como dicho idioma.
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de abril de 2010. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de abril de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de abril de 2010.
El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de mayo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
Son hechos probados a juicio del Experto los siguientes:
La Demandante Laboratorios Diet-Esthetic, S.A., es una sociedad anónima constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en mayo de 1998, especializada en el ámbito de la cosmética, dietética, veterinaria, fitosanitarios, plantas medicinales y productos farmacéuticos.
El nombre de dominio <bodyesthetic.com> se registró el 19 de diciembre de 2003. Por su parte, el nombre de dominio <bodyesthetic.net> se registró el 6 de noviembre de 2002.
La Demandante es titular de la marca en España nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, concedida el 16 de enero de 2004, cuya solicitud se presentó el 2 de junio de 2003, según lo que resulta de la consulta efectuada a la base de datos de la OEPM. Es también titular del nombre de dominio <body-esthetic.com> registrado el 24 de mayo de 2004. Es titular, por último, de la marca nacional nº 2.335.606 BODY 10 DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha de 27 de julio de 2000, y concedida el 16 de marzo de 2001 (cfr. página 75 de 476 del expediente del caso, o pág. 20 de la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, del Juzgado de Marca Comunitaria, la cual se cita más adelante), así como de la marca nacional nº 1.919.371 BODYBRONZE DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha 30 de agosto de 1994, y concedida en fecha 1 de junio de 1995 (ibídem, pág. 75 de 476, y según resulta de los archivos en línea de la OEPM).
La Demandada Body Esthetic Laboratories International, S.L. es una sociedad limitada inicialmente constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en 1999, cuyo objeto social es la compra, venta, fabricación, y distribución de todo tipo de productos cosméticos, de perfumería, dermofarmacia, dietética y alimentos de régimen o de otras aplicaciones terapéuticas.
La Demandada era titular de la marca comunitaria 1.287.119 BODYESTETIC, solicitada el 24 de agosto de 1999, y registrada con efectos desde 18 de octubre de 2000, según resulta de la consulta a la base de datos de la OAMI.
La Demandada solicitó la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES + con fecha 27 de marzo de 2003.
La Demandada se constituyó como sociedad el 6 de julio de 1999. Su denominación inicial era Body Estetic, S.L., modificándose posteriormente en 2007 y en 2008 hasta configurar su actual denominación como Body Esthetic Laboratories International, S.L.
Entre las partes hubo una contienda judicial a cuenta de la utilización de la denominación “BODYESTHETIC”. En dicha controversia, la ahora Demandada cuestionaba a la Demandante la validez de la marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE arriba mencionada, mientras que esta última parte puso en tela de juicio por medio de reconvención la validez, a su vez, de la marca nº 1.287.119 BODYESTETIC que era titularidad de la ahora Demandada.
La disputa judicial entre las partes fue resuelta en primera instancia por virtud de la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, que declaró la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC (citada) y la nulidad por mala fe de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + (también citada), que había sido solicitada por la ahora Demandada.
La sentencia referida fue revocada parcialmente por la de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 4 de junio de 2007. En concreto, en lo que atañe a la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria 1.287.119, concluyendo la Audiencia que dicha caducidad debía tener efectos sólo a partir del 19 de diciembre de 2005, indicando, asimismo, que en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2004 (fecha de concesión de la marca 2.543.953 -citada-) y el 19 de diciembre de 2005, Laboratorios Diet-Esthetic, S.L. infringió la marca comunitaria 1.287.119 titularidad de Body Estetic, S.L. Esta última decisión devino firme y definitiva posteriormente.
La Demandada era titular, por cesión de 20 de junio de 2005, de la marca comunitaria BODYESTETIC, cuya caducidad fue declarada según lo relatado más arriba.
Los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de causar o crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre su marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE. Basa su aseveración en que el término “laboratoire” es genérico y de uso común en el ámbito de la cosmética. Así, pues, concluye la Demandante, el nombre de dominio que el consumidor asociaría con la marca “BODY ESTHETIC LABORATOIRE” sería “www.bodyesthetic” con la extensión que procediera.
Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Basa la Demandante su aseveración en determinadas resoluciones judiciales (que se citan arriba) que declaran la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC, de la que era titular la Demandada, así como la nulidad, por haber sido solicitada de mala fe por la Demandada, de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +.
Que la Demandada registró y utilizó los nombres de dominio de mala fe. Basa su aseveración la Demandante en que, según se declara probado judicialmente, la Demandada solicitó de mala fe la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES +. Aduce, además, que por parte de la Demandada hubo una conducta maliciosa y muy prolongada en el tiempo consistente en cambiar sutilmente su marca con objeto de usurpar silenciosamente el uso de la denominación “Bodyesthetic”. Alude también a que el término “Bodyesthetic” genera más solicitudes de búsqueda que el término “Bodyestetic” (sin hache intermedia), lo que lo hace más atractivo.
Finalmente, hace hincapié en el abandono por parte de la Demandada de la posibilidad de recurso ante la Sala Primera del Tribunal Supremo español para deducir de ello un reconocimiento absoluto y definitivo por parte de la Demandada de la mala fe que la ha movido en el registro y utilización de los nombres de dominio.
Los nombres de dominio son similares a la marca española nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, pero que también resultan confundibles, entre sí, los términos siguientes: BODYESTETIC, BODY ESTETIC, BODYESTHETIC y BODY ESTHETIC. No obstante, alega la Demandada que el registro de los nombres de dominio (2002, 2003) es anterior al registro de la marca española arriba citada (2004).
Ostenta derechos e intereses legítimos respecto de los nombres de dominio. Basa dichos derechos o intereses legítimos en que la Demandada es titular de la denominación social Bodyestetic, S.L.; que era titular de derechos de marca sobre las denominaciones BODYESTETIC y BODY_ESTHETIC LABORATORIES +; que usaba en el mercado la denominación “Bodyestetic” en el mercado para identificarse como empresario; que es conocida en el mercado como “Bodyestetic” o “Bodyesthetic”.
Tales derechos arrancan en el tiempo desde 1999 (en el caso de la denominación social y la solicitud de la marca comunitaria nº 1.287.119) y continúa hasta el día de hoy en que, según afirma, la Demandada es conocida en el mercado como “Bodyesthetic” o “Bodyestetic”.
Utilizaba los nombres de dominio legítimamente para ofertar sus productos y servicios en el mercado mucho antes de tener cualquier tipo de noticia de la existencia de la Demandante.
Los nombres de dominio no han sido registrados y no se utilizan de mala fe. Basa su afirmación la Demandada en que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 4 de junio de 2007, que declaró la nulidad de la marca solicitada por la Demandada nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + no tiene relevancia en este procedimiento administrativo ante el Centro, ya que se trata de una marca ajena al mismo. Señala, asimismo, la Demandada que había venido utilizando la mención BODY_ESTHETIC LABORATORIES + en el mercado desde 2002, razón por la cual solicitó la marca nº 3.137.593.
Nunca se apropió de un signo ajeno, ya que la declaración de nulidad de la marca nº 3.137.593 obedeció a la concreta circunstancia de haber solicitado dicha marca en el marco de un procedimiento extrajudicial ya planteado entre la Demandante y la Demandada desde 2003.
La sentencia citada de la Audiencia Provincial de Alicante tampoco contiene pronunciamiento alguno sobre que la Demandante ostenta un derecho legítimo sobre el signo BODY ESTHETIC.
El nivel de visitas de las páginas de la Demandada no tiene nada que ver con la mala fe.
Ha registrado los nombres de dominio que considera mejores para su negocio, registrándolos, además, en el orden que estime por conveniente.
Registró los nombres de dominio porque era titular de marcas coincidentes con su denominación, y porque se trataba de su denominación social y usaba el signo distintivo correspondiente en el mercado.
No registró los nombres de dominio con el fin de venderlos, alquilarlos o cederlos de otra manera a la Demandante, ni a un competidor suyo. Además, la marca de la Demandante no es notoria, ni los ha registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
La Demandante conocía los derechos marcarios de la Demandada, teniendo conocimiento, además, que la Demandada se llamaba Bodyestetic, S.L. y que usaba dicho distintivo en el mercado. Por todo ello, solicita una declaración del Grupo de Expertos en el sentido de que la Demandante pretende un secuestro inverso de los nombres de dominio.
La decisión del Experto se basa en la Política y en su Reglamento, teniendo en cuenta la legislación española en materia de marcas y competencia desleal.
El primero de los requisitos de la Política se refiere a si existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Nombres de Dominio y la marca alegada por la Demandante.
A este respecto, el Experto encuentra que se da este requisito por las siguientes razones.
En primer lugar, porque tanto la Demandante, como la Demandada están de acuerdo en que, efectivamente, existe similitud hasta el punto de causar confusión entre los Nombres de Dominio y la marca de la Demandante nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE.
Pero, en segundo término, porque la única diferencia entre aquellos y ésta reside en que la marca añade la palabra “Laboratoire”, cuya exclusión de los nombres de dominio no impide la similitud entre los nombres de dominio y la marca de la Demandante. Hecha abstracción de esta adición, la conclusión no puede ser otra, comparando los Nombres de Dominio y la marca señalada de la Demandante, que se produce una similitud hasta el punto de causar confusión entre aquellos y ésta.
Este es el parecer de numerosas decisiones del Centro, entre las que destacamos Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services, Caso OMPI No. D2000-0503 o Thaigem Global Marketing Limited v. Sanchai Aree, Caso OMPI No. D2002-0358.
En atención a todo lo anterior, el Experto encuentra que entre los Nombres de Dominio y la marca alegada de la Demandante hay similitud hasta el punto de causar confusión.
El segundo de los requisitos establecidos en la Política se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre o los nombres de dominio en cuestión.
En el examen de este requisito, la Política establece una serie de criterios que sirven de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito. Tales criterios son los siguientes:
i) haber utilizado el nombre de dominio, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones bajo la Política vienen señalando que el demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba, y que una vez establecida la carga de la misma se traspasa al demandado. Sinbar v. Forsyte Corporation, Caso OMPI No. D2008-1667; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd, Caso OMPI No. D2004-0949; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited Caso OMPI No. D2004-0753).
A la vista de las alegaciones de la Demandante y de la Demandada, y de los criterios establecidos en la Política, el Experto llega a las siguientes conclusiones.
Por un lado, es necesario partir de la declaración efectuada por las sentencias del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, de 2 de noviembre de 2006, y de la Audiencia Provincial de fecha 4 de junio de 2007 que declararon la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC, y la nulidad por mala fe en la solicitud de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +. La consecuencia de tales pronunciamientos es que la Demandada carece de derechos de marca sobre la denominación “Body Estetic”, así como sobre la otra mencionada, si bien a los efectos del análisis del segundo elemento y de acuerdo con el párrafo 4.c.ii) de la Política la ausencia de tales derechos marcarios por parte del demandado, no implica o significa per se la ausencia de derechos o de algún interés legítimo sobre el nombre de dominio.
Según se observa en la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante de 2 de noviembre de 2006, la Demandante del presente procedimiento, se constituyó como sociedad anónima ante el registro mercantil en 1998, mientras que la Demandada del presente procedimiento en 1999. Asimismo, se puede observar en la Sentencia mencionada que la Demandante es titular de las marcas nacionales nº 2.335.606 BODY 10 DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha de 27 de julio de 2000, y concedida el 16 de marzo de 2001; y la nº 1.919.371 BODYBRONZE DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha 30 de agosto de 1994, y concedida en fecha 1 de junio de 1995. Es evidente que tales marcas se solicitan en tiempo anterior al registro de los Nombres de Dominio, e incluso una de ellas, la última, es anterior a la constitución como sociedad de la Demandada.
Lo expuesto con anterioridad es significativo, porque refuerza la impresión del Experto, basado en los documentos presentados por la Demandante y por la Demandada, de que la Demandante existe en el tráfico jurídico, e incluso ha operado en él con las marcas citadas (al no haber sido declaradas caducadas por falta de uso, hay que suponer que están siendo utilizadas), con anterioridad a la Demandada, y que, por lo tanto, la Demandada no podría en la actualidad alegar a su favor, lo establecido en el párrafo 4.c.ii) de la Política. De la misma manera, tras la lectura de dichas sentencias se desprende que la Demandada no ha utilizado la denominación “BodyEstetic” en el mercado a título de marca, razón precisamente que motivó la declaración de su caducidad (cfr. artículo 55.1.c) en relación con el artículo 39, ambos de la Ley de Marcas 17/2001).
Asimismo, los documentos aportados a este procedimiento administrativo por la Demandada, a fin de probar que ostenta un derecho o interés legítimo sobre la denominación “Body Estetic”, consisten o bien en documentación contable interna, de nula trascendencia a los efectos que se están examinando, ya que la llevanza de la contabilidad no puede admitirse como un acto de comercialización de un producto o servicio en sentido propio (Anexo 3, páginas 293 y siguientes del expediente del caso); o bien en anuncios publicitarios de patrocinio, en los que la denominación que aparece es más bien “Grupo Body_Esthetic Laboratories”, cuyo uso corresponde, en realidad, a uso de denominación social (Anexo 4, páginas 372 y siguientes del expediente del caso), como resulta evidente por el solo hecho de la utilización de la palabra “Grupo” y porque, según resulta del Anexo 1 de la Contestación a la Demanda, y en concreto, de lo indicado en las páginas 255 y siguientes del expediente del caso, ya en 2007 se cambió la denominación social Body Estetic, S.L. por la de Body Esthetic Laboratories, S.L. (efectivo por decisión de la Junta General y Universal de la mencionada sociedad celebrada el 10 de diciembre de 2007), lo que sin duda ha de interpretarse como un deseo de la sociedad de adecuar la denominación efectivamente utilizada en la realidad, a la que hasta entonces la había venido identificando legalmente.
En ningún caso puede deducirse de esa prueba que la denominación BODY ESTETIC o BODY-ESTHETIC se haya utilizado por la Demandada a título de marca, esto es, como identificador de bienes y servicios en el mercado, y de manera efectiva. Esta conclusión es conforme con consolidada jurisprudencia de los tribunales españoles, aplicable al caso dada la común nacionalidad de las partes. En este sentido, han de citarse las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 1871), de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986, 6019), de 14 de diciembre de 1988 (RJ 1988, 9442), de 24 de julio de 1992 (RJ 1992, 6456), de 11 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9604) y de 22 de enero de 2000 (RJ 2000, 60), entre otras.
Ahora bien, habiéndose concluido que la Demandada carece de derechos de marca sobre la denominación “Body Estetic” por los motivos expuestos, ¿podría aceptarse, en cambio, que la Demandada tiene un derecho o un interés legítimo en los Nombres de Dominio en la medida en que durante determinado tiempo la marca nº 1.287.119 BODYESTETIC y la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + estuvieron en vigor?
No puede aceptarse tal argumento, ya que la existencia de derechos o interés legítimo a los efectos de la Política, se circunscriben al momento de la presentación de la Demanda. Por otra parte, de hacerlo, se estaría admitiendo que a pesar de que una resolución judicial ha declarado que una persona carece de derecho a utilizar una determinada denominación a título de marca, dicha persona puede seguir utilizándola en el mercado como identificador de Internet, esto es, “tiene derecho” a tal uso.
Se trataría de una antinomia incompatible con la necesaria coherencia del Ordenamiento jurídico, puesto que no puede mantenerse el axioma de que el derecho de una persona ha perdido eficacia jurídica por decisión judicial (en este caso, se trata del “derecho de marca de la Demandada”, bien sea por haber sido declarada caduca por falta de uso, bien sea por mala fe en la solicitud de la marca), y al mismo tiempo, que esa misma persona pueda mantener dicha eficacia, no obstante aquella decisión. Lo que no ha de producir efectos, no puede desplegar ningún efecto (quod nullum est, nullum effectum producit, según se viene admitiendo desde el Derecho romano). Al hilo de esta cuestión, conviene precisar que la indemnización reconocida a Body Esthetic Laboratories International, S.L. por virtud de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio de 2007 se debe más bien a una cuestión procesal muy específica, cual es la ausencia de mención de la fecha a la que debía retrotraerse la declaración de caducidad en la demanda reconvencional interpuesta en su momento (ex art. 54.1 del Reglamento de Marca Comunitaria). Pero ello nada empece la consecuencia de la declaración de caducidad de la marca objeto de aquél procedimiento.
Lo anterior son la conclusiones del Experto en lo que respecta a los derechos marcarios sobre los que la Demandada pretende basar la existencia de un “derecho o interés legítimo” sobre los Nombres de Dominio, y por qué el Experto considera que no se da tal circunstancia.
Ahora bien, ¿constituye un derecho o interés legítimo a los efectos que venimos analizando, el hecho de la denominación social de la Demandada? ¿Puede considerarse que la circunstancia de que la denominación social de la Demandada fuera Bodyestetic, S.L. entre 1999 y diciembre de 2007 justifica y ampara el registro y el uso de los Nombres de Dominio (Política 4.c), que integra el segundo requisito de la Política que se está examinando?
A juicio del Experto, la respuesta ha de ser igualmente negativa por los siguientes motivos.
En primer término, es necesario que éste pruebe (y ahí cobra toda su dimensión la inversión del onus probandi que es exigida sobre la base de la Política) alguna de las circunstancias a las que se refiere el párrafo 4.c de la Política o cualquier otra, lo que viene a traducirse en que el demandado pruebe que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el párrafo 4.c a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio). Véanse las decisiones del Centro en Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited c. Piranha Interactive Ltd., Caso OMPI No. D2000-1333; W.&G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle, Caso OMPI No. D2000-1543; Société Vortex c. Association bnabil@cybercable.fr, Caso OMPI No. D2001-0803; o Partygaming, Plc, Partygaming Ia Ltd c. Gorka Valencia Casado, Caso OMPI No. DES2010-0002.
Habiendo examinado la prueba en este procedimiento administrativo, el Experto considera que la Demandada no ha probado ninguna de las mencionadas circunstancias, ni cualquier otra.
Para empezar, el Anexo 3 de la contestación a la Demanda (en concreto, las páginas 293 y siguientes del expediente del caso) alude a operaciones contables de la Demandada en los ejercicios de 2002 a 2006. No se ha aportado prueba alguna de uso o utilización de la denominación social por la Demandada anterior a 2002 (concretamente, octubre de 2002 de cuando data la primera factura, como se aprecia en las páginas 294 y 295 del expediente administrativo del caso). Y la que consta entre 2002 y 2005 se refiere a operaciones intragrupo, con destino fundamentalmente a Mesoestetic, S.L. (o MS Estetic, S.L. como también aparece), empresa del grupo como la misma Demandada reconoce (por ejemplo, la que aparece en la página 313 del expediente administrativo del caso se refiere a la venta de un vehículo, no a la de “productos” o “servicios” bajo la denominación “BodyEsthetic” o “BodyEstetic”).
Asimismo, el Anexo 4 de dicha contestación reproduce diversas revistas especializadas y anuncios publicitarios en los que se anuncia el “Grupo Body Esthetic Laboratories” (especialmente, páginas 383 y 384 del expediente administrativo del caso), pero la referencia temporal de aquellas en las que se aparece la fecha es marzo de 2005.
Por último, el Experto ha podido comprobar que introduciendo los Nombres de Dominio en el navegador de Internet, reconducen a la página web de la empresa Mesoestetic, S.L., cuya denominación es ostensible en la página de inicio.
Todo ello pone de manifiesto que el uso de la denominación “Body Esthetic” o “Body Estetic” por parte de la Demandada y con destino al público no se produce sino a partir de marzo de 2005 como mínimo. Es decir, cuando la Demandante ya había solicitado la marca nacional nº 2.543.953, BODY ESTHETIC LABORATOIRE, y cuando era evidente que la Demandada conocía de la existencia de la Demandante, como se prueba por la referencia admitida por la Demandada (y expuesta por la Demandante) de que recibió una reclamación extrajudicial de la Demandante en fecha de 18 de marzo de 2003 (cfr. página 14 de la Contestación, página 200 del expediente administrativo del caso, y página 45, respectivamente).
Es decir, la Demandada no ha presentado pruebas de que utilizara la denominación “Body Esthetic”, que conforma los Nombres de Dominio, con anterioridad a marzo de 2005, o a marzo de 2003, fecha esta última en que recibe de la Demandante una primera comunicación de reclamación.
Si no hay prueba de dicho uso, es que éste no se produjo, conclusión ésta que se encuentra en consonancia con el fallo de las sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para resolver sobre conflictos relativos a marcas comunitarias, según ha quedado expresado anteriormente.
Por último, no debe soslayarse el hecho del cambio de la denominación social de la Demandada de “Body Estetic, S.L.” a la actual “Body Esthetic Laboratories International, S.L.”, modificación que tuvo lugar a finales de 2007 y en 2008. El cambio va más allá de incluir la palabra “Laboratories”, en un primer momento, e “International”, posteriormente, como ha quedado dicho anteriormente. Para empezar, el añadido de la palabra “Laboratories” hace que la posibilidad de confusión, por riesgo de asociación, con la marca española nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE de la Demandante se acreciente; téngase en cuenta que esta adición se produjo ya entrado el 2007, cuando la controversia judicial estaba finalizada; es presumible que el cambio de la denominación social no fuera ocioso, y que el mismo tuvo relación con el resultado de dicha contienda judicial. Este cambio no puede calificarse de casual, y el Experto considera que fue buscado de propósito por la Demandada para poder ésta tener todavía un derecho a utilizar la expresión “Body Esthetic”. Este obrar no puede calificarse como “uso legítimo” de dicha denominación.
Por consiguiente, y a tenor de lo expuesto, el Experto considera, conforme con los criterios establecidos en la Política, que la Demandada no ha probado que, antes de haber recibido noticia alguna a la controversia, hubiera utilizado los Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o que, alternativamente, haya sido conocido entre el público corrientemente bajo la denominación “Body Esthetic”; o que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial de tal denominación.
El Experto considera que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en la Política, relativo a la ausencia de derechos o intereses legítimos en los Nombres de Dominio.
Finalmente, el demandante debe probar que el demandado registró y está usando el nombre de dominio de mala fe.
La Política establece una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) circunstancias que indiquen que el demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o ii) que el demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o iii) que el demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) al utilizar el nombre de dominio, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Según señala la Demandada, la marca nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + “es una marca ajena a este procedimiento”, aunque no lo son, a su juicio, “los nombres de dominio disputados que constituyen su objeto”. Alega, además, que desde 2002 ha venido utilizando “en el mercado” el signo Body_Esthetic Laboratoires + (sic), lo que legitimaba a la Demandada para registrar los Nombres de Dominio, además de coincidir con su denominación social de entonces.
El Experto no comparte estas razones.
Para empezar, es la propia Demandada quien no hace abstracción de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + respecto del presente procedimiento administrativo. Antes bien, se sirve de ella para justificar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio (cfr. página 6 de la contestación y 192 del expediente administrativo del caso). Luego, resulta contradictorio que para conseguir unos fines pretenda servirse de dicha marca, y para otros la obvie interesadamente.
Por otra parte, ha de insistirse en que la prueba documental presentada por la Demandada no justifica uso alguno del signo BODY_ESTHETIC LABORATORIES + desde 2002. Esto no solamente permitiría deducir que, a contrario, antes de 2002 la Demandada no había utilizado la denominación “Body Estetic” (su denominación social); sino que una vez más el argumento es contradictorio con el conjunto de argumentos empleados por la parte, puesto que no puede pedir, por un lado, que no se tenga en cuenta la marca en cuestión, y por otro, esgrimir o hacer valer un pretendido uso de la marca BODY_ESTHETIC LABORATORIES + desde 2002, cuestión ésta, en cualquier caso, que no se ha probado a juicio del Experto: como mínimo, el conocimiento que el público en general pudiera haber tenido de la mención “Grupo Body Esthetic Laboratories” fue a partir de marzo de 2005.
Yendo al análisis concreto respecto de los Nombres de Dominio, ha sido probado que el nombre de dominio <bodyesthetic.com> se registró el 19 de diciembre de 2003, es decir, una vez que la Demandada tuvo conocimiento de la controversia planteada por su competidor, la Demandante, y una vez ésta ya hubo solicitado la marca nacional nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE. Resulta evidente que para entonces la Demandada ya tenía conocimiento de la existencia de la Demandante, de su actividad, y, sobre todo, de la controversia planteada por la Demandante, pues ambas se dedican al mismo ramo de negocio y, además, se hallan próximas territorialmente. En esas condiciones, registrar el citado nombre de dominio, claramente confundible con el signo alegado por la Demandante, es contrario a la más elemental buena fe, entendida como desconocimiento de la actividad de la Demandante y de que mediante el registro del nombre de dominio no se perturba dicha actividad.
La buena fe hubiera requerido de la Demandada un deber de abstención de dicho registro, y posteriormente, de evitar que con su uso se pudiera crear alguna confusión con las actividades y prestaciones de la Demandante, hasta tanto se hubiera aclarado en los tribunales quién tenía derecho a utilizar la denominación “Bodyesthetic” a título de marca. Y la Demandada no hizo ni una cosa ni otra, sino todo lo contrario.
Por su parte, con respecto al otro nombre de dominio, <bodyesthetic.net>, se plantea si la Demandada lo registró de mala fe, habida cuenta de que en la fecha de registro de dicho nombre de dominio la Demandante aún no había solicitado el registro de su marca nacional 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE (respectivamente, 6 de noviembre de 2002 y 2 de junio de 2003).
A este respecto, hay que señalar que es cierto que el consenso alcanzado por las decisiones del Centro refleja la opinión de que, en general, cuando un nombre de dominio se ha registrado con anterioridad a un derecho de marca, el registro del nombre de dominio se entiende que no ha sido de mala fe, ya que el registrante no pudo haber contemplado los derechos no existentes aún del demandante. Son de esta opinión las siguientes decisiones: John Ode dba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises c. Intership Limited, Caso OMPI No. D2001-0074; Digital Vision, Ltd. c. Advanced Chemill Systems, Caso OMPI No. D2001-0827; y PrintForBusiness B.V c. LBS Horticulture, Caso OMPI No. D2001-1182.
Ahora bien, no es menos cierto que existe también un consenso en el sentido de que, sin perjuicio de lo anterior, en ciertas situaciones es posible concluir que el registro y el uso del nombre de dominio es de mala fe si se prueba que el demandado conocía de la actividad del demandante, y que el propósito del registro fue tener ventaja de la confusión entre el nombre de dominio y los derechos potenciales del demandante. Son de esta opinión las siguientes decisiones: ExecuJet Holdings Ltd. c. Air Alpha America, Inc., Caso OMPI No. D2002-0669; Kangwon Land, Inc. c. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Caso OMPI No. D2003-0320; Madrid 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Caso OMPI No. D2003-0598; General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. c. Steven Rasmussen/Provo Towne Center Online, Caso OMPI No. D2003-0845.
¿Qué nos encontramos en el caso examinado, en este sentido? ¿Es posible concluir a partir de las pruebas aportadas que la Demandada registró el nombre de dominio <bodyesthetic.net> de mala fe? ¿Y qué hay sobre su uso actual: es de mala fe o es de buena fe?
Para resolver esta cuestión, crucial en esta decisión, el Experto ha tenido en cuenta lo siguiente.
Por un lado, hay que tomar muy en cuenta que la Demandante se constituyó como sociedad en 1998, y que es titular desde 1995, al menos, de diversas marcas que incluyen la mención BODY DIET ESTHETIC; y también es preciso partir de la base del corto lapso de tiempo que media entre la fecha del registro del nombre de dominio <bodyesthetic.net> (6 de noviembre de 2002) y la fecha de recibimiento de la primera comunicación de la Demandante por la Demandada (18 de marzo de 2003). En este orden de cosas, es razonable pensar que para la fecha de registro del nombre de dominio, la Demandada tuviera conocimiento de las actividades comerciales desarrolladas por la Demandante en relación con la denominación “BodyEsthetic”, máxime cuando ambas son competidoras y están situadas en un espacio territorial muy próximo. Por otro, hay una ausencia total de prueba por parte de la Demandada acerca del uso de dicho nombre de dominio por su parte con anterioridad al 18 de marzo de 2003, e incluso con anterioridad 2002 hay una total falta de prueba de uso de la denominación “bodyestetic” o “bodyesthetic”. Por otro, la Demandada era/es titular del nombre de dominio <bodyestetic.com>, registrado el 4 de junio de 2002: y al respecto, si la Demandada ya tenía registrado este último nombre de dominio, ¿por qué motivo registra <bodyesthetic.net>, con el sutil añadido de la “h” a la palabra “estetic”? Por último, al introducir el mencionado nombre de dominio en el navegador de Internet, la dirección se resuelve en la actualidad a la página web de “www.mesoestetic.com”, empresa adquirente de productos de la Demandada y competidor de la Demandante.
A la vista de lo anterior, lo cierto es que, en la actualidad, es constatable un contenido de la página web correspondiente incompatible con esa exigencia o deber de abstención que pesa sobre todos los actores del tráfico, y especialmente sobre la Demandada, conocedora de las actividades de la Demandante y de sus pretensiones llevadas a órganos judiciales, en virtud de la cual se han de evitar actos de confusión (por riesgo de asociación) con las actividades o prestaciones de un competidor, el cual, por cierto, y como consecuencia de la declaración de los tribunales y la aplicación de la vigente Ley de Marcas, tiene derecho actualmente a utilizar la marca nacional nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE con exclusión de tercero, pudiendo hacer uso de los mecanismos que le ofrece el artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas 17/2001.
Luego, resulta incuestionable que el uso actual del nombre de dominio <bodyesthetic.net> no puede defenderse que se haga de buena fe por la Demandada, puesto que, a juicio de este Experto, resulta suficientemente probable que dada la fecha de constitución de la Demandante en 1998; así como las de solicitud y registro de las marcas nº 2.335.606 y 1.919.371 antes referidas, y las demás circunstancias fácticas mencionadas, la Demandada debía tener conocimiento cabal de la mención “Body Esthetic”. Consecuentemente, en la actualidad la Demandada, conscientemente, está haciendo posible que un consumidor que busque en Internet información sobre la denominación “Body Esthetic” se confunda y acceda a la página de un competidor de la Demandante, y a la luz de las pruebas presentadas, el grado de similitud entre las denominaciones en conflicto hace que la apreciación del riesgo de confusión sea muy alto [cfr. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de abril de 2008 (Asunto C-102/2007) y de 12 de noviembre de 2002 (Asunto C-206/01); Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 9 de julio de 2003 (Asunto T-162/01), y Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2000 (RJ 2000, 6186), entre otras].
Atendiendo a lo anterior, hay que concluir que el uso actual del nombre de dominio <bodyesthetic.net> no es compatible con un uso de buena fe de un derecho, puesto que se está buscando de propósito asociar el término “bodyesthetic” con la empresa Mesoestetic, perteneciente al grupo de empresas al que pertenece la Demandada, cuando el uso de aquel término, conforme a lo que han establecido los tribunales españoles, corresponde en exclusiva, a título de marca, a la Demandante en el actual procedimiento administrativo.
Sobre la base de todo ello, el Experto considera que el registro del nombre de dominio <bodyesthetic.net> no fue casual, y a tenor de las circunstancias del caso expuestas, que su registro tuvo como fin impedir que la Demandante lo pudiera registrar en un próximo futuro. Asimismo, entiende el Experto que el uso actual de los Nombres de Dominio busca confundir al usuario medio de Internet que busque en este medio productos o información relativa a la denominación “BodyEsthetic”. Este hecho se corresponde con las causas previstas en el artículo 4.b), letras ii) y iv) de la Política.
Por consiguiente, el Experto considera que se da el tercero de los requisitos establecidos en la Política con respecto a los Nombres de Dominio.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <bodyesthetic.com> y <bodyesthetic.net> sean transferidos a la Demandante.
Dr. José Carlos Erdozain
Experto Único
Fecha: 20 de mayo de 2010