Il Ricorrente è Consorzio del Prosciutto di Parma, Italia, rappresentata da Perani Pozzi Tavella, Italia.
Il Resistente è Edilservizi S.r.l., Parma, Italia.
I Nomi a Dominio in contestazione, <lavorazioneprosciuttiparma.com>, <prosciuttocrudoparma.com>, <prosciuttodolceparma.com>, <prosciuttoparma.net>, <prosciuttoparma.org>, <prosciuttoparmastagionato.com>, <prosciuttoparmastagionatura.com> (di seguitro Nomi a Dominio) sono registrati presso la società Register.It Sp.a.
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 4 gennaio 2010 via email. Il 5 gennaio 2010, il Centro ha trasmesso via e-mail alla Register It S.p.a una richiesta di verifica dei dati relativi ai nomi a dominio in esame. Il 7 gennaio 2010, Register It S.p.a ha trasmesso al Centro via e-mail la risposta.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In data 14 gennaio 2010, il Centro ha notificato il ricorso al Resistente. Secondo quanto indicato nella comunicazione la Risposta avrebbe dovuto pervenire al Centro entro il 3 febbraio 2010. Nulla avendo ricevuto entro tale data, il 4 febbraio 2010 il Centro ha trasmesso alle parti la Notifica di Inadempienza del Resistente; il successivo 10 febbraio 2010 il Resistente ha inviato la propria Risposta, redatta in lingua inglese invece che in italiano. Alla vigilia della scadenza del termine di deposito della decisione, il Ricorrente ha inviato al Centro una breve memoria supplementare contemene brevi contestazioni relative al tardivo invio ed al contenuto della Risposta.
Il Centro in data 11 febbraio 2010 ha nominato Anna Carabelli, Membro Unico del Collegio. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme ed, avendo esaminato la documentazione ricevuta, il Collegio ritiene che il Centro abbia assolto agli obblighi previsti dall'articolo 2(a) delle Norme nell'impiegare i mezzi ragionevolmente disponibili per rendere edotta il Resistente in merito alla presente procedura, rilevate le difficoltà incontrate dal Centro nelle comunicazioni via fax e via posta elettronica al Resistente.
Il Ricorrente è il Consorzio del Prosciutto di Parma, costituito nel 1963, allo scopo di tutelare la designazione di origine “Prosciutto di Parma” (cfr. il sito del Consorzio “www.prosciuttodiparma.com”. La denominazione Prosciutto Di Parma è protetta come Denominazione di Origine ai sensi del Regolamento CE 510/2006.
Il Ricorrente è titolare dei seguenti marchi collettivi “PROSCIUTTO DI PARMA” (cfr. allegato D al Ricorso):
- Registrazione di marchio comunitario No 001116458 richiesta il 24 mazzo 1999, concessa il 3 luglio 2000 e debitamente rinnovata;
- Registrazione di marchio italiano No. 796900 richiesta il 1 luglio 1999, concessa il 9 diciembre 1999 e debitamente rinnovata.
Il Resistente ha registrato nel luglio 2009 i Nomi a Dominio che attualmente non rimandano ad alcun sito web.
Nel settembre e nell'ottobre 2009 il Ricorrente ha inviato al Resistente una diffida richiedendo il trasferimento dei Nomi a Dominio in quanto illegittimamente registrati dal Resistente.
Il Ricorrente afferma che:
- il prodotto “Prosciutto Di Parma”è noto in tutto il mondo e l'espressione “Prosciutto Di Parma” costituisce denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CE 510/2006 e registrata dal Ricorrente, in quanto consorzio dei produttori, come marchio collettivo sia nazionale che comunitario;
- i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi del PROSCIUTTO DI PARMA con l'aggiunta di termini generici (quali “lavorazione”, “dolce”, “stagionato”, “stagionatura”) che fanno riferimento al processso di lavorazione e conservazione ovvero a caratteristiche del prodotto;
- il Resistente non ha diritto o titolo sul Nomi a Dominio, in quanto non è mai stato autorizzato dal Ricorrente a registrare i Nomi a Dominio, non è comunemente conosciuto con il nome corrispondente ai Nomi a Dominio che non sono peraltro usati per alcuna offerta di beni o servizi in buona fede, poiché non sono collegati ad alcun sito;
- il Resistente ha registrato i Nomi a Dominio in malafede in quanto, all'epoca della registrazioni, non poteva non essere a conoscenza dei diritti esclusivi del Ricorrente marchio PROSCIUTTO DI PARMA attesa la sua notorietà a livello mondiale;
- il Resistente utilizza in malafede i Nomi a Dominio dal momento che anche la mera detenzione passiva costituisce uso illegittimo ai sensi della Policy. Al riguardo il Ricorrente richiama una serie di precedenti decisioni dei Collegi OMPI.
Il Ricorrente chiede pertanto che il trasferimento dei Nomi a Dominio.
La Risposta del Resistente è pervenuta in ritardo rispetto al termine assegnato dal Centro in base alla Policy ed è in inglese mentre la lingua del procedimento è l'italiano. Il Collegio, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto comunque di poter prendere in considerazione la Risposta, tenuto anche conto delle difficoltà incontrate dal Centro nelle comunicazioni via fax al Resistente.
Il Resistente contesta il Ricorso sulla base dell'affermazione, peraltro non dimostrata, che la registrazione dei Nomi a Dominio sarebbe stata effettuata dal Resistente, nell'ambito della propria attività di progettazione e sviluppo di siti web, per ospitare i siti del proprio cliente: la società Graziano House s.a.s. con sede in Capoponte (Tizzano Val Parma). Secondo il Resistente, tale società, in quanto membro del Consorzio Prosciutto di Parma, sarebbe legittimata all'uso di tali Nomi a Dominio che il Resistente provvederà a trasferirle a conclusione dell'incarico e una volta ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'articolo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”.
L'articolo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
Ad avviso del Collegio non sussiste dubbio circa la confondibilità dei Nomi a Dominio con i marchi PROSCIUTTO DI PARMA di proprietà della Ricorrente.
I Nomi a Dominio incorporano infatti tali marchi con l'aggiunta di parole generiche riferibili al processo produttivo (“lavorazione”), alla conservazione (“stagionatura” e “stagionato”) e alle caratteristiche (“crudo” e “dolce”) del prodotto, che certo non eliminano ma anzi sottolineano tale confondibilità.
Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui all'articolo 4(a)(i) della Policy.
E' pacifico che il Resistente non abbia avuto dal Ricorrente alcuna licenza o autorizzazione ad utilizzare i marchi di quest'ultimo, in particolare quali Nome a Dominio. Neppure ricorrono, nella specie, i presupposti di cui al articolo 4c della Policy.
Il Resistente afferma che i Nomi a Dominio sarebbero stati registrati per ospitare i siti della Graziano House s.a.s. e che tale società, in quango membro del Consorzio di Parma, sarebbe legittimata ad usare i marchi e la denominazione “Prosciutto Di Parma”. Senonché, come noto, la registrazione come marchio collettivo di una denominazione d'origine protetta, quale è “Prosciutto Di Parma” può essere effettuata esclusivamente da un'associazione (cfr. art. 5.1 del Regolamento CE n. 510/2006 e articolo 11 Codice di Proprietà Intellettuale Italiano) cui è attribuita la facoltà di concedere l'uso del marchio medesimo a produttori e commercianti sulla base di specifico disciplinare. In nessun caso dunque il Resistente aveva diritto o titolo a registrare i Nomi a Dominio in quanto incorporanti i marchi del Ricorrente, mentre l'asserita legittimazione all'utilizzo di tali marchi da parte della società Graziano House s.a.s, in quanto membro del Consorzio Prosciutto di Parma, è del tutto irrilevante nello specifico oltre che indimostrata.
Considerata la notorietà del marchio PROSCIUTTO DI PARMA e quanto detto nella Risposta (il Resistente avrebbe registrato i Nomi a Dominio per ospitare i siti della società Graziano House, consorziata del Ricorrente) é ovvio, che all'atto della registrazione il Resistente fosse perfettamente a conoscenza dell'esistenza dei marchi del Ricorrente. E' principio costantemente affermato dai Collegi OMPI che l'effettiva conoscenza dell'altrui marchio all'atto della registrazione del nome a dominio costituisce un elemento comprovante la malafede del resistente (Expedia, Inc. v. European Travel Network, Caso OMPI No. D2000-0137; Document Technologies v. International Electronic Communications, Inc., Caso OMPI No. D2000-0270; Prestige Brands Holdings, Inc., and Prestige Brands International, Inc. v. The domain is not for sale / Motohisa Ohno, Caso OMPI No. D2006-0608; Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. GWT, Caso OMPI No. D2007-0614).
Il Resistente utilizza altresì in malefade i Nomi a Dominio. Secondo il Ricorrente i Nomi a Dominio non sono attualmente utilizzati; è principio costantemente affermato dai Collegi OMPI sin dalla decisione Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, che anche la mera detenzione (c.d. “passive holding”) di un nome a dominio costituisce utilizzo in malafade ai sensi della Policy. D'altro canto, il Collegio ha constatato che i Nomi a Dominio re-indirizzano a una pagina web contenente link sposorizzati a siti di soggetti terzi verosimilmente allo scopo di trarne un vantaggio economico attraverso il sistema c.d. “pay-per-click”, pratica questa ritenuta dai collegi OMPI chiaro indice di utilizzo in malafede (cfr.
Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-0556; Fresh Intellectual Properties, Inc. v. Matt Braska, Caso OMPI No. D2005-0096; Philip Morris Incorporated v. r9.net, Caso OMPI No. D2003-0004).
Il Collegio ritiene quindi che i Nomi a Dominio sono stati registrati e vengono utilizzati in malafede.
In ragione di quanto precede, il Collegio, ritenendo che (a) i Nomi a Dominio sono confondibili con i marchi PROSCIUTTO DI PARMA del Ricorrente; (b) il Resistente non ha diritto o interesse legittimo in relazione ai Nomi a Dominio; e (c) i Nomi a Dominio sono stati registrati e vengono utilizzati dal Resistente in malafede, dispone il trasferimento dei Nomi a Dominio < lavorazioneprosciuttiparma.com>, <prosciuttocrudoparma.com>, <prosciuttodolceparma.com>, <prosciuttoparma.net>, <prosciuttoparma.org>, <prosciuttoparmastagionato.com>, <prosciuttoparmastagionatura.com> al Ricorrente.
Anna Carabelli
Membro Unico del Collegio
Data: 22 febbraio 2010