Reclamantul este Christyane Leister, din Elvetia, reprezentat de către Rominvent S.A., Romania.
Pârâtul este Vitess Industrial SRL din Romania, reprezentat de către Duican Andreea Georgiana, Romania.
Numele de domeniu în litigiu este <leister.ro> înregistrat la RNC.ro.
Plângerea a fost depusă la Centrul de Arbitraj şi Mediere al OMPI (Centrul) la data de 26 Mai 2009. La data la care plângerea a primit număr de caz, 26 Mai 2009, Centrul a trimis prin e-mail către RNC.ro o cerere prin care acestuia îi este solicitată o verificare cu privire la numele de domeniu în litigiu. La data 27 Mai 2009, RNC.ro a transmis Centrului prin e-mail răspunsul la cererea de verificare confirmând faptul că Pârâtul este înregistrat ca titular al numelui de domeniu şi furnizând datele de contact ale acestuia. Centrul a verificat ca plângerea să îndeplinească cerinţele de formă ale Politicii de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (Politica), ale Regulilor pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (“Regulile”), şi ale Regulilor Suplimentare OMPI pentru Politica de Soluţionare Uniformă a Litigiilor cu privire la numele de domenii (Regulile Suplimentare).
În conformitate cu Regulile, paragrafele 2(a) şi 4(a), Centrul a comunicat în mod formal Pârâtului plângerea şi procedurile au fost începute la data de 9 Iunie 2009. Conform Regulilor, paragraful 5(a), data limită pentru depunerea întâmpinării a fost 29 Iunie 2009. Răspunsul a fost depus la Centru în data de 27 Iunie 2009.
La data de 1 Iulie 2009 Reclamantul a depus completări faţă de răspunsul Pârâtului la care a anexat documente noi faţă de cele depuse iniţial. La data de 3 Iulie 2009 Pârâtul a depus o notă precizatoare faţă de completările Reclamantului.
Centrul a numit pe Mihaela Maravela ca unic Membru al Completului Administrativ în acest caz la data de 9 Iulie 2009. Completul Administrativ a fost legal constituit. Completul Administrativ a depus Declaraţia de acceptare şi Declaraţia de Imparţialitate şi Independenţă, după cum este cerut de către Centru pentru a asigura respectarea Regulilor, paragraful 7.
Un aspect procedural prealabil priveşte admisibilitatea unor documente suplimentare depuse de către fiecare parte, pentru care nu există prevederi în Reguli. Acest Complet Administrativ consideră că are puterea de a decide în această privinţă şi că trebuie analizate toate circumstanţele fiecărui caz în parte pentru a lua decizia de a admite sau nu documentele suplimentare depuse şi nesolicitate (a se vedea Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner, Cazul OMPI nr. D2001-1447; SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade, Cazul OMPI nr. D2005-0701 precum şi WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, secţiunea 4.2).
În cazul de faţă acest Complet Administrativ a decis, în exercitarea puterii sale discreţionare şi având în vedere toate circumstanţele cazului, să accepte documentele suplimentare nesolicitate depuse atât de Reclamant cât şi de Pârât. Motivele care au stat la baza acestei decizii sunt acelea că ambele părţi au depus răspunsuri şi documente suplimentare care au fost utile soluţionării prezentului caz. S-a avut în vedere şi complexitatea situaţiei de fapt şi necesitatea de a răspunde la anumite aspecte care nu au fost avute în vedere în depunerile iniţiale. Completul Administrativ consideră că acceptarea documentelor suplimentare nu aduce atingere obligaţiei sale prevăzute în art. 10(b) din Reguli conform căreia părţile trebuie tratate în mod egal şi fiecare parte trebuie să aibă posibilitatea satisfăcătoare de a îşi prezenta cazul.
Un alt aspect procedural prealabil priveşte limba procedurii. În conformitate cu paragraful 11 din Reguli, in lipsa unui acord intre părţi sau a unei clauze in contractul de înregistrare a Numelui de Domeniu, limba procedurii administrative va fi limba in care este încheiat contractul de înregistrare, supusa autorităţii Completului Administrativ de a decide altfel. Conform informaţiilor primite de la Registratorul in cauza, limba in care a fost încheiat contractul de înregistrare pentru Numele de Domeniu in litigiu este limba română. Reclamantul a depus Plângerea redactata in limba româna. La Plângerea formulată de Reclamant, Pârâtul a depus Răspuns. Ulterior, Reclamantul a depus Completări faţă de Răspunsul Pârâtului iar Pârâtul a depus Notă precizatoare faţă de Completările Reclamantului, toate documentele redactate în limba română.
Având în vedere că limba în care a fost încheiat contractul de înregistrare este limba română iar amândouă părţile au formulat Plângere/Completări faţă de Răspunsul Pârâtului, respectiv Răspuns/Notă precizatoare faţă de Completările Reclamantului în limba română, înţelegând astfel să opteze implicit pentru limba română ca limbă de desfăşurare a procedurilor şi având, de asemenea, în vedere că ambele părţi au un reprezentant român, Completul Administrativ decide ca limba de desfăşurare a prezentelor proceduri administrative să fie română (A se vedea, spre exemplu tot în acest sens Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A., Cazul OMPI nr. DRO2008-0022).
Reclamantul în prezenta procedura administrativă este Christyane Leister, cu domiciliul în Wilen/Obwalden, Elvetia.
Reclamantul Christyane Leister a înregistrat marca LEISTER la nivel comunitar: cu nr. 000953042 în 05.10.1998 şi cu nr. 000378018 în 02.10.1996 şi la nivel international, Romania fiind ţară desemnată pentru protecţie, în conformitate cu Protocolul de la Madrid, mărcile având nr. 349989 şi nr. 612511.
Reclamantul este acţionar majoritar al societăţii elveţiene „Leister”, lider mondial de peste 50 de ani, în domeniul de activitate al turbosuflantelor cu aer cald şi al produselor de lipit cu ajutorul plasticului.
Pârâtul în prezenta procedură administrativă este Vitess Industrial SRL, cu sediul în Botoşani, România. Vitess Industrial SRL a înregistrat numele de domeniu în litigiu pe data de 23.09.2004.
În conformitate cu susţinerile părţilor, Pârâtul a fost distribuitorul exclusiv pe teritoriul României al produselor societăţii elveţiene Leister al cărei asociat majoritar este Reclamantul începând cu anul 2002 şi până în anul 2007. În cursul lunii august 2007 Pârâtul a fost informat cu privire la încetarea calităţii sale de distribuitor autorizat al produselor purtând marca LEISTER pe teritoriul României.
În data de 18.07.2008 Pârâtul a semnat o declaraţie prin care s-a obligat să înceteze folosirea domeniului leister.ro pentru produsele aparţinând Leister Process Technologies, să nu mai folosească marca protejată LEISTER pe broşuri, pagini de internet sau pe orice alt material publicitar astfel încât să creeze consumatorilor impresia greşită că este distribuitor autorizat al produselor LEISTER, să înceteze imediat să afirme că este importator autorizat al Leister Process Technologies şi să transfere numele de domeniu „www.leister.ro” către Leister Process Technologies.
Reclamantul susţine că numele de domeniu al Pârâtului este în mod clar identic cu mărcile „LEISTER” ale Reclamantului folosite şi înregistrate de acesta.
De asemenea, Reclamantul susţine că Pârâtul nu deţine drepturi sau interese legitime asupra mărcilor LEISTER, că nu este autorizat în alt mod să folosească mărcile LEISTER în România şi că nu se poate susţine că este identificat sau legat în vreun fel de un interes legitim al Pârâtului. Reclamantul susţine că Pârâtul nu este cunoscut sub numele „LEISTER” şi nu utilizează legitim în activităţi necomerciale sau conforme bunelor uzanţe numele”LEISTER”.
Reclamantul susţine că înainte de înregistrarea numelui de domeniu, nu a existat nicio dovadă a folosirii de către Pârât sau a unor pregătiri de folosire care pot fi demonstrate în legătură cu furnizarea cu bună credinţă de produse şi servicii. De asemenea, Reclamantul susţine că Pârâtul a avut cunoştinţă de mărcile sale datorită existenţei unor relaţii comerciale anterioare şi că a încercat cu rea-credinţă să înregistreze în numele său marca LEISTER pe teritoriul României. Reclamantul mai susţine că marca LEISTER este faimoasă şi renumită în întreaga lume, fiind folosită inclusiv prin intermediul internetului în ultimii 10 ani, precum şi că web-site-ul „www.leister.ro” este nefuncţional ceea ce este un alt indiciu de rea-credinţă.
După depunerea de către Pârât a documentelor suplimentare, în care Pârâtul a detaliat natura relaţiilor comerciale amintite doar de Reclamant, acesta a susţinut că decizia înregistrării Numelui de Domeniu a fost una unilaterală şi nu a avut acceptul titularului mărcilor înregistrate LEISTER, că Pârâtul nu face un comerţ legal şi practică o competiţie neloială în raport cu titularul mărcii şi distribuitorii autorizaţi. De asemenea, Reclamantul mai susţine că Pârâtul mai deţine şi un alt web-site „www.vitess-industrial.ro” unde se menţionează parteneriatul cu Reclamantul. Reclamantul a depus şi un document de unde rezultă că Pârâtul se obliga să transfere de bună voie numele de domeniu către Leister Process Technologies.
În Răspunsul depus la dosar Pârâtul recunoaşte că Numele de Domeniu este identic cu marca Reclamantei. Pârâtul a arătat că în anul 2002 a încheiat un parteneriat cu societatea în care Reclamantul este acţionar majoritar în scopul promovării produselor Leister pe teritoriul României, devenind astfel distribuitorul oficial şi unic al produselor Leister, iar în scopul promovării acestor produse a înregistrat Numele de Domeniu.
Pârâtul susţine că are drepturi şi interese legitime cu privire la numele de domeniu întrucât a fost distribuitor unic şi oficial al produselor purtând marca LEISTER din 2002 până în anul 2007, iar înregistrarea Numelui de Domeniu s-a realizat în cadrul campaniei de promovare a produselor purtând marca LEISTER. De asemenea, Pârâtul susţine că are în continuare drepturi şi interese legitime cu privire la Numele de Domeniu întrucât deţine în continuare bunuri pe stoc şi, în plus, asigură service-ul produselor puse pe piaţă.
De asemenea, Pârâtul susţine că între părţi a existat o strânsă legătură de parteneriat iar Pârâtul a furnizat cu bună credinţă pe tot parcursul parteneriatului bunuri sau servicii, a întreprins o amplă campanie de publicitate asupra mărcii LEISTER atât înainte de înregistrarea numelui de domeniu cât şi ulterior acesteia. Pârâtul susţine că nu poate fi reţinută ca dovadă de rea-credinţă încercarea sa de înregistrare a mărcii LEISTER la OSIM, întrucât demersul a fost justificat prin raportare la creşterea semnificativă pe piaţa internă a concurenţei şi a modului agresiv prin care aceasta încearcă să îşi impună pe piaţă propriile produse, iar buna-credinţă a sa cu privire la acest fapt este evidentă prin retragerea cererii de înregistrare a mărcii în momentul în care a avut cunoştinţă de faptul că aceasta este marcă înregistrată şi nu necesită protejare şi la nivel naţional.
Reclamantul deţine numeroase mărci înregistrate la nivel comunitar sau internaţional, printre care se numără:
a) marca comunitară LEISTER – marcă comunitară nr. 000953042; înregistrată la 05.10.1998 pentru clasele de produse/servicii 7, 9, 10, 11 şi 42.
b) marca comunitară LEISTER – marcă comunitară nr. 000378018 înregistrată la 02.10.1996 pentru clasele de produse/servicii 7, 8. 9, 10, 11 şi 17.
c) marca internaţională LEISTER cu ţară desemnată România nr. 612511, înregistrată la data de 07.12.1993 pentru clasele de produse/servicii 7, 8, 9, 10, 11 şi 17.
d) marca internaţională LEISTER cu ţară desemnată România nr. 349989 înregistrată la data de 31.10.1968 pentru clasele de produse/servicii 7 şi 9.
Numele de domeniu în litigiu este identic cu marca LEISTER care aparţine Reclamantului, întrucât încorporează în întregime elementul verbal dominant al acestei mărci. Având în vedere că numele de domeniu conţine exclusiv elemente verbale sau numerice, este suficient ca numele de domeniu să reproducă identic elementul verbal dominant al unei mărci combinate pentru a produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu numele de domeniu respectiv (Recall Technology Pty Limited impotriva Monyson Grup S.A., Cazul OMPI nr. DRO2008-0022).
În ceea ce priveşte adăugarea codului de ţară pentru domeniile de nivel superior (ccTLD), Completul Administrativ consideră, în spiritul jurisprudenţei anterioare a Completelor Administrative din cadrul Centrului, ca nu asigură distinctivitatea numelui de domeniu prin raport la marca Reclamantului – LEISTER (a se vedea, spre exemplu VAT Holding AG v. Vat.com, Cazul OMPI nr. D2000-0607; Billa Aktiengesellschaft v. Ganea Nicolae, Cazul OMPI nr. DRO2002-0001; Inter-IKEA Systems B.V. v. SC Agis International Sport S.R.L., Cazul OMPI nr. DRO2006-0001; Auchan v. Web4comm SRL Romania, Cazul OMPI nr. DRO2005-0001).
Având în vedere cele arătate mai sus, Completul Administrativ decide că Numele de Domeniu în dispută este identic cu marca LEISTER a Reclamantului şi că acesta a făcut dovada îndeplinirii primei cerinţe a Politicii.
Paragraful 4(c) din Politică prevede o listă de trei circumstanţe, fiecare dintre acestea fiind suficientă pentru a demonstra că Pârâtul are drepturi sau interese legitime în ceea ce priveşte numele de domeniu. Prima dintre aceste circumstanţe este aceea că „anterior oricărei notificări ce v-a fost adresată (n.n. Pârâtului) folosirea de către dvs., sau pregătirea ce poate fi dovedită pentru o astfel de folosire, a numelui de domeniu sau a unui nume ce corespunde numelui de domeniu în legătură cu oferirea cu bună credinţă de bunuri şi servicii” (paragraful 4(c)(i) din Politică).
Din documentele depuse de părţi rezultă că Pârâtul era distribuitor exclusiv al produselor purtând marca LEISTER pe teritoriul României la data înregistrării Numelui de Domeniu. De asemenea, din documentele depuse şi necontestate, rezultă că Pârâtul nu mai deţine calitatea de distribuitor exclusiv începând cu data de 31.08.2007. De asemenea, nu este contestat de către părţi faptul că Pârâtul a semnat o declaraţie prin care a fost de acord să transfere numele de domeniu societăţii în care este acţionar majoritar Reclamantul. În pofida existenţei aceste declaraţii, Pârâtul nu a efectuat demersurile necesare pentru efectuarea transferului, însă motivele încălcării unei asemenea obligaţii nu pot fi analizate în cadrul prezentei proceduri administrative, fiind de competenţa altor instanţe.
În cadrul prezentei proceduri trebuie stabilit dacă sunt întrunite condiţiile sus menţionate în sensul existenţei unor drepturi sau interese legitime, ca urmare a folosirii de către Pârât a Numelui de Domeniu anterior formulării unei notificări în vederea oferirii cu bună credinţă de bunuri sau servicii.
Astfel cum a reţinut practica în materie, momentul relevant pentru a aprecia dacă Pârâtul are sau nu drepturi sau interese legitime cu privire la Numele de Domeniu este data plângerii (a se vedea Elders Limited v. Private Company, Cazul OMPI nr. D2007-1099 şi cazurile citate acolo).
În acest sens, într-o primă etapă considerăm că sunt întradevăr aplicabile condiţiile invocate de către Pârât şi reţinute în decizia pronunţată în Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., Cazul OMPI nr. D2001-0903, în sensul că (i) Pârâtul a fost un distribuitor autorizat al produselor purtând marca LEISTER, (ii) Pârâtul a oferit bunurile în cauză, (iii) Pârâtul a folosit web-site-ul pentru a vinde numai bunurile asupra cărora se aplică marca în litigiu, (iv) Pârâtul nu a încercat să înregistreze toate numele de domeniu relevante accesibile pentru a împiedica Reclamantul să îşi înregistreze un nume de domeniu care să reflecte marca sa, (v) Pârâtul a dezvăluit în cuprinsul web-site-ului calitatea sa de distribuitor al produselor purtând marca în litigiu.
Prin urmare, fiind întrunite condiţiile mai sus menţionate considerăm că Pârâtul a oferit cu bună credinţă produsele purtând marca LEISTER, dar numai într-o primă etapă.
Oferirea cu bună credinţă a bunurilor purtând marca LEISTER a încetat la momentul la care a încetat şi calitatea de distribuitor a Pârâtului, mai ales că ulterior încetării calităţii de distribuitor Pârâtul a fost de acord să înceteze folosirea Numelui de Domeniu, semnând şi o declaraţie în acest sens (a se vedea şi Fuji Heavy Industries Ltd. (Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha) v. Radacini Autotrading SRL, Cazul OMPI nr. DRO2007-0009 în sensul că în vederea analizării existenţei oferirii cu bună credinţă de bunuri sau servicii de către Pârât trebuie avute în vedere două etape de timp, respectiv o primă etapă care ar acoperi perioada de timp dintre înregistrarea numelui de domeniu şi încetarea calităţii de distribuitor a Pârâtului, iar o a doua etapă care ar acoperi perioada de timp de la încetarea calităţii de distribuitor până la data prezentei proceduri).
În aceste condiţii, la data formulării prezentei plângeri Pârâtul nu mai poate invoca cu succes existenţa unor drepturi sau interese legitime cu privire la Numele de Domeniu.
În consecinţă, Completul Administrativ stabileşte că Pârâtul nu are drepturi sau interese legitime în legătură cu numele de domeniu în cauză.
În vederea îndeplinirii celei de-a treia cerinţe, Reclamantul trebuie să dovedească faptul că Numele de Domeniu a fost înregistrat şi este folosit cu rea-credinţă. Paragraful 4(b) al Politicii stabileşte un număr de circumstanţe care, în mod special, dar fără a fi stabilite limitativ, vor dovedi înregistrarea şi folosirea cu rea-credinţă:
(i) Circumstanţe care indică faptul că Pârâtul a înregistrat sau a dobândit numele de domeniu în principal în scopul de a vinde, închiria sau transfera în orice alt mod numele de domeniu către Reclamant care este titularul dreptului de proprietate asupra mărcii, sau unui competitor al Reclamantului, în schimbul unei valori considerabile, mai mare decât costul dovedit aflat în legătură directă cu Numele de Domeniu.
(ii) Circumstanţe care indică faptul că Pârâtul a înregistrat Numele de Domeniu în vederea prevenirii titularului dreptului de proprietate asupra mărcii să îşi reflecte marca în numele de domeniu corespunzător, cu condiţia ca reclamantul să se fi angajat într-un model comportamental în acest sens.
(iii) Circumstanţe care indică faptul că Reclamantul a înregistrat Numele de Domeniu în principal pentru scopul întreruperii activităţii unui competitor.
(iv) Prin folosirea Numelui de Domeniu, Pârâtul a intenţionat să atragă, în vederea obţinerii de câştiguri comerciale, utilizatorii de Internet pe website-ul său sau altă locaţie on-line, prin crearea unei posibilităţi de confuzie cu marca Reclamantului în ceea ce priveşte sursa, sponsorul, afilierea, aprobarea numitului website/locaţie sau cu privire la un produs sau serviciu aflat pe acel website/locaţie.
Circumstanţele care indică reaua-credinţă nu sunt limitate la cele de mai sus. Reclamantul trebuie să dovedească reaua credinţă atât la înregistrare cât şi în ceea ce priveşte folosinţa, prin urmare acest element trebuie analizat raportat nu numai la momentul plângerii, ci şi la momentul înregistrării (a se vedea şi Yoomedia Dating Limited v. Cynthia Newcomer / Dateline BBS, Cazul OMPI nr. D2004-1085).
În aceste condiţii, trebuie analizat mai întâi dacă înregistrarea Numelui de Domeniu s-a făcut cu rea-credinţă. În acest sens trebuie avut în vedere că la data înregistrării Numelui de Domeniu Pârâtul deţinea calitatea de distribuitor al produselor purtând marca LEISTER, iar motivele care au stat la baza înregistrării numelui de domeniu se pare că au fost acelea de a promova produsele purtând marca LEISTER în condiţiile unei concurenţe puternice pe piaţa relevantă. Aceste motive au fost invocate de către Pârât în adresa e-mail din data de 9 Martie 2005 şi nu au fost contestate de către Reclamant în adresa e-mail din data de 10 Martie 2005.
Or, astfel cum s-a reţinut în practică, motivele care au stat la baza înregistrării numelui de domeniu sunt foarte importante întrucât Politica a fost dezvoltată pentru a combate cazurile de cybersqating, respectiv cazurile în care anumite persoane înregistrează nume de domeniu cunoscând că acestea sunt mărci ale altor persoane, cu intenţia de a produce daune titularilor de marcă şi/sau de a exploata în mod incorect mărcile în propriul avantaj (a se vedea Elders Limited v. Private Company, Cazul OMPI nr. D2007-1099).
Având în vedere motivele care au stat la baza înregistrării precum şi faptul că într-o primă etapă (până la încetarea calităţii de distribuitor) Pârâtul a avut drepturi sau interese legitime cu privire la Numele de Domeniu rezultând din oferirea cu bună-credinţă de bunuri şi servicii, rezultă că Reclamantul nu poate demonstra reaua-credinţă la momentul înregistrării Numelui de Domeniu (a se vedea şi argumentaţia din Cazul OMPI nr. DRO2007-0009, sus menţionat, aplicabilă şi în prezentul caz).
În condiţiile în care Reclamantul nu a reuşit să facă dovada că Numele de Domeniu a fost înregistrat cu rea-credinţă, sunt aplicabile concluziile la care au ajuns complete anterioare, în sensul că „decizii anterioare au avut în vedere problema înregistrării cu bună-credinţă urmată de folosire cu rea-credinţă. Opinia dominantă este aceea că Politica nu a fost creată pentru a preveni astfel de situaţii” (a se vedea Cazul OMPI nr. D2004-1085, menţionat anterior).
Este adevărat că în prezent Pârâtul nu numai că nu mai are drepturi sau interese legitime cu privire la Numele de Domeniu dar şi foloseşte numele de domeniu cu rea-credinţă (de la momentul încetării calităţii sale de distribuitor), însă această situaţie nu poate fi rezolvată sub imperiul Politicii.
Reclamantul are la îndemână alte remedii procesuale în vederea obţinerii transferului numelui de domeniu, având în vedere şi existenţa unui acord de transfer al Pârâtului nerespectat însă până în prezent, precum şi celelalte elemente care conturează existenţa relei-credinţe ulterioare momentului înregistrării numelui de domeniu, cum ar fi, se pare, încercarea de înregistrare în nume propriu de către Pârât a mărcii ce aparţine Reclamantului.
În concluzie, completul administrativ stabileşte că Reclamantul nu a reuşit să dovedească acest element al cazului în aceste proceduri administrative.
Pentru toate motivele enumerate, Plângerea se respinge.
Mihaela Maravela
Complet Administrativ cu Unic Membru
Data: 23 Iulie 2009