La Demandante es Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) (en lo sucesivo “la Demandante”) con domicilio en Málaga, España, representada por Udapi & Asociados, S.L., España.
El Demandado es Don José María Sánchez Martín (en lo sucesivo “el Demandado”) con domicilio en Sevilla, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <unicajasur.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de octubre de 2009. El 30 de octubre de 2009 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de noviembre de 2009 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de noviembre de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de noviembre de 2009.
El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de diciembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante es titular de 86 marcas españolas denominativas y/o denominativas con gráfico consistentes en la denominación UNICAJA, registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.), así como de otras tantas marcas españolas que contienen la denominación UNICAJA combinadas con otras denominaciones adicionales, también registradas ante la O.E.P.M.
La Demandante es titular de las marcas comunitarias figurativas 81173 y 956128, registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (O.A.M.I.), que combinan un gráfico con la denominación UNICAJA.
El Demandado registró el nombre de dominio <unicajasur.com> el 21 de julio de 2009 con el servicio del Registrador Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
La Demandante:
(i) Alega que es una entidad de crédito creada en el año 1991, con casi 900 sucursales en 17 provincias españolas y en varias ciudades extranjeras, con alrededor de 5.800 empleados y con un gran volumen de negocio y notoriedad. Aporta como prueba de su notoriedad un dossier con noticias de prensa económica y generalista relacionadas con la Demandante, una reseña de la Demandante en Wikipedia, una lista de resultados de la búsqueda de la denominación “Unicaja” obtenida con Google, su balance de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, y otros documentos para probar el carácter renombrado y/o notorio de las marcas UNICAJA en el sector bancario.
(ii) Alega que la difusión y popularidad de sus marcas registradas españolas y comunitarias, de cuya concesión aporta prueba al procedimiento, conlleva la imposibilidad de que el Demandado desconociera la existencia de la Demandante antes y después del registro del nombre de dominio en disputa, y considera que el carácter renombrado de dichas marcas constituye prueba de la mala fe del Demandado.
(iii) Alega que patrocina al famoso equipo de la primera división española de baloncesto (ACB) “Club Unicaja Baloncesto”, conocido como “El Unicaja” y que ha sido dos veces subcampeón de la liga española de baloncesto. La Demandante alega también que realiza importantes inversiones en Obra Social con 5 millones de beneficiarios, un presupuesto en el año 2008 en torno a 68 millones de euros, con más de 4.000 actividades al año y 174 centros de actividades.
(iv) Alega que el nombre de dominio <unicajasur.com> incorpora la marca española y comunitaria registrada UNICAJA, propiedad de la Demandante, generando riesgo de confusión a los internautas. Asimismo alega que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo respecto de <unicajasur.com> porque el registro del nombre de dominio es posterior a la fecha de registro de la mayoría de las marcas de la Demandante.
(v) Alega que en el año 2009 ha realizado y negociado operaciones de fusión con cajas andaluzas cuales son Caja Jaén y Cajasur, y que la negociación del proceso de fusión entre la Demandante y Cajasur ha sido anunciada en los medios de comunicación, y concretamente en las noticias del Telediario de Televisión Española (T.V.E.) el día 21-07-2009. La Demandante afirma que la coincidencia de la fecha de registro del dominio en disputa con la fecha de la retransmisión en las noticias, televisadas en T.V.E., informando de la negociación del proceso de fusión entre la Demandante y Cajasur, constituye prueba de la evidencia de la mala fe del Demandado.
(vi) Alega que ningún operador en el mercado español o comunitario, salvo la Demandante, tiene derechos sobre la denominación “Unicaja”, que no existe noticia de uso de buena fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, y que el Demandado no ha usado el nombre de dominio controvertido para alojar página web alguna. La Demandante también alega que ha enviado un requerimiento al Demandado, quien no habría manifestado otro interés por el nombre de dominio en disputa más allá que el de obtener un beneficio pecuniario.
(vii) Solicita que se dicte una resolución por la que el Experto dicte una resolución por la que el nombre de dominio <unicajasur.com> sea transferido a la Demandante.
El Demandado:
(i) Alega que en fechas posteriores al día 23 de septiembre de 2009 remitió a la Demandante documento de traspaso de la titularidad sobre el nombre de dominio en disputa.
(ii) Alega que tras su recepción de la notificación de la demanda en fecha 9 de noviembre de 2009, recibida del Centro, el Demandado contactó con la Demandante a fin de dilucidar el motivo de la interposición de la Demanda, atendiendo que aquél ya habría enviado a la Demandante el documento de traspaso de la titularidad sobre el dominio controvertido. El Demandado afirma en su contestación que la Demandante le informa de la no recepción del documento de traspaso y, en consecuencia, con posterioridad a la recepción por el Demandado de la notificación de la Demanda, éste remite a la Demandante nuevamente documento de traspaso de la titularidad sobre el nombre de dominio en disputa, por correo certificado con acuse de recibo, en fecha 12 de noviembre de 2009.
(iii) Alega que como consecuencia de su firma del referido documento de traspaso de titularidad, y su remisión a la Demandante, habría habido ya lugar al traspaso a la Demandante de la titularidad sobre el nombre de dominio controvertido.
Conforme el artículo 4.a) de la Política, los elementos que la Demandante debe probar para que proceda ordenar la cancelación o transferencia de la titularidad del nombre de dominio en disputa son los siguientes:
i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derecho; y
ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El artículo 10.d) establece que el Grupo Administrativo de Expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
El artículo 15.a) del Reglamento establece que el Grupo de Expertos debe resolver la Demanda de conformidad con la Política, el Reglamento, así como las normas y principios de derecho que considere aplicables. El artículo 14.a) del Reglamento establece que “en caso de que un titular, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente reglamento o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una solución”.
(i) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión
El nombre de dominio <unicajasur.com> es similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante, hasta el punto de crear confusión con la misma, por los motivos que se indican a continuación:
Es doctrina reiterada la apreciación de que, salvo en contadas excepciones, el dominio de primer nivel, aquí el agregado del sufijo “.com”, no debe tomarse en cuenta para el análisis de la identidad o similitud (véase Banco Zaragozano S.A. v. José López, Caso OMPI No. D2004-0064, Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona v. Senota Comunicación Visual S.L., Caso OMPI No. D2002-0486).
En segundo lugar, el término “sur” deviene en el caso que nos ocupa un término descriptivo, que no impide calificar al nombre de dominio en disputa como confusamente similar a la marca UNICAJA, propiedad de la Demandante. Más aún, la vista de la prueba aportada por la Demandante de su condición de entidad financiera de gran difusión y notoriedad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, radicada en el sur geográfico de España, “sur” constituye necesariamente un término descriptivo de la localización geográfica en la que Demandante desarrolla su actividad principal. Los usuarios y consumidores que se enfrentan al término compuesto por la marca UNICAJA y el término descriptivo “sur”, se ven confundidos y conducidos de forma inevitable a pensar que UNICAJASUR es una marca derivada de la marca UNICAJA de la Demandante, o bien a pensar que como mínimo “Unicajasur” debe pertenecer a la Demandante, a su departamento comercial o bien a un licenciatario o agente autorizado (véase Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax, Caso OMPI No. D2001-1245)
En consecuencia, la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos en la Política, artículo 4.a)(i).
(ii) Derechos o intereses legítimos
La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de varias decenas de marcas españolas y de dos marcas comunitarias registradas, respectivamente, ante la O.E.P.M. y la O.A.M.I., consistentes en la denominación UNICAJA. Prácticamente la totalidad de las marcas aportadas por la Demandante tienen fecha de concesión anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, el 21 de julio de 2009. El nombre de dominio en disputa se limita a añadir el signo descriptivo “sur” a la marca propiedad de la Demandante.
La Demandante alega que el Demandado, en respuesta a un requerimiento remitido por aquélla, no respondió con más que con interés en obtener un beneficio pecuniario y de otra parte, el Demandado contesta a la Demanda afirmando haber procedido con la firma de documento de traspaso del nombre de dominio en disputa controvertido a favor de la Demandante.
El Demandado dice haber firmado un documento de traspaso de su titularidad sobre el nombre de dominio en disputa, que según resulta de la documentación fue remitido una vez presentada la Demanda de la que esta resolución trae causa, por lo que se convierte en una circunstancia que reafirma su falta de interés legítimo en el referido nombre de dominio.
De conformidad con los artículos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento y a la vista de lo anterior, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, la Demandante ha probado el segundo elemento requerido en el artículo 4.a)ii) de la Política.
(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La notoriedad, con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, de la difusión en los medios de comunicación de las negociaciones entre la Demandante y Cajasur para fusionarse, sumado a la prueba aportada por la Demandante consistente en una grabación informando en las noticias del telediario de Televisión Española (T.V.E.) de las negociaciones para la fusión coincidente con la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, constituyen para este Experto prueba de la existencia de la mala fe del Demandado en el registro de <unicajasur.com>.
La Demandante ha aportado prueba de su titularidad de más de 80 marcas españolas y comunitarias consistentes en la denominación UNICAJA y abundante prueba de la presencia, difusión y popularidad de su marca UNICAJA en el sector bancario español y andaluz.
De otra parte, la Demandante es patrocinadora del popular equipo de baloncesto de la liga española (ACB) “El Unicaja”.
Este Experto considera que no cabe razonablemente considerar que la presencia, difusión y popularidad de la Demandante, importante entidad financiera española y andaluza, patrocinadora de un popular equipo de baloncesto, hubiera podido escapar al conocimiento del Demandado, quien reside en España según ha consignado en el registro del nombre de dominio en disputa. De otra parte es todavía más improbable que de forma casual el Demandado desconociera UNICAJA y a su vez tuviera la ocurrencia de registrar dicho término en unión al signo descriptivo “sur”, justo al tiempo en que los medios de comunicación difundían la negociación de la posible fusión de la Demandante con la entidad granadina Cajasur. La documentación aportada por la Demandante y sus alegaciones constituyen prueba de que el Demandado debía razonablemente conocer a la entidad financiera de la Demandante antes y después del registro de <unicajasur.com>, porque una coincidencia fruto de casualidad es altamente improbable y más improbable todavía en el contexto de negociación de la posible fusión entre la Demandante y Cajasur, siendo la concatenación de hechos simultáneos prueba de una evidente mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa. La mala fe en el registro y en el uso de un dominio confundible con la marca alegada por un Demandante se fundamenta, entre otros motivos, en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dicha marca (véanse los casos Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco José, Caso OMPI No. D2003-0675, Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803; Deutsche Post AG v. NJDomains, Caso OMPI No. D2006-001 y más recientemente Facebook Inc. v. Usta Cafer, Caso OMPI No. D2009-0006,).
Diversos expertos han manifestado en muchas resoluciones que la notoriedad de una marca confusamente similar a un nombre de dominio controvertido puede ser un indicio directo de prueba de uso de mala fe (en este sentido véanse el Real Madrid Club De Futbol v. Lander W.C.S., Caso OMPI No. D2000-1805, San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. v. D. Salvador Preckler Arias, Caso OMPI No. D2002-1107, entre otros muchos).
En atención a los argumentos enunciados y en consonancia con los artículos 15.a), 14.a).b) y 10.d) del Reglamento precedentemente transcriptos, este Experto encuentra que la Demandante ha probado el tercer elemento requerido en el artículo 4.a)iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <unicajasur.com> sea transferido a la Demandante.
Mario A. Sol Muntañola
Experto Único
Fecha: 28 de diciembre de 2009