Las Demandantes son Molinos Río De La Plata S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, y Molinos IP S.A. con domicilio en Paudex, Suiza, representadas por Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi, Argentina (en adelante “La Demandante”).
El Demanado es Ipecsa, con domicilio en Mendoza, Argentina.
El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <nietosenetiner.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de octubre de 2009. El 19 de octubre de 2009 el Centro envió a Network Solutions, LLC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de octubre de 2009 Network Solutions, LLC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 29 de octubre de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de noviembre de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de noviembre de 2009. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 25 de noviembre de 2009.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de diciembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante presentó la Demanda en castellano, sin que el Demandado haya contestado ni presentado escrito ni expresado de ningún otro modo oposición alguna en relación con el uso de dicha lengua en el marco del presente procedimiento.
Si bien el idioma del acuerdo del registro fue el inglés, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el castellano. Para ello tiene en cuenta la mencionada falta de oposición del Demandado y el hecho que ambas partes, de acuerdo a los antecedentes allegados al procedimiento, residirían en la Argentina.
Los siguientes hechos resultan de las alegaciones de la Demandante y documentación agregada, y por no haber sido contestados se tienen por acreditados.
Las Demandantes son Molinos Río De La Plata S.A. con domicilio en Buenos Aires, Argentina, y Molinos IP S.A. con domicilio en Paudex, Suiza. Molinos Río De La Plata es una compañía de productos alimenticios.
La Demandante es titular de las siguientes marcas registradas:
|
Denominación |
Marca |
Tipo |
Clase |
País |
|
BODEGAS NIETO SENETINER |
1.798.263 |
mixta |
32 |
Argentina |
|
BODEGAS NIETO SENETINER |
1.798.267 |
mixta |
33 |
Argentina |
|
ANIMA NIETO SENETINER |
1.948.214 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
VITALIS NIETO SENETINER |
1.959.767 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
ALVARO NIETO SENETINER |
2.011.258 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
DELFIN NIETO SENETINER |
2.011.285 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
FRANCISCO NIETO SENETINER |
2.011.269 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
BAUTISTA NIETO SENETINER |
2.011.268 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
BENJAMÍN NIETO SENETINER |
2.011.267 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
FERMÍN NIETO SENETINER |
2.010.834 |
denominativa |
33 |
Argentina |
|
NIETO SENETINER ESCUELA DE ENÓFILOS |
2.040.886 |
mixta |
41 |
Argentina |
|
NIETO SENETINER |
3163660 |
denominativa |
33 |
Estados Unidos |
|
NIETO SENETINER |
874.748 |
denominativa |
33 |
México |
|
NIETO SENETINER |
355.938 |
denominativa |
33 |
Uruguay |
|
NIETO SENETINER |
3635-06 |
denominativa |
33 |
Ecuador |
|
NIETO SENETINER |
P276780 |
denominativa |
33 |
Venezuela |
|
NIETO SENETINER |
361.864 |
denominativa |
33 |
Colombia |
|
NIETO SENETINER |
4.390.958 |
denominativa |
33 |
Japón |
|
NIETO SENETINER |
TMA 561.199 |
denominativa |
33 |
Canadá |
|
NIETO SENETINER |
866.350 |
mixta |
33-35-39 |
Unión Europea |
|
BENJAMIN NIETO SENETINER |
361.865 |
denominativa |
33 |
Colombia |
|
BENJAMIN NIETO SENETINER |
04939381 |
denominativa |
33 |
Japón |
La Demandante alega lo siguiente:
Que Molinos Río De La Plata es una conocida compañía de productos alimenticios que actúa en el mercado argentino e internacional desde el año 1902. En el año 1998 Molinos Río De La Plata adquirió la Bodega Nieto Senetiner, fundada en el año 1888 en Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, Argentina.
Que la Demandante registró el nombre de dominio <nietosenetiner.com.ar> con fecha 5 de julio de 1999.
Que con posterioridad descubrieron que el nombre de dominio <nietosenetiner.com> estaba registrado por el Demandado con fecha 2 de agosto del mismo año.
Que la Demandante es titular de diversas marcas registradas tanto en la Argentina como en otros países que contienen la expresión “Nieto Senetiner”.
Que el registro del nombre de dominio <nietosenetiner.com> ocurrió con posterioridad al del nombre de dominio local como así también a la solicitud de varias marcas que contienen el término NIETO SENETINER.
Que NIETO SENETINER es una marca original y notoria y no es un vocablo o palabra de uso común, por ende el Demandado no podría válidamente alegar ningún tipo de derechos sobre ella.
Que todo intento de comunicación con la Demandada fue imposible y que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque el hecho de que los datos de registro sean falsos, implica en sí mismo un registro de mala fe, aunado al hecho que el Demandado denunció domicilio en la provincia de Mendoza, misma sede de una de las Demandantes y que por ello debía conocer la existencia de la Demandante.
Que el contenido de la página Web bajo el nombre de dominio <nietosenetiner.com> es una copia de una página Web antigua que se alojaba bajo el nombre de dominio de la Demandante <nietosenetiner.com.ar>, lo que lleva a la Demandante a pensar que pudo haber obtenido dicho contenido del cache de Google o de la página original de la Demandante.
Que la ocupación del nombre de dominio en cuestión le impide utilizar sus marcas en Internet.
Que las marcas de la Demandante son ampliamente conocidas en el segmento alimenticio local y regional, como así también en el rubro vitivinícola.
Que de conformidad con la ley argentina de marcas, la propiedad de la misma se adquiere con el registro (artículo 4).
Que Ipecsa jamás fue conocida comercialmente ni lo es en la actualidad por la denominación “Nieto Senetiner”, por lo que no podría razonablemente alegar que existió buena fe en el registro del dominio en cuestión.
Que la marca es notoria y ha tenido amplia difusión en el país. Acompañan a tal efecto constancias y copias de publicidades, campañas de marketing, participación en ferias, difusión de la marca en diarios y revistas, y en el auspicio de numerosos eventos deportivos.
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
Para fundamentar el cumplimiento de este requisito, la Demandante ha hecho una extensa reseña de las diversas marcas de las que es titular tanto en Argentina como en otras jurisdicciones, y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, semejanza productora de confusión entre sus marcas que contienen las palabras “Nieto Senetiner” y el nombre de dominio <nietosenetiner.com>.
Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, existe identidad entre el nombre de dominio <nietosenetiner.com> y las marcas de la Demandante.
La única diferencia existente entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa se refiere a la extensión “.com”, característica de un nombre de dominio genérico (gTLD). Tal como se ha sostenido repetidamente en decisiones pasadas bajo la Política, estas extensiones por ser de obligatoria inclusión en los nombres de dominio de primer nivel, no deben entrar en el análisis comparativo para determinar la identidad o similitud con la marca (Magnum Piering, Inc v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Caso OMPI No. D2000-1525 y Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño, Caso OMPI No. D2001-0562).
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a.i) de la Política.
El párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.
El Demandado no ha contestado la Demanda por lo que ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Con ello, además, perdió la oportunidad de aportar evidencias acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <nietosenetiner.com>.
De acuerdo con lo indicado y alegado por la Demandante, no parece que en el presente caso estén presentes algunos de los supuestos más arriba mencionados. De este modo, la Demandante ha establecido prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Toca a la Demandada, entonces, alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, punto 2.1. La Demandada no ha contestado a la Demanda, ni presentado ningún elemento en este procedimiento, lo que no puede favorecerla.
De acuerdo con los criterios establecidos en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (Do The Hustle, LLC v. Tropic Web, Caso OMPI No. D2000-0624; Educational Testing Service v. Netkorea, Co., Caso OMPI No. D2000-0087 y Arroyo Craftsman Lighting, Inc. v. Goleen Realty, Caso OMPI No. D2002-0503), dicha acreditación inicial por parte de la Demandante es suficiente a los efectos de considerar la concurrencia del segundo de los elementos previstos por la Política siempre que no pueda ser contestada por argumentos en sentido contrario. Asimismo el Experto encuentra que probar un hecho negativo es particularmente difícil (PALERVA S.A. v. Hector Di Luzio, Caso OMPI No. D2004-0141) y entiende que ello lleva a conclusiones similares a las expuestas más arriba, esto es, que luego de las alegaciones de la Demandante, es el Demandado quien debe o debió demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
A lo dicho cabe agregar las siguientes observaciones:
- No consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que el Demandado sea titular.
- El Demandado no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró el nombre de dominio, oferta alguna de productos o servicios de buena fe. En este sentido el nombre de dominio en disputa contiene una copia de una página Web que aparenta ser de la Demandante pero cuyos vínculos no funcionan, lo que fue corroborado por este Experto, haciendo uso de sus facultades y accediendo al contenido de la página Web <nietosenetiner.com> el día 4 de Diciembre de 2009.
- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a.ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El último de los elementos previstos por la Política es que el Demandado haya registrado y usado el nombre de dominio de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política (World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 o Robert Ehen Bogen v. Mike Pearson, Caso OMPI No. D2000-0001) hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe del Demandado tanto en el momento del registro del nombre de dominio como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta, que las circunstancias aportadas por la Demandante permiten considerar que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y del nombre por el que se la identificaba, ya que según las pruebas aportadas por el Demandante, existían marcas de la Demandante registradas con anterioridad y el nombre de dominio local preexistía al registro del nombre de dominio en disputa.
Asimismo, el hecho de que el término utilizado para registrar el nombre de dominio fuera “Nieto Senetiner”, vocablo que representa un nombre y apellido y que no se ha acreditado ni parece a simple vista que se encuentre vinculado en algún modo al Demandado, unido a lo anteriormente señalado, puede inducir a pensar que su origen no procede de la imaginación del Demandado o de una mera casualidad, sino del conocimiento que éste tenía de la Demandante dada la amplísima difusión que ésta marca ha tenido y tiene en el país. Esta conclusión se ve reforzada por tener el Demandado el mismo domicilio denunciado en la provincia argentina de Mendoza donde la compañía de la Demandante opera, y que es territorio abonado por su prestigio en materia vitivinícola, por lo que debe inferirse que el Demandado tenía perfecto conocimiento de la previa existencia de la Demandante (ver en igual sentido Heineken España, S.A. v. Domingo González Ruiz, Caso OMPI No. D2001-1202).
En cualquier caso, y por si esto no fuera suficiente para demostrar que el registro se efectuó de mala fe, el hecho de que los datos registrales del nombre de dominio en disputa sean falsos o inexactos, acreditaría esta circunstancia conforme lo han establecido numerosas decisiones bajo la Política (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; Home Director, Inc. v. HomeDirecto, Caso OMPI No. D2000-0111; Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce, Caso OMPI No. D2002-0155). En efecto, las pruebas acompañadas por la Demandante demuestran que no fue posible notificar correctamente al Demandado la Demanda por correo urgente pues éste informó que el domicilio era inexistente (el domicilio que consta en Anexo 17 incluso carece de calle y número). Lo mismo ocurrió con el teléfono y el fax denunciados para el contacto administrativo (999 999 9999) que a simple vista no pueden constituir números válidos para comunicarse con el Demandado (ver en este sentido Worldcom Exchange, Inc v. Wei.com, Inc. Caso OMPI No. D2004-0955).
En lo relativo al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, se señala lo siguiente:
- ha quedado acreditado a través del documento nº 3 que acompaña al escrito de Demanda, así como de la consulta que el Experto ha hecho a la página Web del Demandado, que el nombre de dominio <nietosenetiner.com> reproduce sin su autorización la página Web de la Demandante (en una versión antigua según ésta explica).
- el Experto entiende que esto es una muestra evidente del uso de mala fe pues implica por sus propios actos reconocer la existencia de la marca del Demandante e impedirle usar el nombre de dominio y tener su página web en Internet localizada en ese dominio coincidente con su marca (Agustín Mateo García v. Antonio Navarro Navarro y Beatriz Martinez S.L., Caso OMPI No. DES2006-0011). De alguna forma también constituye una tenencia pasiva del nombre de dominio en cuestión lo cual reiteradamente ha sido considerado sinónimo de uso de mala fe (Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).
- asimismo el Demandado no tiene licencia para usar la marca del Demandante ni es un representante o distribuidor autorizado del mismo (V&S Vin&Sprit AB v. Karel Hajek, Caso OMPI No. D2004-0960).
El Experto concluye, por tanto, que tanto el registro como el uso del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.
Por estas razones, el Experto concluye que también se cumple el tercer requisito exigido en el párrafo 4.a)iii) de la Política.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <nietosenetiner.com> sea transferido al Demandante.
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 16 de Diciembre de 2009