La Demandante es Corporación Habanos S.A., con domicilio en La Habana, Cuba, representada por GIL-VEGA, España.
La Demandada es Quimicoat Internacional, S.L., José María Rúa con domicilio en Lleida, España.
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <roncohiba.com>.
El registrador del citado nombre de dominio es eNom.
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de agosto de 2009. El 4 de agosto de 2009 el Centro envió a eNom vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de agosto de 2009 eNom envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y los datos de contacto. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 7 de agosto de 2009 relativa a la Lengua del Procedimiento. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de agosto de 2009. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de septiembre de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de septiembre de 2009. En virtud de las comunicaciones enviadas por el Demandado principalmente relativas a la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa, de fecha 25 de agosto de 2009 y 9 de septiembre de 2009, el Demandante solicitó la suspensión del procedimiento, por lo que el Centro notificó dicha suspensión inicialmente por un período de 30 días y posteriormente por 15 días adicionales comprendidos entre el 9 de septiembre de 2009 y el 26 de octubre de 2009.
En fecha 23 de octubre de 2009, el Demandante solicitó la reanudación del procedimiento, debido a la falta de acuerdo entre las partes. En fecha 26 de octubre de 2009, el Centro comunicó a las partes la reanudación del procedimiento.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de noviembre de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
La Demandante presentó una solicitud sobre el idioma del procedimiento para el presente caso, la cual no tuvo respuesta alguna por parte de la Demandada. El Experto acepta los argumentos de la Demandante en el sentido de que es una sociedad cubana, cuyo administrador único y apoderados son todos ellos de nacionalidad española y todas las circunstancias que enmarcaron el presente caso sugieren que este idioma fue utilizado en la elaboración de la Demanda y en las pruebas de reconocimiento de la marca en el territorio español, así como en algunas comunicaciones cruzadas entre las partes. El hecho de que el idioma del procedimiento coincida con el idioma del Demandado se convierte en una garantía adicional para la adecuada defensa de éste y para la valoración del acervo probatorio en este idioma. El Experto, teniendo en cuenta las razones expuestas por el Demandante en su argumentación, así como el idioma empleado en las comunicaciones anteriores entre las partes concluye que el idioma del presente procedimiento sea el español.
El Demandante es titular de varias marcas que incluyen la expresión COHIBA en varios países. En particular, para el presente procedimiento se invocan las siguientes marcas registradas en España:
Registro de marca nacional COHIBA Nº 662.423 en clase 34, del 29 de diciembre de 1971 y actualmente en vigor.
Registro de marca nacional COHIBA Nº 2635442 en clase 33, del 9 de febrero de 2005 y actualmente en vigor.
Registro de marca nacional COHIBA (MIXTA) Nº 2635441 en clase 33 del 9 de febrero de 2005 y actualmente en vigor. (Anexo 4 de la Demanda).
El Demandante es una empresa mixta cubana propiedad a partes iguales de socios cubanos y españoles cuyo objeto social es la comercialización por todo el mundo, de manera exclusiva de todos los productos tabacaleros cubanos. (Anexo 5 de la Demanda).
El Demandante está presente en los cinco continentes e implantada en más de 120 países. En particular, existen más de 800 registros de la marca COHIBA alrededor del mundo, en vigor. (Anexo 7 de la Demanda).
La marca principal utilizada por el Demandante en la comercialización de sus productos es COHIBA que nace en 1966 y empieza a ser reconocida como marca de habanos en 1969 con su registro. (Anexo 6 de la Demanda).
La marca COHIBA ha sido considerada renombrada y notoria por diversas autoridades administrativas alrededor del mundo, entre otras, España, Chile, Colombia, México, República Dominicana, Alemania, Francia, Ucrania, Taiwán Provincia de China y Hungría. (Anexos 8 y 9 de la Demanda).
La marca COHIBA ha sido objeto de abundante publicidad incluyendo revistas especializadas como Epicur, Cigar Aficionado y l'Amateur de Cigare. (Anexos 10 de la Demanda).
Los productos distinguidos con la marca COHIBA son distribuidos por los grandes distribuidores de tabaco a nivel mundial. (Anexo 11 de la Demanda).
Además de distinguir habanos, la marca COHIBA ha sido utilizada por la Demandante, directamente y a través de licencias, en productos como bebidas alcohólicas, textiles, productos relacionados con el café, servicios turísticos y de hostelería. (Anexo 12 de la Demanda).
La Demandante es titular de una amplia cartera de marcas, más de ochocientas que protegen la denominación COHIBA por todo el mundo, la mayoría de las cuales son anteriores al registro del nombre de dominio de la Demandada.
La marca COHIBA goza de una protección reforzada al tener el estatus de notoria o renombrada.
Existe un evidente riesgo de confusión entre las expresiones “Cohiba” y “Roncohiba”, motivo por el cual existe un alto riesgo de asociación entre el nombre de dominio de la Demandada y la marca de la Demandante.
La Demandada no tiene ningún interés legítimo sobre la marca COHIBA, ni tampoco ostenta o ha ostentado la titularidad de ninguna marca registrada, licencia o autorización alguna que le permita utilizarla.
Teniendo en cuenta el conocimiento mundial y la elevada reputación que ostenta la marca COHIBA, así como la presencia por todo el mundo durante más de cuarenta años, la intensa publicidad realizada, y el prestigio inherente a la misma existen indicios muy fuertes de que el Demandado conocía perfectamente dicha marca con anterioridad a su registro como nombre de dominio. De lo anterior se deriva que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con evidente mala fe, con la intención de aprovecharse de la reputación y prestigio adquirido por dicha marca.
El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante.
De acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El nombre de dominio en disputa es <roncohiba.com>, siendo la parte relevante a efectos de la Política la expresión “roncohiba”. La Demandante, por su parte, ha registrado y usado diversas marcas que incluyen la expresión “cohiba”. Esta última expresión ha sido utilizada profusamente y de larga data en el comercio internacional por la Demandante en habanos y en otros productos afines, incluyendo bebidas alcohólicas.
El Demandado al registrar el nombre de dominio en cuestión incluyó además de la marca registrada COHIBA, la palabra genérica “ron” que identifica una bebida alcohólica obtenida a partir de la caña de azúcar. Sin embargo, la expresión “roncohiba” en conjunto es similar hasta el punto de generar confundibilidad en el público consumidor en relación con las marcas registradas por la Demandante. En particular, en razón de que la marca COHIBA goza de reconocimiento y notoriedad, tal y como está probado en el expediente.
En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que el nombre de dominio en cuestión es confusamente similar a las marcas registradas por la Demandante.
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez que este haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba se traslada a la Demandada. El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio <roncohiba.com>.
En concordancia con lo anterior, es a la Demandada a quien le corresponde probar sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, la Demandada renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la Demanda presentada en su contra. Lo anterior, a pesar de que en fecha 8 de septiembre de 2009, el Centro envió a la Demandada una notificación sobre la ausencia de contestación de la Demanda, indicándole que, en cualquier caso, podría someter a consideración del Experto una eventual respuesta incluso fuera del plazo previsto en la Política, y que este Experto tendría la absoluta discreción para admitir una contestación fuera del plazo.
Más bien lo que se puede apreciar por parte del Demandado es una voluntad implícita de allanarse a las pretensiones de la Demanda, como consta en dos correos electrónicos del 25 de agosto y del 9 de septiembre. En las mencionadas comunicaciones, el Demandado acepta la Demanda y se allana a la posible consecuencia de este procedimiento, es decir, a la transferencia del nombre de dominio.
El Experto considera probado que la Demandada tuvo conocimiento del presente proceso al ser notificada adecuadamente de acuerdo con lo previsto en la Política. Aún más, de acuerdo con el curso de este procedimiento se llevó a cabo la suspensión temporal del procedimiento con el fin de llegar a un posible acuerdo entre las partes. En consecuencia, el Experto considera que en este caso específico, la falta de contestación de la Demanda y el correo electrónico del 9 de septiembre de 2009 dirigido desde una de las direcciones de la Demandada al Centro se deben interpretar como una aceptación tácita a las pretensiones de la Demandante.
De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales la Demandada no tendría derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.
En primer lugar, la Demandada no detenta la titularidad de ningún signo distintivo que le permita reivindicar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <roncohiba.com>. Tampoco el Demandado ejerce actividad alguna relacionada con el mencionado nombre.
La Demandante alegó al proceso prueba suficiente de que varias marcas que reproducen la expresión “Cohiba” fueron registradas con anterioridad al registro del nombre de dominio en diputa por parte de la Demandada y que la marca COHIBA es reconocida ampliamente en el comercio internacional. Adicionalmente, el Experto no encuentra licencia o autorización para el uso de la expresión “cohiba” por parte del Demandado.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa <roncohiba.com>.
De acuerdo al párrafo 4.a)iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el nombre de dominio. El párrafo 4.b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
(ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
El Experto no encuentra suficientemente probada ninguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4.b) de la Política. Sin embargo, la lista contenida en este artículo no es taxativa (ver Nova Banka v. Iris, Caso OMPI No. D2003-0366), por lo cual el Experto recurre a criterios adicionales para determinar la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
El Experto considera que la evidencia alegada por el Demandante constituye una prueba del renombre de la marca COHIBA en el entorno mundial y en particular de España. En ese sentido, el Experto considera que la Demandante ha realizado esfuerzos continuos por difundir el conocimiento de su marca, lo que se refleja en la amplia gama de medios de comunicación en los que se divulga publicidad alusiva a la misma.
Por lo anterior, el Experto considera que el Demandado, más aún teniendo origen en España, podía de manera razonable tener conocimiento sobre la existencia y uso de las marcas de la Demandante.
Como ha sido establecido por anteriores expertos (ver entre otros Carolina Herrera, Ltda. v. Alberto Rincón García. Caso OMPI No. D2002-0806; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022), y por el párrafo 2 de la Política, el registrante de un nombre de dominio debe garantizar al Registrador que, en la medida de su conocimiento, el registro del nombre de dominio no infringe derechos de terceros. En este caso, el conocimiento de la marca COHIBA estaba al alcance del Demandado.
En consecuencia y tomando en cuenta las circunstancias de este caso, en particular, el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe, en razón de la existencia, uso extendido y reconocimiento entre el público del lugar de origen y residencia del Demandado respecto de la marca COHIBA y de la información disponible acerca del la misma en Internet y en diversos medios masivos de comunicación.
De acuerdo a la evidencia suministrada por el Demandante y con la verificación realizada por el Experto, no existe una página de Internet activa bajo el nombre de dominio <roncohiba.com>, por lo cual el Experto no encuentra probado el uso activo del nombre de dominio en disputa.
No obstante, este Experto considera que la expresión “uso del nombre de dominio” debe ser interpretada en sentido amplio, en la medida que el registro de un nombre de dominio, por sí mismo, constituye una ocupación del nombre de dominio que impide que al propietario de los derechos marcarios registrar de manera legítima el nombre de dominio. En consecuencia, la inactividad de un sitio de Internet bajo un nombre de dominio registrado no implica per se necesariamente y para efectos de la interpretación de la Política que éste no esté siendo usado (Ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Mashmallows, Caso OMPI No. D2000-0003).
En el caso concreto, el Experto considera que la ocupación del nombre de dominio en disputa <roncohiba.com> constituye un uso de mala fe. En particular, en razón de que el nombre de dominio en controversia reproduce la marca registrada y notoria COHIBA. Además, el Demandado tuvo la posibilidad de argumentar la ausencia de mala fe o justificar su proceder, pero no lo hizo en la oportunidad que este procedimiento tiene prevista para tal fin, lo anterior debe ser interpretado como un indicio más de mala fe.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el tercer requisito debido a la mala fe en el registro y uso del dominio <roncohiba.com>.
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <roncohiba.com> sea transferido al Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 12 de noviembre 2009