WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Google, Inc. v. M. Minnebreuker

Zaaknr. DNL2008-0012

1. Partijen

Eiseres is Google, Inc., statutair gevestigd te Mountain View, CaliforniŽ, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam, Nederland.

Verweerder is dhr. M. Minnebreuker, Schiedam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <koopgoogle.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Webcreators Internet Services.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per email ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 13 mei 2008 en op 14 mei 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 14 mei 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 mei 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (“de Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 mei 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 juni 2008. Verweerder heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 9 juni 2008 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 27 juni 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Amerikaanse vennootschap die internetdiensten aanbiedt, waaronder het gebruik van haar GOOGLE zoekmachine. Eiseres stelt de onbetwiste marktleider in de zoekindustrie te zijn.

Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht.

Merken

Eiseres beroept zich in deze procedure in het bijzonder op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

(a) het woordmerk GOOGLE, ingeschreven in de Benelux op 10 september 2001 onder nummer 694499, voor waren in de klassen 9, 38 en 42;

(b) het beeldmerk ‘Google’, ingeschreven in de Benelux op 21 maart 2005 onder nummer 762753, voor waren in de klassen 9, 38 en 42;

(c) het woordmerk GOOGLE, in de Gemeenschap gedeponeerd op 12 maart 1999 en geregistreerd op 7 oktober 2005 onder nummer 1104306, voor waren in de klassen 9, 35, 38 en 42;

(d) het woordmerk GOOGLE, in de Gemeenschap gedeponeerd op 17 augustus 2006 en geregistreerd op 23 augustus 2007 onder nummer 5263868, voor waren in de klasse 36;

(e) het woordmerk GOOGLE, in de Gemeenschap gedeponeerd op 29 maart 2005 en geregistreerd op 18 april 2006 onder nummer 4316642, voor waren in de klassen 16, 25 en 35.

Handelsnaam

Eiseres heeft (onweersproken door gedaagde) gesteld in Nederland sinds 1999 de handelsnaam Google (hierna: “de Handelsnaam”) te gebruiken.

Domeinnaam

Eiseres is houdster van verschillende domeinnamen onder de Merken, waaronder <google.nl> en <google.com>.

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam (voor het eerst) door Verweerder geregistreerd op 9 april 2008.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de Handelsnaam. Zij is sinds 1999 actief op de Nederlandse markt. Eiseres gebruikt de Merken en de Handelsnaam intensief bij het aanbieden van haar (internet)diensten, waaronder de exploitatie van de zeer frequent geraadpleegde GOOGLE zoekmachine. Eiseres stelt dat de Merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) en art. 9 lid 1 sub c Gemeenschapsmerkenverordening (“GMVO”).

Eiseres stelt dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Merken en dat Verweerder, door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam, zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van de Merken en/of afbreuk doet aan de reputatie en het onderscheidend vermogen daarvan.

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden zijn van toepassing. Verweerder had evengoed voor een andere domeinnaam kunnen kiezen waarin de Merken niet een dergelijke prominente rol spelen. Verder is Verweerder niet algemeen bekend onder de Domeinnaam en is geen sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd omdat Verweerder – voor haar eigen commercieel gewin – door de verwarringwekkende overeenstemming met de Merken, op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op het succes van Google. De registratie van de Domeinnaam is eveneens te kwader trouw omdat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om een voordeel te behalen uit de verkoop daarvan, aldus Eiseres.

B. Verweerder

Verweerder berichtte (de vertegenwoordiger van) Eiseres per e-mail d.d. 23 mei 2008, af te zien van het indienen van een Verweerschrift. Na ontvangst van dit bericht door het Instituut heeft Verweerder tevens bevestigd dat het zijn bedoeling was voornoemde communicatie in de procedure in te dienen. Derhalve heeft Verweerder geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering in een dergelijk geval te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Van de verschillende mogelijke grondslagen onder de Regeling lijkt Eiseres zich (voornamelijk) te beroepen op het feit dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is (artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling). De verwarringsgrondslag volgt vooral uit de toelichting van Eiseres bij punt C op pagina 8 en 9 van haar Eis.

Eiseres heeft kopieŽn overgelegd van de merkdepots. Vast staat (en niet betwist door Verweerder) dat de ingeroepen Merken allen in de Benelux danwel de Gemeenschap geldig zijn en dat Eiseres daarop de rechthebbende is. De Merken liggen besloten in de Domeinnaam, met de toevoegingen “koop” en “.nl”.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

De toevoeging “koop” aan de Merken in de Domeinnaam is een generieke term die bij de vergelijking van de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt en niet afdoet aan de onderscheidende aanduiding “google” in de Domeinnaam welke identiek is aan de Merken. Daardoor is er van overeenstemming tussen Merken en Domeinnaam sprake.

Deze overeenstemming is zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken dat zij van Eiseres is of dat Verweerder een economische band heeft met Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen. Eiseres heeft verder gesteld dat geen van de in artikel 3.1 van de Regeling opgesomde omstandigheden zich voordoen. Deze stelling komt de Geschillenbeslechter, mede gezien het hierna onder C gestelde ten aanzien van het te kwader trouw gebruik en/of registratie van de Domeinnaam, niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Eiseres stelt voorts dat de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 sub a en d van de Regeling aanwezig zijn.

Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, wordt de Domeinnaam door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website gekoppeld aan de Domeinnaam te leiden. Verweerder maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hierboven onder punt A is weergegeven. Verweerder was zich ten tijde van registratie bewust – althans had dit moeten zijn – van de bekendheid van de Merken van Eiseres.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <koopgoogle.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 9 juli 2008