Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS
Periódico Excélsior, S.A. de C.V. c. Robert Takovich
Caso No. DMX2008-0001
1. Las Partes
El Promovente es Periódico Excélsior, S.A. de C.V., con domicilio en México, Distrito Federal, representado por Jalife, Caballero, Vázquez & Asociados, Distrito Federal, México.
El Titular es Robert Takovich, con domicilio en Maryland, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <excelsior.com.mx>.
El Registrador del nombre de dominio antes señalado es NIC-México.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2008. El 19 de febrero de 2008 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico un requerimiento de verificación registral en relación con el nombre de dominio en litigio. El 19 de febrero de 2008 NIC-México remitió al Centro por igual vía su respuesta confirmando que Robert Takovich era el titular del nombre de dominio controvertido al figurar en la base de datos WHOIS como contacto técnico y administrativo del mismo, proporcionando al efecto sus datos de localización completos. En respuesta a una prevención del Centro sobre la Solicitud, el Promovente subsanó ciertas deficiencias formales de la misma el 3 de marzo de 2008. El Centro constató que la Solicitud modificada cumpliera con los requisitos aplicables de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro emplazó formalmente al Titular con la Solicitud y sus anexos, dando con ello comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2008.
Con fundamento en el artículo 5 del Reglamento, el término para contestar la Solicitud se fijó para el 1 de abril de 2008. El Titular no produjo contestación alguna a la Solicitud. En consecuencia, el Centro acusó la rebeldía del Titular el 3 de abril de 2008.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de abril de 2008, previa recepción de su Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia, según lo dispone el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente edita y comercializa el periódico EXCELSIOR, un diario de interés general que circula en México desde hace más de noventa años.
Para identificar en el comercio la publicación periódica cuyos ejemplares impresos son distribuidos a nivel nacional, el Promovente tiene reservada en exclusiva la denominación “Excelsior” como título de su diario desde 2001 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor según acredita con las constancias que exhibe de anotación marginal de transmisión de derechos en favor de Aerogea, S.A. de C.V., anterior denominación social del Promovente según se da cuenta en el instrumento 22,383 de fecha primero de octubre de dos mil siete, otorgado ante la fe del licenciado Arturo Talavera Autrique, Notario Público No. 122 del Distrito Federal.
El Promovente difunde también su periódico a través del portal de Internet que mantiene desde mediados de 2007 bajo el nombre de dominio <exonline.com.mx>.
El Titular por su parte registró en fecha desconocida el nombre de dominio disputado, mismo que actualmente se encuentra vinculado al portal Wikipedia donde se muestra el significado del vocablo latino Excelsior.
Al considerar que tanto el registro como el uso que se ha dado al nombre de dominio en conflicto invaden sus derechos al uso exclusivo del título “Excelsior” que tiene reservado, el Promovente presentó la Solicitud que dio origen a este procedimiento.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El Promovente es cesionario y titular de tres reservas de derechos que incluyen la denominación “Excelsior” para amparar el título de una publicación periódica en México;
(ii) El periódico “Excelsior” del Promovente goza del reconocimiento del público mexicano toda vez que circula a nivel nacional;
(iii) El nombre de dominio objeto de la Solicitud comprende una denominación idéntica a la amparada por la reserva de derechos del Promovente, con lo cual se actualiza el primer supuesto de la Política;
(iv) Aún cuando no guarda relación alguna con el periódico “Excelsior” que es notoriamente conocido en México, el Titular ha venido utilizando el nombre de dominio en cuestión para atraer visitantes a su sitio Web, aprovechándose así de la popularidad del diario del Promovente;
(v) Al lo largo del tiempo, el Titular ha usado el nombre de dominio controvertido únicamente como vehículo para entrar a otras páginas de Internet, páginas de las que no se desprende ningún interés legítimo en la denominación Excelsior;
(vi) Como puede constatarse en la fe de hechos respectiva, el sitio Web adscrito al nombre de dominio en controversia estuvo ligado en algún momento a un portal de contenido pornográfico, en detrimento a la labor periodística del Promovente;
(vii) Más adelante el portal bajo el nombre de dominio en litigio fue modificado para mostrar la imagen de una mujer leyendo el periódico, lo que inducía equívocamente a pensar que dicho portal estaba asociado con el diario del Promovente;
(viii) Debido a que la existencia de versiones electrónicas de los diarios impresos constituye hoy en día una práctica común en la industria relevante, la falta de identidad entre el titular del nombre de dominio en conflicto y la empresa que edita el diario del Promovente causa un perjuicio tanto a este último como a los usuarios de Internet interesados en consultar el periódico “Excelsior”;
(ix) Derivado de lo anterior puede concluirse que el Titular no tiene ningún derecho o interés legítimo para usar el título reservado Excelsior como nombre de dominio pues del contenido cambiante del sitio Web vinculado al nombre de dominio en contienda no se desprende que se actualice ninguno de los supuestos que previene el artículo 1.c) de la Política;
(x) El nombre de dominio en litigio fue registrado de mala fe con la intención de obtener un lucro indebido al intentar captar clientela potencial del Promovente interesada en ingresar al portal de Internet del Promovente;
(xi) El nombre de dominio, cuya devolución se reclama, ha sido usado de mala fe al vincularse a un sitio de contenido pornográfico con el consecuente demérito que ello produce a la reputación del Promovente, así como por haberse relacionado con servicios idénticos o similares a los que presta el Promovente;
(xii) De lo anterior se colige que la conducta desplegada por el Titular se traduce en un caso típico de ciberocupación que imposibilita al Promovente para reflejar el título de su publicación periódica en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la información noticiosa que desean.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente, dejando así de oponer las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.a) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de nombre de dominio intentada, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe.
Preliminar
Debido a que la Política se basa en su gran mayoría en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio conocida como UDRP, este Experto considera apropiado referirse a las decisiones de otros expertos a la luz de la UDRP, en virtud de la gran cantidad de precedentes disponibles conforme a la misma. En este orden de ideas, si bien múltiples expertos han reiterado que la falta de contestación a una demanda fundada en la UDRP no se traduce automáticamente en una resolución favorable al Demandante (como se confirma en el párrafo 4.6 del reporte en inglés intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”), de igual forma se ha aceptado tomar como válidas todas las alegaciones e inferencias aducidas por el demandante, siempre y cuando el experto las estime razonables y fundadas. Ver Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Caso OMPI No. D2000-0403 (considerando apropiado que el experto realizara inferencias negativas con motivo de la falta de contestación de la demanda) y también Vertical Solutions Mgmt., Inc. v. webnet-marketing, Inc., NAF N° 95095 (resolviendo que la omisión del demandado en contestar la demanda faculta al experto a tener por ciertas todas aquellas manifestaciones de hecho vertidas por el demandante que se estimen razonables).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La posibilidad de que una Reserva de Derechos sirva de base a una Solicitud se encuentra prevista de manera expresa en el artículo 1.a.i) de la Política. Si bien tal Política ha estado vigente por poco más de siete años, es de advertirse que el presente caso constituye el primer precedente bajo la misma de una acción apoyada única y exclusivamente en una Reserva de Derechos, a diferencia de una marca registrada, por lo que se justifica una breve explicación de dicha institución legal.
La Reserva de Derechos es una figura jurídica propia del Derecho Mexicano de la Propiedad Intelectual que se introdujo por vez primera en la Ley Federal del Derecho de Autor de 19471, al conferir la prerrogativa al uso exclusivo del título o cabeza de un periódico, revista, noticiero cinematográfico, programa de radio y de toda publicación o difusión periódica durante todo el tiempo de la publicación o difusión y un año más, si la publicación se hiciere o la difusión se iniciare dentro de un año de la fecha en que fuere reservado el derecho.
Si bien es cierto que formal e históricamente hablando las Reservas de Derechos poseen una naturaleza jurídica afín a los derechos de autor2 pues comparten su orientación artística y cultural más allá de un fin puramente comercial, la regulación actual de las reservas de derechos se asemeja más al ámbito marcario que al propiamente autoral, por lo que puede afirmarse que las reservas de derechos conforman una especie híbrida entre los derechos de autor y las marcas.
El artículo 173 de la Ley Federal del Derecho de Autor en vigor define a la reserva de derechos como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos de publicaciones periódicas (entre otras categorías no relevantes al caso concreto) editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretendan continuarse indefinidamente.
La concesión de la reserva se produce después de un examen de forma y fondo por parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA), quien está facultado para negar la solicitud respectiva cuando la denominación que pretenda reservarse sea descriptiva, genérica, idéntica o similar en grado de confusión a una reserva previamente concedida o a una solicitud en trámite relacionada con una publicación periódica, entre otros supuestos. La vigencia del certificado constitutivo de los derechos correspondientes es de un año, renovable indefinidamente por períodos iguales consecutivos, siempre y cuando se acredite que la publicación periódica continúa en circulación.
Ahora bien, como es de explorado derecho, el quid en este apartado de la Política no consiste en determinar si existe la posibilidad de que se genere confusión entre los usuarios de Internet respecto al origen del Portal vinculado al nombre de dominio en controversia, sino dilucidar si este último por sí solo se confunde lo suficiente con la reserva de derechos del Promovente para justificar una acción bajo la Política.
Sentado lo anterior, de una confrontación visual entre el nombre de dominio <excelsior.com.mx> y la denominación “Excelsior”, se advierte a primera impresión que el nombre de dominio sujeto a estudio se conforma única y exclusivamente por la reserva de derechos del Promovente, lo que indefectiblemente conlleva a determinar la identidad entre los signos en pugna. Ver Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, Caso OMPI No. D2000-0429 (no puede haber duda que el nombre de dominio del demandado <rollerblade.net> es idéntico a la marca ROLLERBLADE del demandante y este experto así lo determina).
La conclusión que antecede se ve inalterada por la presencia de sufijos correspondientes a los dominios de nivel superior genérico “.com” y del código de país “.mx”, puesto que al obedecer su existencia a razones técnicas y ser incapaces de identificar un determinado recurso en Internet, dichos componentes no son aptos para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio en el contexto de la Política. Ver Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127 (resolviendo que <efitnesswarehouse.com> causaba confusión con la marca FITNESS WAREHOUSE no obstante la presencia del sufijo “.com”; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 (considerando que el nombre de dominio <wpgc.com> era idéntico a la marca WPGC del demandante).
En la misma tesitura, vista la imposibilidad técnica de los nombres de dominio para distinguir entre caracteres escritos en mayúsculas o minúsculas, tal disparidad tipográfica entre el nombre de dominio y la marca tal y como fue concedida o se usa en el mercado, no resulta atendible para los fines de un análisis de confusión con arreglo a la Política. Ford Motor Company v. Grupo Cibermundo Consultores, S.A. de CV/Marco Benítez Arteche, Caso OMPI No. DMX2004-0006 (encontrando <mercury.com.mx> idéntico a la marca MERCURY) y Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation; Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. and Toyota Motor Sales De Mexico, S. De R.L. de C.V. v. Salvador Cobian, Caso OMPI No. DMX2001-0006 (ordenando la transferencia de <toyota.com.mx> al titular de la marca TOYOTA por haberse el titular apropiado indebidamente de dicha marca “tal como es”).
Por consiguiente se tiene por satisfecha la condición prevista en el artículo 1.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
En vista de que de las constancias que obran en el expediente no se desprende que el Promovente haya autorizado el uso de su reserva como nombre de dominio en favor del Titular y ante la falta de contestación a la Solicitud, es posible presumir la falta de derechos o intereses legítimos del Titular respecto del nombre de dominio en disputa. Véanse LCIA (London Court of International Arbitration) v. Wellsbuck Corporation, Caso OMPI No. D2005-0084 (resolviendo falta de derechos o intereses legítimos habida cuenta que el demandante no autorizó el uso de su marca como nombre de dominio en favor del demandado y este último no presentó al experto elementos de convicción para demostrar alguna de las excepciones y defensas previstas por la Política) y Pavillion Agency, Inc., Cliff Greenhouse and Keith Greenhouse v. Greenhouse Agency Ltd., and Glenn Greenhouse, Caso OMPI No. D2000-1221 (resolviendo que la ausencia de contestación a la demanda puede ser interpretada como una admisión del demandado respecto a su carencia de interés legítimo en el nombre de dominio).
Con independencia de lo anterior, el Promovente ha demostrado mediante sendas certificaciones notariales de hechos que el nombre de dominio en cuestión estuvo asociado con un sitio Web de contenido pornográfico bajo el nombre de dominio <lasputas.tv> al cual los visitantes de <excelsior.com.mx> eran reenviados automáticamente, así como a un Portal donde se ofrecían bienes y servicios por parte de terceros. La circunstancia de emplear un nombre de dominio como umbral de otro nombre de dominio de cuyo contenido no se desprenda vínculo o relación alguna con el primero, ha sido considerada incapaz de dar lugar a derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio conforme a la Política. Ver Lycos, Inc. v. Jung Hyun Shin Lee, Caso OMPI No. DMX2007-0019 (concluyendo que la aplicación que daba el titular al nombre de dominio <tripod.com.mx> no podía considerarse bajo ninguna circunstancia como una oferta de buena fe de productos o servicios ni como un uso legítimo y leal del mismo, debido a que dentro del Portal se incluían hipervínculos a otros sitios Web de contenido sexual, lo cual distaba mucho de los fines con que está asociada la marca TRIPOD en el comercio).
En este sentido se advierte que una vez notificada la Solicitud, el Titular modificó nuevamente el contenido del Portal adscrito al nombre de dominio en pugna con la intención de aparentar un supuesto uso legítimo de dicho nombre de dominio al vincular este último con la página del sitio Wikipedia donde se muestran los diversos usos que se han dado en diversas partes del mundo al término latino “excelsior”. A este respecto el Experto estima que en la especie el uso alguna vez ilegítimo del nombre de dominio no es convalidable por un uso posterior, así como que el “efecto espejo” creado con el sitio Wikipedia tampoco es susceptible de conferir al Titular derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en conflicto pues de lo contrario sería suficiente crear una liga en Internet con cualquier marca o reserva notoria descrita en Wikipedia para legitimar la tenencia de un nombre de dominio que se apropiara de dichos signos distintivos.
En función de lo anterior se tiene por verificado el supuesto requerido por el artículo 1.a.ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
De acuerdo con el Promovente, la conducta del Titular configura un caso típico de ciberocupación donde se impide al Promovente reflejar su reserva notoriamente conocida en un nombre de dominio correspondiente, al tiempo de impedir a los usuarios de Internet interesados en visitar el sitio Web del Promovente acceder a la versión electrónica del diario que esperan encontrar ahí.
Considerando la antigüedad y alcance geográfico en México del uso del nombre “Excelsior” con relación al periódico que edita el Promovente, así como la fuerte capacidad distintiva de dicho signo, es inconcuso que el Titular debió haber sabido de la existencia del mismo al momento de registrar un nombre de dominio dirigido primordialmente al público mexicano.
Por otro lado, la falta de uso genuino de <excelsior.com.mx> al haberse vinculado a Portales bajo otros nombres de dominio, produce convicción plena en el Experto sobre la mala fe que privó en todo momento desde el registro del nombre de dominio en contienda hasta la fecha.
Bajo estas circunstancias se surte la causal de mala fe contenida en el artículo 1.b iv de la Política, al resolverse que el Titular ha utilizado el nombre de dominio <excelsior.com.mx> de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la denominación reservada “Excelsior” en cuanto al origen del Portal.
Confirma lo anterior el hecho de que el Titular fue condenado por la misma causa en diverso procedimiento administrativo que tuvo también por objeto un nombre de dominio mexicano. Ver Gusanito.com S. de R.L. de C.V. v. Robert Takovich, Caso OMPI No. DMX2007-0012 (ordenando la transferencia del nombre de dominio <gusanito.com.mx> cuyo Portal mostraba productos idénticos a los ofertados por el promovente bajo su marca GUSANITO, que a la vez se encontraba reservada como título de difusión periódica vía red de cómputo). La reincidencia de mérito colma el supuesto de mala fe previsto en el artículo 1.b.ii de la Política. Ver The Board of Governors of the University of Alberta v. Michael Katz d.b.a. Domain Names for Sale, Caso OMPI No. D2000-0378 (el registro de más de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo sugiere un patrón de conducta demostrativo de mala fe a la luz de la Política).
Por las razones que anteceden se tiene por demostrado el tercer elemento de la Política bajo su articulo 1.a.iii).
7. Decisión
En mérito de todo lo expuesto y fundado, el Experto concluye que el Promovente ha acreditado los extremos de su acción y en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1.g.ii) de la Política, así como 19 y 20 de su Reglamento, se resuelve que el nombre de dominio <excelsior.com.mx> sea transferido al Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 25 de abril de 2008
1 Fernando Serrano Migallón, Nueva Ley Federal del Derecho de Autor (Textos, Antecedentes, Análisis, Proceso Legislativo), Editorial Porrúa en colaboración con la UNAM, México, 1998.
2 En este sentido Ernesto Javier Herrera Meza afirma que sólo en forma tangencial la institución de la reserva de derechos se corresponde con la del derecho de autor atendiendo a diferencias en cuanto al objeto, la forma de adquirir la protección, el contenido, duración y alcance del derecho. Iniciación al Derecho de Autor, Editorial Limusa, México, 1992.