Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE L’EXPERT
Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L. contre Landdezign Et El Cafe Sarl
Litiges n° DFR2008-0004 et n° DFR2008-0005
1. Les parties
Les Requérants sont les sociétés Termozeta S.P.A. et Espressocap S.R.L., Milan, Italie, représentés par le studio Cartella, Milan, Italie.
Les Défendeurs sont la société Landdezign, Alfortville, France et la société El Cafe Sarl, Choisy-le-Roi, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne les noms de domaine <termozeta.fr> enregistré le 24 avril 2007 et <espressocap.fr> enregistré le 5 janvier 2006.
Le prestataire Internet est la société AMEN / Agence des Médias Numériques.
3. Rappel de la procédure
Deux demandes déposées par les Requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le ”Centre”) ont été reçues le 23 janvier 2008, par courrier électronique et le 25 janvier 2008, par courrier postal.
Le 24 janvier 2008, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments des litiges et de gel des opérations.
Le 25 janvier 2008, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données des litiges concernant les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.
Le 28 janvier 2008, le Centre a adressé aux Requérants une demande d’amendement concernant la demande portant sur le nom de domaine <espressocap.fr>. Le 29 janvier 2008 (par courrier postal) et la 30 janvier 2008 (par courrier électronique) les Requérants ont soumis l’amendement.
Le Centre a vérifié que les demandes et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le ”Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).
Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs respectivement les 28 et 29 janvier 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était respectivement les 17 et 18 février 2008. Les Défendeurs ont fait parvenir une seule réponse pour les deux noms de domaine le 20 février 2008.
Le 26 février 2008, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans les deux litiges présents. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.
Les noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> ayant été enregistrés par des Défendeurs différents, deux demandes ont été déposées devant le Centre.
Toutefois, les tenants et aboutissements développés dans le cadre des deux demandes étant quasi-identiques et les demandes formées étroitement liées, il est apparu pour l’Expert justifié de joindre les deux procédures afin de rendre une décision unique.
Par ailleurs, bien que la Réponse des Défendeurs ait été déposée passé le délai imparti, l’Expert a toutefois décidé de prendre en considération dans le cadre de sa décision les arguments en défense développés.
4. Les faits
Les Requérants sont :
- la société Termozeta S.p.a., société de droit italien, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation notamment de machines à café.
La société Termozeta S.p.a. est, à ce titre, titulaire des enregistrements internationaux de marques suivants TERMOZETA n° 282.308 déposée le 14 avril 1964 et renouvelée et LA TERMOZETA n° 282.306 déposée le 14 avril 1964 et régulièrement renouvelée.
La société Termozeta S.p.a. est également titulaire de la marque communautaire ESPRESSO CAP n° 003728177 déposée le 25 mars 2004.
- la société Espressocap S.r.l., société de droit italien, commercialise les machines à café “Termozeta Espressocap”.
La société Espressocap S.r.l. est également en charge de la production et de la commercialisation des capsules nécessaires pour la préparation du café avec ces machines “Termozeta Espressocap”.
A cet égard, la société Espressocap est titulaire des noms de domaine <espressocap.com> et <espressocap.it>.
Les Défendeurs sont la société Landdezign qui a enregistré le nom de domaine <espressocap.fr>, le 5 janvier 2006 et la société El Cafe Sarl, qui a enregistré le nom de domaine <termozeta.fr>, le 24 avril 2007.
La société Landdezign apparaît être l’agence de communication de la société El Cafe S.r.l,, laquelle a notamment pour activité la commercialisation de machines à café et capsules pour la préparation du café, sous différentes marques.
5. Argumentation des parties
A. Requérants
Les Requérants font valoir qu’ils interviennent dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation, notamment de machines à café et de capsules pour le café, commercialisées sous les dénominations “Termozeta Espressocap” et “Espressocap”.
Les machines à café “Termozeta Espressocap” et les capsules “Espressocap” sont commercialisées dans l’Europe entière donc en France, et ce depuis la fin d’année 2005.
Les Requérants ont constaté l’enregistrement par la société Landdezign, agence de publicité, du nom de domaine <espressocap.fr>.
Il s’avère que cette agence de publicité a pour client la société El Cafe S.r.l. qui commercialise, elle-même des machines à café et capsules de café de différentes marques et a d’ailleurs été, un temps, cliente de la société Espressocap S.r.l.
Le nom de domaine <espressocap.fr> renvoie directement vers une page Internet où est reproduit le logo “El Cafe”.
En cliquant sur ce logo, on accède au site Internet de la société El Cafe S.r.l. présentant, outre des produits TERMOZETA et ESPRESSOCAP, également des produits concurrents des Requérants.
Par ailleurs, le site Internet de la société El Cafe S.r.l. présente une structure graphique et chromatique rappelant celle du site officiel de la société Espressocap S.r.l.
Le nom de domaine <termozeta.fr> enregistré par la société EL Café mène également vers une page où est reproduit le logo de la société El Cafe S.r.l., lequel permet, en cliquant sur ce logo, d’accéder au site Internet de la société El Cafe S.r.l. où sont présentés non seulement les produits des Requérants, mais également des produits concurrents.
Par conséquent, les Requérants considèrent que leurs droits sur les marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP ont été violés.
Ainsi, l’enregistrement de la part d’un tiers d’un nom de domaine correspondant à la marque d’autrui, sans l’autorisation du titulaire de la marque, constitue une contrefaçon de cette marque.
Tel est le cas en l’espèce, les désinences “.fr” et “.com” n’ayant aucune portée différenciatrice.
Les Défendeurs n’ont jamais été autorisés par les Requérants à enregistrer ou utiliser les noms de domaine contestés.
Par ailleurs, la société El Cafe S.r.l. ne saurait faire valoir qu’en qualité de cliente de Espressocap S.r.l., elle aurait été autorisée à enregistrer les noms de domaine contestés.
A cet égard, les Défendeurs n’ont jamais eu aucun rapport contractuel avec les Requérants.
Aux termes de l’article 6 septies de la Convention d’Union de Paris et de l’article 11 du Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le titulaire d’une marque peut s’opposer à l’enregistrement ou à l’utilisation de la marque par son agent ou représentant.
S’il est interdit d’enregistrer ou d’utiliser la marque par l’agent ou le représentant, à plus forte raison l’interdiction devrait s’appliquer à celui qui comme El Cafe S.r.l. n’a jamais eu la qualité d’agent, représentant ou distributeur, mais a été tout simplement un des plusieurs clients français de Espressocap S.r.l.
Par ailleurs, les Défendeurs ne sont pas revendeurs des produits des Requérants. Il n’y a donc aucune nécessité ou intérêt à utiliser les marques en cause dans le cadre de leur activité commerciale.
L’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr> traduisent une volonté d’exploiter la valeur commerciale des marques ESPRESSOCAP et TERMOZETA, et ce, dans le but d’attirer un plus grand nombre de clients potentiels sur le site Internet de la société El Cafe S.r.l. où ne sont pas vendus exclusivement les produits des Requérants, mais également de nombreux produits concurrents.
Ceci confirme la mauvaise foi des Défendeurs.
Par ailleurs, les Défendeurs ne remplissent pas les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence, l’enregistrement des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>, constitue la contrefaçon des marques détenues par les Requérants au sens des articles L. 713-2 ou L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Par ailleurs, les faits reprochés constituent une atteinte aux droits des tiers.
A cet égard, même si la société Landdezign n’est pas un concurrent direct des Requérants, le fait d’avoir enregistré le nom de domaine <espressocap.fr>, afin que celui-ci soit utilisé par un concurrent des Requérants, constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La mauvaise foi et le parasitisme commercial sont caractérisés.
En conséquence, les Requérants sollicitent le transfert des noms de domaine en cause au profit de la société Termozeta S.p.a.
B. Défendeurs
Les Défendeurs ne contestent pas que les deux noms de domaine contestés reprennent les deux marques TERMOZETA et ESPRESSOCAP.
Les Défendeurs font valoir qu’une société “Eau Fraiche” s’est vue concéder le 15 septembre 2005 un contrat de distribution, pour la France, des machines à café fabriquées par la société Termozeta S.p.a., ainsi que les consommables correspondants ESPRESSOCAP, à charge pour elle de développer les ventes et la notoriété de ces produits.
Afin d’assurer le développement de la notoriété des produits fabriqués par les sociétés Termozeta et Espressocap, la société Eau Fraiche a constitué la société El Cafe, dont l’activité est exclusivement dédiée à la commercialisation des machines à café fabriquées par la société Termozeta ainsi que des consommables correspondants ESPRESSOCAP.
L’utilisation faite par un distributeur des marques dont la distribution exclusive lui est concédée est nécessaire à la réalisation du contrat de distribution exclusive.
De même, l’utilisation des marques faite aux seules fins du contrat ne saurait fonder un grief de concurrence déloyale.
C’est aux fins de développer la notoriété et la vente des produits concédés que la société El Cafe a enregistré le nom de domaine contesté.
Les Défendeurs constatent qu’à l’époque de l’enregistrement des noms de domaine, les Requérants dont la marque ESPRESSOCAP est descriptive, banale et peu distinctive pour désigner du café, vendu dans un conditionnement destiné à faire des cafés espresso, n’avaient réalisé aucun site ni aucun développement Internet, laissant ainsi la place d’un point de vue commercial à des renvois vers la marque NESPRESSO dont la notoriété est indiscutable dans ce domaine.
Les Défendeurs n’ont aucunement eu l’intention de déposer les noms de domaine contestés en fraude des droits des Requérants.
Ils ont simplement pallié l’absence d’initiative des Requérants afin d’éviter que les demandes ne soient orientées vers la marque NESPRESSO, très voisine et bénéficiant d’une notoriété.
Les Défendeurs qui ne s’opposent pas à la demande de transfert font observer qu’aucune demande amiable de transfert ni aucune protestation à l’encontre de l’utilisation des noms de domaine contestés n’est versée aux débats.
6. Discussion
L’Expert constate que les Requérants invoquent l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Défendeurs en violation de leurs droits et en sollicitent, en conséquence, la transmission à leur profit.
L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement :
“Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.
L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.
En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portait atteinte aux droits des Requérants et, les Requérants sollicitant la transmission de ces noms de domaine à leur profit, s’ils justifiaient de droits sur ces noms de domaine.
(i) Enregistrement des noms de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant à des tiers ou exploités par des tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit être sanctionnée.
En l’espèce, l’Expert constate que les Requérants justifient être titulaire de droits privatifs sur les dénominations TERMOZETA et ESPRESSOCAP.
L’Expert constate également que les noms de domaine litigieux incorporent ces marques à l’identique et que ces dénominations sont utilisées par les Requérants dans le cadre de la commercialisation de machines à café et de capsules associées.
Il ressort des pièces communiquées par les Requérants que la société Landdezign est l’agence de publicité de la société El Cafe, laquelle commercialise notamment des machines à café et des capsules de café.
Il ressort également des documents communiqués par les Requérants que les Requérants ont vendu à la société El Cafe certains de leurs produits.
Par conséquent, la société El Cafe avait connaissance des dénominations et marques utilisées ou appartenant aux Requérants, et ce, avant même de procéder à l’enregistrement des noms de domaine.
A cet égard, la société El Cafe fait état de l’existence d’un contrat de distribution pour la France entre la société Eau Fraiche et la société Termozeta; toutefois, ce contrat n’est nullement versé aux débats.
En tout état de cause, le seul fait d’être autorisé à distribuer des produits en particulier n’autorise nullement le distributeur ou le revendeur à s’approprier les dénominations sous lesquelles lesdits produits sont commercialisés.
En effet, plusieurs décisions ont été rendues par d’autres experts à ce sujet. A titre d’exemples, la décision Oki Data Americas, Inc. v. Asdinc.com, Litige OMPI No. D2001-0903, rappelle les conditions dans lesquelles un revendeur autorisé peut utiliser une marque au sein d’un nom de domaine. Même si cette décision a été rendue en application des Principes directeurs (UDRP), son raisonnement peut-être transposé au présent litige.
Ainsi, un revendeur est considéré comme ayant un intérêt légitime à la détention d’un nom de domaine si les conditions suivantes sont remplies :
- le revendeur doit commercialiser les produits ou services en cause;
- le revendeur doit commercialiser uniquement les produits en cause;
- le site Internet doit mentionner le lien existant entre le revendeur et le titulaire de la marque, et ce afin d’éviter tout risque de confusion et notamment de pouvoir penser qu’il s’agit d’un site officiel.
Ces principes ont été régulièrement rappelés par de nombreux experts (Randan Corporation v. Rapazzini Winery, Litige OMPI No. D2003-0353; Produits Bergers v. Romana Go, Litige OMPI No. DPH2005-0001; The Ritz Hotel, Limited v. Damir Kruzicevic, Litige OMPI No. D2005-1137).
En l’espèce, les critères ci-dessus ne sont pas remplis.
En premier lieu, l’agence de publicité de la société El Cafe, la société Landdezign ne justifie d’aucun intérêt légitime à enregistrer à son nom, le nom de domaine <espressocap.fr>. En effet, sa seule qualité d’agence de publicité ne l’autorise nullement à s’approprier, à titre de nom de domaine, une dénomination sur laquelle un tiers détient des droits privatifs.
La société El Cafe ne justifie pas plus d’un intérêt légitime.
En effet, il ressort de l’examen du site Internet vers lequel renvoient les noms de domaine litigieux que si des produits des Requérants sont bien offerts à la vente, ceux de leurs principaux concurrents le sont également.
Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention de la nature du lien unissant la société El Cafe aux Requérants. Tout laisse donc à penser que les noms de domaine ont été enregistrés avec l’aval des Requérants alors que tel n’est pas le cas.
Ces enregistrements sont donc de nature à engendrer un risque de confusion certain dans l’esprit de l’internaute qui sera porté à croire qu’il existe un lien nécessaire et évident entre les Défendeurs et les Requérants.
Et à cet égard, l’argument selon lequel les Défendeurs auraient enregistré les noms de domaine en cause pour palier un manquement des Requérants et ainsi éviter des renvois vers la marque NESPRESSO, notoire dans le domaine considéré, n’est pas recevable dans la mesure où de tels enregistrements ne peuvent pas être effectués sans l’autorisation préalable des titulaires des droits en cause.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les Défendeurs est intervenu en violation des droits des Requérants.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Les noms de domaine litigieux renvoient vers le site Internet de la société El Cafe proposant essentiellement à la vente des produits concurrents de ceux commercialisés par les sociétés Termozeta et Espressocap.
Cette utilisation est de nature à porter préjudice aux Requérants en ce que le consommateur, pensant accéder aux sites officiels des sociétés Termozeta et Espressocap, accèdera certes à un site Internet proposant à la vente les produits commercialisés par les Requérants, mais également des produits concurrents.
L’utilisation ainsi faite des noms de domaine litigieux est de nature à détourner une partie de la clientèle qui, à l’origine, aurait été intéressée par les produits commercialisés par les Requérants.
Cette utilisation est donc de nature à leur causer un préjudice commercial.
La société El Cafe ne saurait, sans autorisation, utiliser à son seul profit les marques détenues par des tiers, et ce afin de maximiser les chances de visites de son site Internet par les internautes.
Cette utilisation est contraire au comportement loyal qui se doit d’être dans le cadre des relations commerciales.
En conséquence, l’Expert considère que l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux par les Défendeurs sont intervenus tout à la fois en violation des droits privatifs des Requérants et en violation du principe de la loyauté dans les relations commerciales.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit de la société Termozeta des noms de domaine <espressocap.fr> et <termozeta.fr>.
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Isabelle LEROUX
Expert
Date: Le 12 mars 2008