Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI

DECISIONE DELL’ESPERTO

Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. c. Urago Handels AG

Caso No DCH2008-0008

1. Le parti

La Richiedente è Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., Italia, rappresentata dallo Studio Legale Modiano & Associati S.p.A., Milano, Italia .

La Resistente è Urago Handels AG, Zurigo, Svizzera.

2. Nome a dominio

La controversia riguarda il nome a dominio <sanbenedetto.ch>.

3. Riassunto del procedimento

Una domanda è stata inviata al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (il “Centro”) in data 27 maggio 2008. Il 27 maggio 2008, il Centro ha inoltrato via e-mail al registro SWITCH una domanda di verifica degli elementi relativi al nome a dominio oggetto della controversia. Il 27 maggio 2008, SWITCH ha inviato via e-mail la sua risposta confermando che la Resistente è effettivamente titolare del nome a dominio in questione e fornendo i dettagli usuali di contatto amministrativo. Il Centro ha verificato che la Domanda soddisfa i requisiti formali sanciti dal “Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie relative ai nomi a dominio per i domini .ch e .li” (il “Regolamento”), adottato il 1° marzo 2004 da SWITCH, registro per i nomi a dominio .ch e .li.

Conformemente al paragrafo 14 del Regolamento, in data 2 giugno 2008 il Centro ha inviato una notifica formale della Domanda alla Resistente valida quale inizio del procedimento di composizione della controversia. Il Centro ha altresì accolto la richiesta della Richiedente di svolgere la procedura in italiano, benché la lingua del procedimento sia in principio la lingua del contratto di registrazione (in questo caso il tedesco). Conformemente al paragrafo 15(a) del Regolamento, la data entro la quale era attesa una Risposta era il 22 giugno 2008.

La Resistente non ha né inviato una Risposta né si è dichiarata disposta a partecipare a un’udienza di conciliazione conformemente al paragrafo 15(d) del Regolamento.

Ritenuto che, conformemente al paragrafo 12(c) del Regolamento, la Richiedente aveva esplicitamente richiesto nella Domanda che in questo caso fosse nominato un Esperto, il 23 giugno 2008 il Centro ha invitato la Richiedente a inoltrare una domanda di continuazione del procedimento di composizione della controversia entro il 3 luglio 2008, conformemente al paragrafo 19 del Regolamento.

A seguito della e-mail del 23 giugno 2008 della Resistente, in cui quest’ultima manifestava di essere disposta ad accettare il trasferimento del nome a dominio, in data 25 giugno 2008 la Richiedente ha formalmente richiesto al Centro di sospendere la procedura sino a nuova comunicazione. Il medesimo giorno il Centro ha notificato alle parti l’avvenuta sospensione, avvertendo la Richiedente che se entro il 25 luglio 2008 non fosse stata richiesta la riattivazione del procedimento, lo stesso sarebbe stato considerato chiuso.

Non avendo tuttavia la Resistente comunicato per iscritto alla SWITCH la sua intenzione di trasferire il dominio alla Richiedente, quest’ultima si è vista costretta a richiedere al Centro, in data 24 luglio 2007, la riattivazione del procedimento al fine di ottenere una formale decisione di trasferimento.

In data 29 luglio 2008 il Centro ha formalmente riavviato il procedimento e il 22 agosto 2008 ha nominato Michele Bernasconi quale Esperto per la controversia in questione. Conformemente al paragrafo 4 del Regolamento, l’Esperto di cui sopra ha dichiarato di essere indipendente dalle parti.

4. Fatti

La Richiedente è un’azienda con sede a Scorzè (Venezia, Italia), attiva sin dal 1956 nel settore della produzione, dell’imbottigliamento e della commercializzazione di acque minerali e altre bevande non alcoliche. Fra i vari prodotti vi è naturalmente anche l’acqua minerale San Benedetto, da cui trae origine la ragione sociale della società.

Il nome “San Benedetto”, insieme alla figura di una fontana stilizzata, è registrato come marchio in Italia dal 1984, con protezione internazionale valida anche per la Svizzera dal 1990. Il nome “San Benedetto”, insieme alla figura di una fontana stilizzata e una rondine, è registrato come marchio in Italia dal 1994, con protezione internazionale valida anche per la Svizzera dal 1997. Entrambi i marchi sono registrati per la classe 32¹ (acqua minerale gasata e non gasata, bibite analcoliche, sciroppi e preparati per fare bevande, succhi di frutta).

La Richiedente ha registrato il nome a dominio <sanbenedetto.it> il 27 aprile 1999 e lo utilizza almeno dal maggio del 2002.

La Resistente è una società con sede a Zurigo (Svizzera), attiva nel settore del commercio all’ingrosso di vini, bibite ed altri generi alimentari. Negli anni 2005 e 2006 la Resistente ha acquistato dalla Richiedente diversi prodotti a marchio SAN BENEDETTO.

In data 3 gennaio 2007, la Resistente ha registrato il nome a dominio <sanbenedetto.ch>.

Con lettera 23 febbraio 2007 la Richiedente ha formalmente diffidato la Resistente dall’intraprendere qualsiasi iniziativa di promozione dei prodotti a marchio “SAN BENEDETTO” in Svizzera, poiché in quel territorio era stato nominato un agente, con vincolo di esclusiva. La Richiedente invitava nel contempo la Resistente a trasferire immediatamente a titolo gratuito il nome a dominio <sanbenedetto.ch>, registrato a sua insaputa e senza alcuna autorizzazione in tal senso. Le richieste di eliminare il logo ed il marchio “SAN BENEDETTO” da tutte le attività della Resistente, di non far credere a terzi di lavorare per la Richiedente e di trasferirle il nome a dominio <sanbenedetto.ch> erano peraltro già state formulate via e-mail il 16 febbraio 2007.

Dopo l’avvio del procedimento di composizione della controversia relativa al nome a dominio <sanbenedetto.ch>, la Resistente ha ripetutamente dichiarato di non opporsi al trasferimento del nome a dominio alla Richiedente (e-mail 23 giugno 2008 e e-mail 21 luglio 2008). Tuttavia, nonostante i solleciti della Richiedente, la Resistente non ha mai inoltrato la richiesta scritta alla SWITCH, necessaria per il trasferimento alla Resistente del nome a dominio <sanbenedetto.ch>.

5. Allegazioni delle parti

A. Richiedente

In sintesi la Richiedente ha formulato le seguenti allegazioni:

- sebbene la lingua di registrazione sia il tedesco, la Resistente, al contrario della Richiedente, ha la padronanza dell’idioma italiano e pertanto lo svolgimento della procedura in italiano non le arrecherebbe alcun pregiudizio;

- quale titolare di marchi SAN BENEDETTO, che godono di protezione anche in Svizzera, la Richiedente ha un proprio diritto sul segno distintivo “San Benedetto”, secondo quanto disposto dalla legge svizzera;

- il nome a dominio <sanbenedetto.ch>, attualmente registrato a nome della Resistente, è praticamente identico ai marchi SAN BENEDETTO della Richiedente;

- la Resistente non svolge attività contraddistinte dai marchi SAN BENEDETTO, non è autorizzata ad usare tali marchi e tanto meno a registrarli come nome a dominio;

- l’uso del nome a dominio <sanbenedetto.ch> non può essere considerato uso legittimo, ritenuto che non è mai stato autorizzato dalla Richiedente e che la Resistente ben conosceva l’esistenza della Richiedente ed dei marchi SAN BENEDETTO validamente registrati;

- il fatto che la Resistente abbia registrato il nome a dominio <sanbenedetto.ch> il 3 gennaio 2007 e da allora non lo abbia mai utilizzato e che la registrazione sia avvenuta successivamente alla scelta di concedere ad un terzo l’esclusiva per la distribuzione dei propri prodotti in Svizzera, denota la malafede della Resistente.

La Richiedente domanda che il nome a dominio <sanbenedetto.ch> sia trasferito a lei medesima.

B. Resistente

La Resistente non ha formalmente risposto alle allegazioni di fatto e di diritto della Richiedente. Da tale comportamento l’Esperto può, sulla base del paragrafo 23(b) del Regolamento, trarre le conclusioni che riterrà adeguate. La Resistente ha nondimeno dichiarato a più riprese di non avere nulla in contrario al trasferimento del nome a dominio <sanbenedetto.ch> alla Richiedente, senza tuttavia dare concretamente seguito alle proprie buone intenzioni.

6. Discussione e conclusioni

Nel caso concreto, vi è anzitutto da chiedersi, se la domanda della Richiedente non possa essere accolta senza neppure entrare nel merito della discussione, ritenuto che la Resistente ha dichiarato per iscritto in ben due occasioni di non opporsi al trasferimento del nome a dominio alla Richiedente.

Tuttavia, il fatto che la Resistente, nonostante i solleciti della Richiedente, non abbia sino ad oggi provveduto ad inoltrare la richiesta scritta alla SWITCH, necessaria per il trasferimento del nome a dominio, non consente di concludere senza riserve che la Resistente sia veramente consenziente al trasferimento.

Di conseguenza, si ritiene opportuno e doveroso entrare nel merito della discussione onde chiarire senza ambiguità la controversia sorta a dipendenza della registrazione del nome a domino <sanbenedetto.ch> da parte della Resistente.

Il paragrafo 24(c) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“L’esperto accoglie la domanda se la registrazione o l’utilizzo del nome a dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein.”

E’ pertanto necessario determinare se (A) la Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo che le spetta in virtù del diritto svizzero e se (B) la registrazione e/o l’utilizzo del nome a dominio costituisce una violazione di questo diritto.

A. La Richiedente ha un diritto su di un segno distintivo

Secondo la definizione di cui al paragrafo 1 del Regolamento, un diritto su un segno distintivo è

“un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico acquisito con la registrazione o l’utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall’utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un’indicazione d’origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale.”

Sulla base delle prove fornite dalla Richiedente e dalla mancanza di osservazioni contrarie della Resistente, l’Esperto conclude che la Richiedente abbia dimostrato di essere la titolare di marchi che contengono l’elemento verbale SAN BENEDETTO, registrati in Italia e con protezione internazionale valida anche per la Svizzera. La Richiedente ha dunque un diritto sul segno distintivo “San Benedetto”.

B. La registrazione o l’utilizzo del nome a dominio in questione costituisce una violazione di un diritto della Richiedente

Il paragrafo 24(d) del Regolamento stabilisce quanto segue:

“Sussiste una chiara violazione di un diritto di proprietà intellettuale in particolare quando

(i) sia l’esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un’interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e

(ii) la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e

(iii) la violazione del diritto, giustifica il trasferimento o la cancellazione del nome a dominio a dipendenza delle conclusioni contenute nella domanda.”

Non essendovi sufficienti elementi per considerare i marchi della Richiedente come “marchi famosi” ai sensi dell’articolo 15 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), la Richiedente gode (unicamente) del diritto esclusivo sancito dall’articolo 13 LPM.

In particolare il titolare di un marchio protetto può vietare a terzi che il segno protetto sia utilizzato per gli stessi prodotti o servizi per il quale è stato depositato (articolo 13 cpv. 2 LPM in relazione con l’articolo 3 cpv. 1 LPM). La Richiedente può invocare una violazione del diritto al marchio se il nome a dominio contestato è identico oppure simile a tal punto da creare un rischio di confusione con il marchio protetto.

Nel caso concreto, l’elemento distintivo del nome a dominio contestato <sanbenedetto.ch> è indubbiamente la parola “sanbenedetto”. Il nome “San Benedetto” costituisce l’elemento verbale di entrambi i marchi della Richiedente che godono di protezione anche in Svizzera. Il pericolo di confusione è lampante, soprattutto se si considera che l’elemento verbale dei marchi della Richiedente ha una particolare forza distintiva, rispetto all’elemento figurativo. “San Benedetto” è anche l’elemento qualificante della ragione sociale della Richiedente, ritenuto che “acque minerali” ha semplice carattere descrittivo. Inoltre, la parola “sanbenedetto” figura anche nel nome a dominio della Richiedente utilizzato in Italia <sanbenedetto.it>.

Secondo il Tribunale federale, i nomi a dominio possono essere paragonati a nomi, nomi commerciali e marchi e, pertanto, possono costituire segni distintivi (DTF 126 III 239, 244). Il rischio di confusione che scaturisce dell’uso non autorizzato di un nome a dominio che costituisce nel contempo un segno distintivo protetto (marchio, ditta o nome) consiste nel fatto che la pagina web viene attribuita alla persona sbagliata (4C.141/2002 in sic! 2003 438 ss.). Nella misura in cui questa ambiguità viene volutamente utilizzata per ledere l’attività di un concorrente è inoltre ipotizzabile una violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale (articolo 3 cpv. lit. d LCSl).

In questo caso, può in definitiva essere lasciata aperta la questione a sapere, se la condotta della Resistente fosse illecita dal profilo del diritto della concorrenza. La Richiedente non ha infatti sollevato questa censura e la lesione del diritto esclusivo sul marchio è sufficiente per ammettere una chiara violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Giova nondimeno rilevare che i precedenti rapporti commerciali fra le parti, l’attività commerciale della Resistente, il contesto temporale in cui è avvenuta la registrazione del nome a dominio ed il fatto che lo stesso non sia mai stato utilizzato dalla Resistente, mettono in evidenza come, nel caso concreto, la Resistente non possa ragionevolmente avvalersi del principio della buona fede e difetti di un qualsiasi interesse legittimo degno di protezione al mantenimento del nome a dominio conteso.

La chiara violazione del diritto della Richiedente e l’assenza di interessi legittimi degni di protezione giustificano pertanto il trasferimento del nome a dominio alla Richiedente.

7. Decisione dell’esperto

Per i motivi suesposti, conformemente al paragrafo 24 del Regolamento, l’Esperto ordina che il nome a dominio <sanbenedetto.ch> sia trasferito alla Richiedente.

Michele Bernasconi
Esperto

Data: 5 settembre 2008

¹ Classificazione internazionale di Nizza.