Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Heinz Windheim
Caso No. DMX2007-0018
1. Las Partes
La parte Promovente es
(i) Sony Ericsson Mobile Communications AB (“Promovente1”) de Lund, Suecia,
(ii) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (“Promovente2”) de Estocolmo, Suecia, y
(iii) Sony Corporation (“Promovente3”) de Tokio, Japón,
(el Promovente1, el Promovente2 y el Promovente3, en lo sucesivo conjuntamente como el “Promovente”) representadas por Göhmann Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft, de Hannover, Alemania.
El Titular es Heinz Windheim, de Bremen, Alemania.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
El nombre de dominio objeto de la Solicitud es:
<sonyericson.com.mx>
El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center México, S.C. (“NIC-Mexico”).
3. Iter Procedimental
La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2007, señalando dos nombres de dominio como objeto de la misma: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. El 28 de septiembre de 2007 el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. NIC-México envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente, el Promovente presentó una modificación a la Solicitud el 16 de noviembre de 2007, señalando como objeto de la misma los dos nombres de dominio antes precisados. El Centro verificó que la Solicitud, modificada, cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.
De conformidad con los artículos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 16 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 6 de diciembre de 2007. El Titular no contestó la Solicitud. Por consiguiente, el Centro notificó al Titular su falta de personación y ausencia de contestación a la Solicitud el 17 de diciembre de 2007.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo de Expertos el día 3 de enero de 2008, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el artículo 9 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajustó a las normas del procedimiento.
Al revisar la Solicitud, este Experto consideró de forma preliminar que el Promovente, no obstante haber participado anteriormente en varios procedimientos similares ante el Centro, no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud. Con fundamento en el artículo 14 del Reglamento, este Experto expidió la Orden de Procedimiento No. 1 mediante la que invitó al Promovente a presentar, con copia para el Titular, las pruebas que considerase convenientes para acreditar que los nombres de dominio objeto de la Solicitud han sido registrados o se utilizan de mala fe, y dando asimismo oportunidad al Titular de presentar las pruebas que considerase convenientes en relación al elemento de registro y/o uso de mala fe, la cual fue notificada a las partes el 22 de enero de 2008. En dicha Orden de Procedimiento este Experto estableció el 11 de febrero de 2008 como nueva fecha para notificar al Centro su decisión. El Centro recibió la respuesta del Promovente a dicha Orden de Procedimiento primero por telefax y el 29 de enero del 2008 por correo electrónico. El Titular no presentó respuesta alguna.
Como se mencionó anteriormente, la Solicitud inicial incluía dos nombres de dominio: <sonyericson.com.mx> y <sony-ericsson.com.mx>. Sin embargo, el Promovente en su respuesta a dicha Orden de Procedimiento, manifestó que no mantenía su reclamación respecto al nombre de dominio <sony-ericsson.com.mx>, desistimiento que este Experto considera procedente, por lo que lo expuesto bajo los apartados 4 a 7 del presente se refiere únicamente al nombre de dominio <sonyericson.com.mx>.
4. Antecedentes de Hecho
Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados en este procedimiento:
4.1 Promovente2 es el titular de la marca ERICSSON la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000107003, fecha de registro 23 de marzo de 1999, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros. Promovente2 también tiene registrada la marca ERICSSON en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 001459130, fecha de registro 15 de febrero de 2001.
4.2 Promovente3 es el titular de la marca SONY la cual está registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea bajo el número 000000472, fecha de registro 5 de mayo de 1998, amparando aparatos e instrumentos para la comunicación de datos, entre otros.
4.3 Promovente2 y Promovente3 constituyeron a Promovente1 como empresa conjunta en la que participan por partes iguales.
4.4 Promovente1 es licenciatario del Promovente2 y del Promovente3 y está autorizado a emplear la combinación de las marcas SONY ERICSSON como nombre comercial y como marca para sus productos.
4.5 Promovente1 es propietario y operador del sitio web <sonyericsson.com>. En ese sitio web, Promovente1 ofrece a los usuarios de Internet informaciones sobre sus productos, especialmente teléfonos móviles, y otros temas relacionados.
4.6 La marca SONY es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil, multimedia y entretenimiento.
4.7 La marca ERICSSON es una de las marcas comerciales más famosas en el ámbito de la comunicación móvil y de teléfonos móviles.
4.8 El nombre SONY ERICSSON ha sido reconocido a nivel mundial en el ámbito de teléfonos móviles, siendo ampliamente conocido en el sector de telecomunicaciones y entre los clientes, siendo una marca comercial bien conocida en ese sector.
4.9 El Promovente ha obtenido resoluciones favorables en procedimientos comparables ante el Centro (Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Party Night Inc., Caso OMPI No. D2002-1128, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Dariusz Piedras, Caso OMPI No. D2005-0553, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB, Sony corporation, c/o Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Mohamed Ali Aal Ali, Caso OMPI No. DAE2006-0002 y Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sony Corporation v. Aylin Dzhelilova, Caso OMPI No. D2006-1568).
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Los nombres de dominio son idénticos o semejantes en grado de confusión con respecto a una marca comercial sobre la que los demandantes tienen derechos:
La primera parte del nombre del dominio <sonyericson.com.mx> es idéntica a la famosa marca comercial del Promovente3. La segunda parte del nombre de dominio mencionado es semejante en grado de confusión a la también famosa marca comercial del Promovente2. El nombre de dominio completo es semejante en grado de confusión a la marca comercial SONY ERICSSON empleada por el Promovente1.
En relación a lo anterior, es de suponer que el público podrá tener la impresión de que el nombre de dominio en cuestión está en alguna forma relacionado con las marcas comerciales del Promovente.
El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio:
El Titular jamás ha sido autorizado por el Promovente para utilizar sus marcas comerciales en forma alguna.
El Titular no es capaz de demostrar que ha empleado o se ha preparado en forma demostrable para emplear el nombre de dominio o un nombre que corresponda al mismo en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.
El Titular no es capaz de establecer derechos con respecto al nombre de dominio dado que (como individuo, empresa u otra organización) nunca ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio ni tampoco adquirió derechos de marca comercial o de servicios en la marca de dominio. El Titular nunca ha sido designado con el nombre de dominio disputado ni tampoco ha sido asociados con éste o conocido bajo estos nombres.
El Titular no emplea el nombre de dominio en forma legítima, no comercial o leal, sino que lo posee con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1. Esto significa que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, lo que no puede considerarse como uso legítimo, no comercial o leal del nombre de dominio.
El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe:
El uso del nombre de dominio debe considerarse como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca comercial de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor del Promovente están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del Titular. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para el Promovente tener que depender de la buena voluntad del Titular que podría variar de día en día.
El Promovente intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico sin que éste haya respondido a dichos correos electrónicos. Investigaciones ulteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que ha sido confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen.
El nombre de dominio es utilizado con malos propósitos, puesto que las marcas mundialmente conocidas del Promovente se utilizan con el fin de dirigir el tráfico en páginas publicitarias de Internet, las cuales, entre otras cosas, también muestran productos de tecnología ("TecnoLarge") y hacen publicidad, de tal modo que existe riesgo de confusión directa y de que se haga un mal uso de las marcas con fines lucrativos. El mero hecho de contar con un nombre de dominio como tal y su utilización con fines publicitarios, como en el caso en cuestión, son motivos suficientes para justificar una utilización con malos propósitos, como consta en diversos casos ante el Centro. Los acusados (sic) pueden no tener ningún interés justificable en que los clientes potenciales del Promovente se extravíen y en que los demandados puedan hacer publicidad a los solicitantes con las conocidas marcas y, de ese modo, engañar a los clientes potenciales.
El Promovente solicita que el nombre de dominio objeto de la Solicitud sea transferido al Promovente1.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente.
6. Debate y conclusiones
General
De conformidad con lo preceptuado por el párrafo 1.a. de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, el Promovente tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
Si bien es cierto que la falta de contestación a la Solicitud por parte del Titular da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas (Cfr. artículo 16.C del Reglamento), también es cierto que corresponde al Promovente acreditar los extremos antes anotados.
Como se expuso líneas arriba, al revisar la Solicitud este Experto notó de forma preliminar que el Promovente no había presentado argumentos o evidencia satisfactorios respecto a un posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio materia de la Solicitud, no obstante que hacía valer el haber participado en varios casos similares ante el Centro, por lo que este Experto consideró la disyuntiva de posiblemente tener que desestimar la Solicitud del Promovente1 o bien considerar la posibilidad de que el Promovente pudiera presentar argumentos o evidencia suplementarios respecto al posible registro o uso de mala fe de los nombres de dominio por parte del Titular.
Este Experto considera que no le corresponde elaborar alegaciones por cuenta del Promovente, ni realizar investigaciones independientes para descubrir hechos no manifestados por el Promovente en la Solicitud2. Sirva esta manifestación para reiterar que corresponde a la parte promovente, y sólo a ella, presentar su caso y acreditar los extremos requeridos bajo el párrafo 1.a de la Política, sin que corresponda a los Grupos de Expertos tener que suplir las deficiencias de las reclamaciones que se les presentan.
Ahora bien, sin perjuicio de poder decidir de manera distinta en casos futuros, este Experto consideró apropiado en este caso particular expedir la Orden de Procedimiento No.1 referida bajo el apartado 3 del presente, tomando en cuenta lo conocidas que son las marcas del Promovente y su particular uso conjunto, así como atento lo expuesto en otros casos que trataron situaciones similares3.
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
El Promovente ha demostrado tener derechos sobre las marcas SONY y ERICSSON.
Resulta claro y muy explorado que al analizar la identidad o similitud entre una marca y un nombre de dominio, los sufijos correspondientes al dominio de nivel superior genérico “.com” y el relativo al código territorial “.mx” no influyen ni se deben tomar en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas (Véase, por ejemplo, Heidelberger Druckmaschinen AG v. Alejandro Guadarrama Domínguez / SuNegocioEnInternet, Caso OMPI No. DMX2006-0006).
Ahora bien, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio objeto de la Solicitud es similar en grado de confusión a las marcas del Promovente. En efecto, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> es igual a las marcas del Promovente.
Por consiguiente se tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 1.a.i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos
El Titular no dió contestación a la Solicitud por lo que no es posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos para la adopción del nombre de dominio objeto de la Solicitud.
Resulta que las marcas ERICSSON y SONY son mundialmente famosas y que gozan de una fuerte capacidad distintiva, tanto en lo individual como en su particular uso conjunto (que ya en sí mismo resulta característico).
El Promovente asevera que el Titular posee el nombre de dominio con el fin exclusivo de venderlo al Promovente1, esto es, que el único motivo del Titular como titular del mismo es ganar dinero en perjuicio del Promovente1, sin que aporte elemento alguno de prueba que sustente su dicho. No obstante lo anterior, de los hechos acreditados, las otras alegaciones del Promovente y la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la concurrencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 1.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Titular.
En consecuencia este Experto considera que el Promovente ha acreditado el requisito previsto en el párrafo 1.a.ii. de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
A este respecto cabe destacar que corresponde al Promovente demostrar uno de los siguientes dos elementos: (i) que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, o (ii) que el nombre de dominio se utiliza de mala fe.
El Promovente no presenta alegación alguna respecto a un posible registro de mala fe, motivo por el cual este Experto no analiza su posible existencia.
El Promovente manifiesta que el uso de los nombres de dominio por el Titular debe considerarse “como de mala fe puesto que el uso deliberado de la marca de otro no puede considerarse como uso leal. El potencial de daño se debe a que la reputación y el valor de los demandantes están fuera de su control, recayendo bajo la influencia del demandado. Bajo tales circunstancias no puede considerarse como razonable para los demandantes tener que depender de la buena voluntad del demandado que podría variar de día en día”. El Promovente cita como apoyo Geert Hofstede v. Sigma Two, Caso OMPI No. D2003-0646. No es suficiente que el Promovente simplemente diga que el uso del nombre de dominio debe ser considerado de mala fe por el uso deliberado de las marcas de otro, sin aportar expresamente elementos adicionales o una explicación razonada para soportar su afirmación del uso supuestamente “deliberado”4.
Por otra parte, el Promovente manifiesta que intentó varias veces ponerse en contacto con el Titular por correo electrónico, y que éste jamás reaccionó a dichos correos electrónicos, ni revistió una actitud cooperadora. El Promovente no aporta copia de dichos correos electrónicos ni alguna otra prueba o explicación que sustente su dicho.
El Promovente también manifiesta que investigaciones posteriores revelaron que el Titular había fallecido, lo que dice fue confirmado por el Registro Civil de la ciudad de Bremen, y adjunta copia de un documento (aparentemente en idioma alemán) que supuestamente constituye el acta de defunción del Titular, sin que aporte elemento alguno que establezca (i) un nexo de identidad entre el Titular y la persona mencionada como fallecida bajo dicho documento, y (ii) su relevancia respecto a la posible existencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio objeto de la Solicitud.
No escapa a este Experto que, salvo por la omisión de una letra “s”, el nombre de dominio en cuestión es idéntico a las marcas del Promovente, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o “typosquatting”, circunstancia que en ningún momento hace valer el Promovente5 no obstante su participación en varios procedimientos similares ante el Centro.
Por otra parte, el Promovente hace valer que sus marcas son mundialmente conocidas y manifiesta que el nombre de dominio objeto de la Solicitud muestra enlaces publicitarios a otros sitios de productos de tecnología, lo que afirma es motivo suficiente para justificar un uso con malos propósitos. Resulta entonces que el Titular hace uso de un nombre de dominio que incorpora las marcas conocidas del Promovente (notando este Experto que el particular uso conjunto de ambas marcas resulta per se altamente distintivo y característico) sin tener conexión alguna con las mismas ni con éste, y que el sitio al que conecta dicho nombre de dominio muestra enlaces publicitarios, de donde se puede inferir un ánimo de lucro, lo que para este Experto constituye un uso de mala fe6 y sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Por consiguiente, este Experto considera que el Promovente acreditó el extremo previsto en el párrafo 1.a.iii. de la Política.
7. Decisión
Por lo antes expuesto, de conformidad con el párrafo 1 de la Política y los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio <sonyericson.com.mx> sea transferido a Sony Ericsson Mobile Communications AB.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: Febrero 11, 2008
1 En PRL USA Holdings, Inc. v. Polo, Caso OMPI No. D2002-0148, la resolución del Grupo de Expertos establece como base para desestimar la solicitud respectiva que “Complainant failed to make any factual allegations as to nature of use”.
2 En The Skin Store, Inc. v. eSkinStore.com, Caso OMPI No. D2004-0661, el Grupo de Expertos estableció “The Panel suspects from looking at the Complainant’s homepage at “www.skinstore.com” that further evidence could have been produced, but it is not the job of the Panel to hunt it out” (énfasis añadido).
3 En varias ocasiones el Grupo de Expertos ha solicitado a las partes presenten pruebas o alegaciones suplementarias. Cfr. The National Collegiate Athletic Association v. Kevin Kohlhaas, Caso OMPI No. D2003-0551; Classmates Online, Inc. v. John Zuccarini, individually and dba RaveClub Berlin, Caso OMPI No. D2002-0635; Credit Suisse Group v. Milanes Espinach, Fernando and Milanes Espinach, SA, Caso OMPI No. D2000-1376.
4 En Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Relson Limited, Caso OMPI No. DWS2001-0003, la resolución del Grupo de Expertos establece “It is also necessary that the Complainant go beyond mere assertions in proving the essential element of bad faith. For instance, in QAS Systems Limited v. Hopewiser Limited, WIPO Case No. D2001-0273, the Panel found that Complainant failed to prove bad faith when it failed to advance any evidence to show that the Respondent might have had the Complainant in mind when registering the Domain Name, saying the Panel should have been provided with relevant information to support assertions about material facts” (énfasis añadido). En Enrique Bernat F., SA v. Marrodan, Caso OMPI No. D2000-0966, la resolución establece “The burden of proof lies with the Complainant in all cases to establish actual bad faith by the Respondent”.
5 El llamado error tipográfico deliberado ha sido relevante en diversos casos para establecer un registro y/o uso de mala fe. En AltaVista Company v. Saeid Yomtobian, Caso OMPI No. D2000-0937, el Grupo de Expertos estableció “The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under paragraph 4(b)(iv) of the Policy because Respondent has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant’s mark” (énfasis agregado). En Doctor.Ing.h.c. F.Porsche AG v. Stonybrook Investments Limited, Caso OMPI No. D2001-1095, el Grupo de Expertos estableció “An Internet user who misspells the Complainant’s name or trademark – either through ignorance or inadvertence – will find himself or herself redirected to the Respondent’s site which is a wholly different site with no connection whatever to the Complainant. The Respondent is taking advantage of that error or ignorance and is using the goodwill and reputation in the PORSCHE trademark for its own commercial gain”. En Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani, Caso OMPI No. D2002- 0568, la resolución establece “Typosquatting is virtually per se registration and use in bad faith” (énfasis agregado).
6 En Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co., Caso OMPI No. D2000-0163, el Grupo de Expertos estableció que el nombre dominio “is so obviously connected with such a well known product that its very use by someone with no connection with the product suggests opportunistic bad faith”. En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector, Caso OMPI No. D2005-0250, el Grupo de Expertos estableció “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant”.