WIPO

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Levantur S.A. v. Soluciones Ferreira

Caso N D2007-1640

 

1. Las Partes

La Demandante es Levantur S.A. con domicilio en Palma de Mallorca, Espaa, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, Espaa.

La Demandada es Soluciones Ferreira, con domicilio en Torrent, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <grupopiero.com>

(<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>).

El registrador de los citados nombres de dominio es Spot Domain LLC dba Domainsite.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro envi a Spot Domain LLC dba Domainsite.com via correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con los nombres de dominio en cuestin. El 9 de noviembre Spot Domain LLC dba Domainsite.com envi al Centro, via correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tcnico y de facturacin. El Centro verific que la Demanda cumpla los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 3 de diciembre de 2007. El Demandado no contest a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notific al Demandado su falta de personacin y ausencia de contestacin a la Demanda el 5 de diciembre de 2007.

El Centro nombr a Jos Carlos Erdozain como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 18 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

Levantur, S.A. forma parte del Grupo Piero, uno de los principales grupos en el sector turstico espaol. Dicha empresa inici sus actividades en fecha de 6 de junio de 1977. Segn la prueba documental aportada por la Demandante, la cual no se ha puesto en entredicho por la Demandada, el objeto social de la Demandante consiste, brevemente expuesto, en adquirir bienes muebles e inmuebles para su explotacin; en la explotacin de hoteles y apartamentos y, en general, en la realizacin de todo tipo de servicios necesarios para la implantacin y desarrollo de la industria turstica.

La Demandante es titular de la marca espaola mixta GRUPO PIERO, registrada bajo el nmero 2.519.578, en clases 39, 41 y 43. Fue concedida por la Oficina correspondiente, y est en vigor desde el 27 de diciembre de 2002.

El Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta controversia en fecha de 24 de mayo de 2007.

Se han aportado diversas noticias en las que se menciona repetidamente al “Grupo Piero” como propietario de complejos hoteleros en Espaa y en otras partes del mundo (p.e. Mxico o Repblica Dominicana). Asimismo, se aporta fotocopia de la pgina web “www.grupo-pinero.com” donde es fcilmente observable la mencin “grupo piero”.

El Demandante no ha autorizado al Demandado el uso de su marca antes mencionada como nombre de dominio.

El Demandado no ha acreditado ostentar derecho de marca u otro de carcter preferente al alegado por la Demandante.

Segn se ha probado, el contenido de las pginas web relativas a los nombres de dominio disputados era pornogrfico en un momento dado.

La Demandante se ha dirigido al Demandado requirindole la efectiva e inmediata retirada de los contenidos pornogrficos albergados en las pginas web sealadas, a lo que el Demandado accedi en su momento, si bien ste no dej de hacer alusiones al Grupo Piero y el uso de la denominacin marcaria protegida.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

Que ha registrado la marca nacional GRUPO PIERO con el nmero 2.519.578. La marca tiene efectos desde 27 de diciembre de 2002.

Que el Demandado ha registrado los nombres de dominio objeto de esta disputa en fecha de 24 de mayo de 2007.

Que la marca registrada alude al conjunto de empresas que actan en el mercado, todas encuadradas bajo la denominacin “Grupo Piero”.

Que la actividad que desarrolla el Grupo Piero es notoria en el mercado de referencia y en el sector turstico, en general, y que, por consiguiente, la marca registrada a su nombre es notoria.

Que, en la medida en que ya se permite el registro y acceso a pginas web que incluyan la palabra “”, hay una perfecta identidad entre la marca registrada a nombre del Demandante y los nombres de dominio objeto de controversia.

Que existe un riesgo de confusin derivado del uso como nombre de dominio de la marca registrada a nombre de la Demandante.

Que ha registrado ante el Registro Mercantil, de acuerdo con lo que establece la normativa sectorial, el nombre de dominio <grupo-pinero.com> como identificador de su actividad en Internet.

Que en ningn caso ha autorizado o licenciado al Demandado el uso y explotacin de la marca registrada GRUPO PIERO.

Que, por tanto, el Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio disputados. Es ms, en su momento, el contenido de las pginas web era claramente pornogrfico.

Que el Demandado ha registrado y est usando los nombres de dominio objeto de esta controversia de mala fe. Ello se pone de manifiesto por que en el momento de registro de tales nombres, el Grupo Piero ya era notoriamente conocido, por lo que no puede ser fruto del azar dicho registro. Adems, el hecho de redireccionar el contenido de los nombres de dominio controvertidos a sitios pornogrficos acenta el carcter de registro de mala fe aplicable al caso debatido. Respecto de la mala fe en el uso, ello se ha puesto de manifiesto una vez ms por el hecho de dirigir los nombres de dominio a sitios web de carcter claramente pornogrfico.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones del Demandante.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo establecido en la Poltica y en su Reglamento, es preciso examinar la concurrencia de tres requisitos a fin de evaluar la viabilidad de la demanda formulada. Tales requisitos son los siguientes.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El primero de los requisitos establecidos en la Poltica consiste en que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusin entre el nombre de dominio (en este caso, se trata de dos nombres de dominio) objeto de controversia y los derechos de marca que se opongan por el Demandante. Este examen ha de hacerse al margen de los sufijos propios de cada nombre de dominio, como reiteradamente tiene establecido el Centro en multitud de decisiones, cuya cita es prescindible al ser un criterio interpretativo comnmente conocido.

Segn lo anterior, este Experto considera que se da, efectivamente, el primero de los requisitos establecidos en la Poltica, ya que se da una perfecta identidad entre el derecho de marca registrado a nombre de la Demandante (es decir, la marca GRUPO PIERO) y la parte denominativa de los nombres de dominio objeto de la presente controversia. Con la mera comparacin entre las denominaciones en liza, se puede concluir la evidencia de la identidad entre unas y otra.

Por consiguiente, este Experto entiende cumplido el primero de los requisitos establecidos en la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

El segundo de los requisitos establecido en la Poltica es que el Demandado carezca de derechos o intereses legtimos sobre los nombres de dominio objeto de disputa.

A este respecto, hay que tener en consideracin, en primer lugar, que el Demandado no ha contestado o refutado las alegaciones efectuadas por la Demandante. Por consiguiente, habindosele notificado en forma la demanda, y no constando que su contenido le sea desconocido al Demandado, ms bien todo lo contrario si tenemos en cuenta que se le requiri en el pasado para que cesara en el uso pornogrfico del contenido de los nombres de dominio, a lo que accedi, el Experto interpreta el silencio del Demandado como aceptacin implcita de las afirmaciones vertidas por la Demandante en su demanda.

En este sentido, y no obstante lo anterior, no ha apreciado el Experto la concurrencia de ninguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado c) del artculo 4 de la Poltica. Ms bien todo lo contrario, puesto que la Demandante ha demostrado eficazmente lo siguiente: que aquella ha sido conocida en el sector turstico bajo la denominacin “Grupo Piero”; que tiene registrada una marca coincidente con la denominacin controvertida, desde tiempo muy anterior al del registro de los nombres de dominio; que ha hecho un uso leal y efectivo de dicha marca; que no ha licenciado su uso o explotacin al Demandado; y que, en suma, ha dispuesto de su derecho de marca (y, consecuentemente, de la denominacin que incorpora en cuanto marca mixta) conforme a las exigencias de un comerciante o empresario de buena fe, sin que tal uso o explotacin se haya visto contradicho, obstaculizado o menoscabado de alguna manera por el Demandado (vase a este respecto, por todas, la Decisin recada en Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cdiz, Mlaga, Almera Y Antequera (Unicaja) v. Fernando Labadia Pardo, Caso OMPI No. D2000-1402).

Consecuentemente, estima el Experto que concurre tambin el segundo de los requisitos establecidos en la Poltica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Por ltimo, para la estimacin de la demanda formulada es preciso que no slo el registro, sino tambin el uso actual del nombre de dominio disputado haya sido hecho de mala fe.

Respecto de la prueba de este requisito, tambin es consolidada la opinin de otras decisiones del Centro en el sentido de que el registro de nombres de dominio que coincidan con marcas notorias es un acto de mala fe. No puede ser casualidad que se haya elegido como nombres de dominio dos que coinciden plenamente con una denominacin marcaria ampliamente conocida en el mercado de referencia y por el pblico en general. Eso es precisamente lo que ocurre en el presente caso, ya que la prueba de notoriedad de la marca GRUPO PIERO es clara y est fuera de toda duda. A mayor abundamiento, de acuerdo con el criterio legal sentado en el artculo 34 de la vigente Ley de Marcas de 2001 (aplicable a ambas partes, entiendo, en la medida en que ambas tienen nacionalidad espaola y residen en Espaa), no puede admitirse que una persona utilice como identificador en Internet un nombre de dominio que coincida con una marca notoria o renombrada. Por consiguiente, es evidente que el Demandado registr los nombres de dominio a sabiendas de que coincidan con una denominacin previamente utilizada por un empresario para su identificacin, lo cual implica la mala fe del Demandado en dicho acto de registro.

Aparte de lo anterior, no hay que olvidar que la Demandante ha aportado suficiente prueba en el sentido de que el Demandado ha redireccionado las pginas web correspondientes a los nombres de dominio disputados a sitios web de contenido claramente pornogrficos. Tambin excusa de cita concreta las decisiones del Centro que han optado por considerar, con acierto, que ese solo hecho es un acto de mala fe que atae al uso o, en su caso, incluso al registro, de los nombres de dominio.

Por otra parte, hay que indicar que este Experto ha intentado acceder a los nombres de dominio objeto de controversia y no ha podido, puesto que actualmente el acceso queda sujeto a la introduccin de claves concretas de las que no se dispone. Esta circunstancia de vedar el acceso libre a una pgina web o de sujetarlo a la introduccin de claves personales cabe interpretarse, igualmente, como un comportamiento de mala fe, puesto que impide acceder, a cualquier usuario interesado, a informacin acerca del Grupo Piero, o el trabar conocimiento de la misma y de los servicios que se prestan a travs de este grupo empresarial. En ello puede verse una suerte de entorpecimiento dirigido al legtimo titular de un derecho de marca para que ste pueda utilizar la direccin de Internet en cuestin y para que los usuarios que pretendan acceder a dicho sitio web puedan hacerlo.

Por todo ello, considera el Experto que los nombres de dominio objeto de la presente disputa fueron registrados y estn siendo usados de mala fe por el Demandado.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, en conformidad con los prrafos 4.i) de la Poltica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <grupopiero.com> (<xn--grupopiero-z9a.com>) y <grupopiero.net> (<xn--grupopiero-z9a.net>) sean transferidos al Demandante.


Jos Carlos Erdozain
Experto nico

Fecha: 31 de diciembre de 2007