WIPO

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Mtropole Tlvision, S.A. c. Miguel Garca

Caso N D2007-1260

 

1. Las Partes

La Demandante es Mtropole Tlvision, S.A. con domicilio en Neuilly-sur-Seine, Francia, representada por Watrin Brault Associs, Francia.

El Demandado es Miguel Garca, con domicilio en Las Palmas, Gran Canaria, Espaa, representado por apoderado, Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <m6.com>. El registrador del citado nombre de dominio es Entorno Digital, S.A.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el “Centro”) el 24 de agosto de 2007. El 28 de agosto de 2007 el Centro envi a Parava Networks va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El mismo da Parava Networks envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado figuraba como registrante, as como contacto administrativo, tcnico y de facturacin. Poco despus Parava Networks inform al Centro que el nombre de dominio haba sido transferido a otro registrador. El 14 de septiembre de 2007 el Centro envi a Entorno Digital, S.A. va correo electrnico, una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El mismo da Entorno Digital, S.A. envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que el Demandado figura como registrante, as como contacto administrativo y tcnico.

En respuesta a una notificacin del Centro de fecha 17 de septiembre en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el 21 de septiembre de 2007 la Demandante present una modificacin a la Demanda mediante correo electrnico, y el 26 de septiembre de 2006 en papel. El Centro verific que la Demanda junto con su modificacin cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la “Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de octubre de 2007. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda venca el 21 de octubre de 2007. El 17 de octubre de 2007 el Demandado solicit una extensin del plazo para contestar la Demanda. El Centro la concedi, otorgndole un plazo que venca el 31 de octubre de 2007. El Escrito de Contestacin a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de octubre de 2007.

El 28 de diciembre de 2007 el Centro nombr a Angel Garca Vidal, Olivier E. Itanu y Roberto A. Bianchi como miembros del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo las respectivas Declaraciones de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento.

Por ser el espaol el idioma del acuerdo de registro vigente del registrador Entorno Digital, S.A., el Centro invit a la Demandante a que tradujera al espaol su demanda originalmente presentada en francs, lo que as se hizo. El 3 de diciembre de 2007 la Demandante solicit va correo electrnico al Centro que el idioma del procedimiento fuera el francs. El 6 de diciembre de 2007 el Centro le record a la Demandante que la demanda ya haba sido modificada y traducida del francs al espaol. El Panel coincide con el Centro en que el idioma de este procedimiento es el espaol, conforme al prrafo 11 del Reglamento.

El Demandado, mediante correo electrnico del 9 de diciembre de 2007, adems de oponerse al pedido de la Demandante en cuanto al idioma, afirm que, segn los antecedentes publicados en el sitio web del Centro, ninguno de los candidatos propuestos por la Demandada tiene conocimiento del espaol. Pidi entonces que cada panelista designado “conozca perfectamente” el idioma del procedimiento.

El Panel considera legtima la expectativa que el idioma en que las Partes presentaron argumentos y pruebas sea bien comprendido por los panelistas que han de resolver. Ello parece estar implcito en el prrafo 10.a) del Reglamento, que obliga al grupo de expertos a asegurarse “de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasin justa para presentar su caso”. Slo un conocimiento suficiente del idioma en que deben efectuarse las presentaciones permite a un panel proporcionar esa ocasin, as como determinar “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas” conforme al prrafo 10.d) del Reglamento, y emitir la resolucin conforme al prrafo 15.d) del Reglamento.

El Panel observa que de los antecedentes que se publican en el sitio web del Centro no se desprende que un panelista ignora o no tiene un buen conocimiento de un idioma simplemente porque no se lo indic al Centro, por lo que la conclusin del Demandado parece, por lo menos, apresurada. Para que quede constancia, cada uno de los firmantes de la presente decisin declara que comprende totalmente los argumentos y pruebas presentados por una y otra Parte.

El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante explota la cadena de televisin pblica francesa M6 y es titular de la marca denominativa francesa M 6, con nmero de registro 1396033, para las clases 1 a 42, fecha de solicitud 26 de febrero de 1987. Marca que ha sido renovada en 1997 y en 2007.

El 21 de abril de 1997 se registr por primera vez el nombre de dominio en cuestin, por un tercero (fecha de creacin del nombre de dominio que figura en el resultado del WHOIS producido por el Demandante).

En junio de 2003, segn una impresin del sitio web “www.escrow.com” presentada por el Demandado, Movie Name Company, S.L. (miguel@laplata.com) adquiri por US$1.500 el nombre de dominio <m6.com> a Kathleen Mallory.

En diciembre de 2006 el Demandado puso a la venta el nombre de dominio en disputa – sin sitio web – en una subasta por Internet en Sedo. Se fij un precio reservado de 25.000 Euros, precio que se alcanz el 12 de diciembre de 2006.

Segn la base de datos SITADEX de la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (“O.E.P.M.”), consultada por el experto presidente el 3 de enero de 2008, el 16 de febrero de 2007 la empresa Meridiano Information Solutions, S.L. de Barcelona, Espaa, present ante la O.E.P.M. la solicitud de marca mixta M6, Expediente No.

M 2757378. Aparentemente la solicitud de marca est pendiente de resolucin.

El 6 de julio de 2007 en el sitio web de “sedoparking.com” figuraba que el nombre de dominio en cuestin haba sido puesto en venta por su propietario.

El Demandado presenta copia de un contrato de fecha 30 de julio de 2007, celebrado por el Demandado, en su propio nombre y en el de Movie Name Company, S.L., por una parte, y por Meridiano6 Information Solutions S.L. (en adelante “Meridiano6”), por la otra. Segn ese acuerdo, el Demandado cede a Meridiano6 el 50 % de la propiedad del nombre de dominio en disputa, se obliga a mantenerlo operativo y pagar el 50 % de los costos del nombre de dominio, a elaborar una pgina web como base para los servicios y productos de Meridiano6, a mantener contactos con los gestores de cobro de la comprar por Internet, y a albergar a su coste el hosting de la pgina web, etc. Meridiano6 se obliga a mantener efectiva y al corriente de pagos la marca mixta M6; dem, lo relativo al 50 % del nombre de dominio en disputa; se obliga a dar al aqu Demandado instrucciones para el desarrollo de la pgina web, a suministrar sus contenidos, desarrollar y mantener software, a garantizar los derechos sobre los productos que se ofrezcan y a suministrar informacin detallada de ventas. Adems, Meridiano6 debe pagar al Demandado el 10 % de las ventas que se produzcan, descontando la comisin del gestor de pagos.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En sntesis, la Demandante sostiene lo siguiente:

- El nombre de dominio <m6.com> es idntico a la marca denominativa francesa M 6 de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. El nombre de dominio fue registrado el 21 de abril de 1997, es decir un ao despus de la creacin por la Demandante del sitio web www.m6.fr. El Demandado nunca hizo la menor explotacin del nombre de dominio en disputa.

- El nombre de dominio fue registrado y se utiliza de mala fe. La nica finalidad del registro era vender el nombre de dominio a la Demandante, titular de la marca denominativa M 6. El Demandado puso en venta el nombre de dominio el 6 de diciembre de 2006 en el servicio de corretaje en nombre de dominio de Sedo, poco tiempo despus que la Demandante anunciara excelentes resultados de facturacin. El Demandado habra vendido el nombre de dominio por 25.000 euros, pero contina siendo su titular aparente. Visto el carcter notorio de la marca denominativa M 6 no es concebible que el Demandado haya podido ignorar que la Demandante posea derechos anteriores sobre la marca M6.

B. Demandado

En sntesis, el Demandado sostiene lo siguiente:

- La Demandante no posee una marca espaola. La marca de la Demandante no es notoria en Espaa, ni la Demandante es la nica entidad mercantil que posee derechos sobre la marca M6.

- El Demandado tiene derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio porque el nombre de dominio consiste en una letra y un dgito, lo que conforme al caso Zero International Holding GmbH & Co. Kommanditgesellschaft c. Beyonet Services and Stephen Urich, Caso OMPI No. D2000-0161, le da derecho o inters legtimo al registro. Asimismo, ha celebrado un contrato con la empresa Meridiano6 Information Solutions, S.L., una entidad mercantil que es titular de la solicitud espaola de la marca M6. De acuerdo a ese contrato el Demandado destinar el sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en cuestin para ser utilizado y explotado en relacin con dicha solicitud de marca espaola. Agrega que a ttulo individual o como socio de una entidad mercantil ha registrado y viene explotando los nombres de dominio <indice.com>, <musica.com>, <videojuegos.com>, <superhumor.com> y <videoblogs.com>.

- El Demandado no ha registrado el nombre de dominio de mala fe, ni lo usa de mala fe. La Demandante no ha presentado prueba de que la marca denominativa francesa M 6 sea notoria o conocida en Espaa. La nica utilizacin del nombre de dominio ha sido firmar el contrato con Meridiano6. Mediante la inclusin del nombre de dominio en el sistema de “parking” de Sedo el Demandado simplemente trat de obtener un criterio de valoracin del nombre de dominio para sus negociaciones con Meridiano6.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusin

El Demandado plantea que la marca de la Demandante no es notoria en Espaa, que la Demandante no sera la nica persona que posee derechos sobre la marca M6, y que la Demandante no posee una marca espaola.

El Panel debe rechazar dichos argumentos. La Poltica, prrafo 4.a.i), slo exige que el demandante tenga derechos sobre una marca. No se requiere que la marca sea notoria (ver casos OMPI Allocation Network GmbH c. Steve Gregory, OMPI Caso No. D2000-0016 y Nabisco Brands Company c. The Patron Group, Inc., OMPI Caso No D2000-0032). Existiendo un derecho sobre la marca por parte del demandante, es irrelevante el pas en el que se proteja (ver Infospace.com, Inc. c. Infospace Technology Co. Ltd, OMPI Caso No. D2000-0074, Bennett Coleman & Co Ltd c. Steven S Lalwani, OMPI Caso No. D2000-0014 y Bennett Coleman & Co. Ltd c. Long Distance Telephone Company, OMPI Caso No. D2000-0015). Tampoco se exige que el Demandante sea el nico titular de derechos sobre una marca.

Con una impresin de la base de datos del Institut National de la Proprit Industrielle, la Demandante ha probado que tiene derechos sobre la marca denominativa francesa

M 6. Ver punto 4 supra. Una simple comparacin muestra que el nombre de dominio en disputa consiste exclusivamente en dicha marca, y que slo difiere en el agregado del gTLD “.com”, lo cual carece de significacin para la determinacin de la identidad o semejanza entre las marcas y los nombres de dominio. Dicho criterio ha sido reiterado y asentado en distintos casos resueltos ante el Centro, para ello ver Magnum Piering, Inc., c. Garwood S. Wilson, Sr. The Mudjackers, Caso OMPI No.. D2000-1525 y Rollerblade, Inc. c. Chris McReady, Caso OMPI No. D2000-0419. Por ello, el Panel determina que el nombre de dominio es idntico a la marca M 6 de la Demandante o, por lo menos, similar a ella hasta el punto de causar confusin.

En consecuencia, la Demandante ha probado el primer elemento de la Poltica.

B. Derechos o intereses legtimos

La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legtimos respecto del nombre de dominio en cuestin. Afirma que este se registr diez aos despus de la entrada en servicio de la cadena de televisin M6, y un ao despus de la puesta en funcionamiento del sitio web “www.m6.fr “de la Demandante. Agrega que el Demandado jams us el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo est asociado exclusivamente con los contenidos audiovisuales de la Demandante.

De una impresin del sitio web “www.escrow.com” presentada por el Demandado resulta que el Demandado adquiri por US$1.500 el nombre de dominio <m6.com> de un tercero en junio de 2003, y que el Demandado no es el titular original del nombre de dominio <m6.com>, cuyo WHOIS indica que fue creado en 1997. El Panel considera que para comparar las anterioridades de los derechos respectivos de las Partes, en cuanto al Demandado hay que considerar junio de 2003, aunque esta fecha no figure en el resultado del WHOIS producido por el Demandante. As, resulta que el nombre de dominio <m6.com> fue registrado en nombre del Demandado diecisis aos despus de la entrada en servicio de la cadena de televisin M6, y siete aos despus de la puesta en funcionamiento del sitio web “www.m6.fr” de la Demandante.

Por su parte, el Demandado alega tener derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. En primer trmino, dice que el nombre de dominio consiste en una letra y un dgito, lo que conforme al citado caso Zero International, le dara derecho o inters legtimo al registro. El Panel considera que esa cita no es apropiada. En dicho caso el Panel concluy que el demandado tena inters legtimo sobre el nombre de dominio <zero.com> porque “zero” es una palabra inglesa comn, que el Demandado poda registrar como nombre de dominio. En el presente caso, el nombre de dominio en cuestin no es una palabra comn, sino una combinacin nada comn de dos caracteres.

En segundo trmino, el Demandado alega que un contrato que celebr con un tercero titular de una solicitud de la marca M6 en Espaa le da derechos o intereses legtimos sobre el nombre de dominio. Este Panel considera que es necesario aplicar suma prudencia para evaluar esa alegacin, y comparte la cautela del panel en el caso ISL Mktg. AG, & the Union des Associations Europennes de Football c. The European Unique Res. Org. 2000 B.V., Caso OMPI No. D2000-0230, donde se dijo que “es peligroso el principio general de que el dueo de un nombre de dominio idntico a una marca de bienes o servicios anterior puede, cuando es cuestionado por el dueo de la marca, establecer (retroactivamente) un uso legtimo simplemente presentando una solicitud de marca en una jurisdiccin distinta de aquellas en las que est registrada la marca del demandante” (traduccin no oficial de este Panel).

 

Es cierto que varios paneles han considerado que tiene derechos o intereses legtimos un demandado que posee una marca correspondiente al nombre de dominio, pero hay que destacar que en todos esos casos se trataba de una marca registrada, y no de una simple solicitud de marca. Ver Jacques Lafitte Sa v. 21st Century Communications SCP, Caso OMPI No. D2000-0443; Clubrunner, Inc. c. One Stop Computer Shop, Inc., Caso OMPI No. D2000-0538; FLOS S.P.A. c. Victory Interactive Media SA, Caso OMPI No. D2000 0771; Homer TLC, Inc., c. Yapimas Yapimarket, Dis Tic. Ve Danismanlik A.S., Caso OMPI No. D2001-0254; PRL USA Holdings, Inc .c. Catherine Mary Witham, Caso OMPI No. D2002-0361; Autoshop 2 Di Battaglia Ferruccio C. S.N.C v. Willamette RF Inc., Caso OMPI No. D2004-0250; Westec Interactive Security, Inc. c. Express Post Ltd (Westec Division), Caso OMPI No. D2005-0811 y Ribbel International Limited c. Ribbel Medizintechnik GmbH, Caso OMPI No. D2005-1183.

Asimismo, en todos esos casos las marcas pertenecan al demandado, mientras que en el presente caso la solicitud de marca pertenece a un tercero aparentemente no controlado por el Demandado. En el caso Su Hardy c. Lou Crawford, Caso OMPI No. D2002-1123, un panel consider que exista “un derecho potencial y un inters legtimo en los nombres de dominio” fundado en una solicitud de marca presentada por el demandado. Sin embargo, en ese caso la solicitud la present el demandado mismo, y no un tercero; adems, la present antes que el demandante presentara la suya.

Hay que considerar que en el presente caso el tercero present la solicitud de la marca espaola 20 aos despus del registro de la marca de la Demandante, y 10 aos despus que el Demandante registrara el nombre de dominio <m6.fr>. Por otra parte, una solicitud de marca est expuesta a objeciones u oposiciones, por lo que slo confiere un derecho meramente potencial, y an as, slo al solicitante.

A pesar de lo que sugiere la Demandante, el Panel no puede desconocer el contrato entre el Demandado y Meridiano6, cuya copia present el Demandado, sin contar con pruebas de que el acto no sea real, o de que la fecha y firmas no son autnticas.

Sin embargo, an admitiendo como prueba dicho contrato, como lo admite este Panel, difcilmente pueda el Demandado por virtud de ese acuerdo obtener una mejor posicin jurdica que la del tercero solicitante, que present su solicitud espaola de marca mixta M6 en 2007, es decir, veinte aos despus del registro de la marca denominativa M 6 por la Demandante en Francia, y cuatro aos despus de haber adquirido el Demandado el nombre de dominio en disputa a un titular anterior (en 2003).

De todos modos, el Panel no considera necesario llegar a una conclusin sobre el particular, dadas sus conclusiones sobre el punto siguiente.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante afirma que la marca denominativa M 6 es notoria y que el nombre de dominio en disputa slo puede aludir al canal de televisin de su propiedad, a los programas que el canal emite, y a su marca.

La marca est compuesta por una letra y un dgito, y el nombre de dominio es idntico a la marca de la Demandante. Sobre sus motivos para registrar el nombre de dominio el Demandado slo dice que el mismo es muy corto y, por ello, atractivo, sin molestarse en explicar por qu, de todos los conjuntos de dos caracteres registrables como nombres de dominio ha elegido precisamente el integrado por “M” y “6”, y en ese preciso orden. El Demandado tampoco dice o demuestra haber registrado otros nombres de dominio de dos caracteres, sean o no atractivos.

A la luz de lo anterior, el Panel alberga serias dudas sobre los verdaderos motivos que tuvo el Demandado para registrar el nombre de dominio en cuestin. Sin embargo, aunque la marca denominativa M 6 fuera notoria o muy conocida en Francia, lo cierto es que la Demandante no present prueba alguna de que en 2003 la marca denominativa M 6 fuera notoria o siquiera conocida en Espaa, por ejemplo presentando encuestas de mercado, o estudios del grado de difusin, etc. La Demandante tampoco prob que el Demandado residente en Espaa conoca la marca o deba conocerla al momento de registrar el nombre de dominio en disputa (2003), es decir, de mala fe.

Dice la Demandante en su email de 3 de diciembre de 2007 que “ninguna persona quiere comprar este dominio <m6.com> que no significa nada, y cuyo valor proviene nicamente de la marca y del dominio <m6.fr> del demandante”. El Panel no puede estimar esa alegacin, ya que el Demandado ha probado con una impresin del sitio web de la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI) que la sociedad BMW es titular de una marca comunitaria M6 para distintos productos del Nomencltor Internacional. No es fundada, por lo tanto, la afirmacin de la Demandante de que en la mente del pblico europeo el signo distintivo M6 est nicamente asociado a la difusin de programas audiovisuales de la Demandante, pues incluso en Francia existen otros titulares de derechos de marca sobre el signo M6, como la BMW.

Por lo tanto, no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado de mala fe. Dado el carcter acumulativo que tienen las circunstancias de registro y uso de mala fe en los trminos de la Poltica, prrafo 4.a.iii), el Panel no considera necesario pronunciarse sobre si existe uso de mala fe del nombre de dominio.

El Panel concluye que la Demandante no ha probado el tercer elemento de la Poltica.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos desestima la Demanda.


Roberto Bianchi
Experto Presidente


Olivier E. Itanu
Experto


Angel Garca Vidal
Experto

Fecha: 11 de enero de 2008