WIPO

 

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Calpeda Ibérica, S.A v. Bombas Calpeda España, S.A.

Caso Nº D2007-0670

 

1. Las Partes

La parte demandante es Calpeda Ibérica, S.A. representada por Sarda Abogados, España, con domicilio en Cerdanyola del Valles, España (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Bombas Calpeda España, S.A. representada por Balaguer Morera & Asociados, con domicilio en Barcelona, España (en adelante, la “Demandada”).

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <calpedaesp.com> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

La entidad registradora del Nombre de Dominio es eNom, Inc. (en adelante, “eNom”).

 

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 4 de mayo de 2007. El 7 de mayo de 2007 el Centro envió a eNom, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de mayo de 2007 eNom envió al Centro, por vía electrónica, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio en la base de datos Whois, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 1 de junio de 2007. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de junio de 2007. De conformidad con el párrafo 5(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de junio de 2007. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 22 de junio de 2007.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de julio de 2007, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Tras haber analizado la Demanda y la Contestación a la Demanda, el Experto constató que existía una serie de puntos en los mencionados escritos que consideró necesario que las partes clarificasen a fin de poder resolver adecuadamente la disputa en cuestión. A tal efecto, el 20 de Julio de 2007 emitió una orden de procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”) instando a las partes a clarificar una serie de puntos vinculados a los argumentos apuntados en sus correspondientes escritos, ofreciéndoles para ello de plazo hasta el 27 de Julio de 2007. Asimismo, la Orden de Procedimiento previó que cada una de las partes podría presentar observaciones al escrito presentado por la otra parte hasta el 1 de agosto de 2007. Como consecuencia de esta ampliación del procedimiento, el Experto estableció el 8 de agosto de 2007 como nueva fecha para dictar su decisión.

El 26 de julio de 2007 ambas partes presentaron ante el Centro sus respectivos escritos de contestación a la Orden de Procedimiento, si bien posteriormente no presentaron observaciones respecto al escrito presentado por la otra parte.

 

4. Lengua del procedimiento

La Demandante presentó la Demanda en castellano, y la Demandada ha presentado la Contestación a la Demanda en la misma lengua, sin oponerse a su uso en el marco del presente procedimiento.

Habida cuenta del acuerdo de las partes sobre este punto y del hecho que ambas partes aparentemente son residentes en España, este Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.

 

5. Antecedentes de Hecho

5.1 La Demandante

La Demandante es una sociedad española constituida el 17 de agosto de 2004, estando totalmente controlada por la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. (la cual, de hecho, ostenta el 99% del capital social de la Demandante).

La Demandante se integra dentro de un grupo multinacional de sociedades dedicadas al diseño, fabricación y distribución de electrobombas, centrando sus actividades en el territorio de España.

Si bien la Demandante no ha aportado documentación acreditando ser titular de registro alguno de marca, indica en la Demanda que la sociedad italiana Calpeda S.p.A. (matriz de la Demandante) es titular de las siguientes marcas:

- Marca comunitaria CALPEDA POMPE (registro Nº 284992), registrada con efectos desde el 13 de junio de 1996 para distintos productos bajo las clases 26 y 27 del Nomenclator Internacional;

- Marca italiana C CALPEDA (registro Nº 837947), registrada con efectos desde el 12 de diciembre de 2000 para distintos productos bajo las clases 7 y 11 del Nomenclator Internacional; y

- Marca internacional C CALPEDA (registro Nº 754852) registrada con efectos en España desde el 16 de febrero de 2001 para distintos productos bajo las clases 7 y 11 del Nomenclator Internacional.

Asimismo, alega la Demandante ser titular de los nombres de dominio <calpedaiberica.com> y <calpedaiberica.es>. No obstante, el Experto ha comprobado que el primero de los mencionados nombres de dominio, a pesar de hallarse conectado al sitio web corporativo de la Demandante y estar aparentemente bajo el control de aquélla, consta en la base de datos Whois registrado a nombre de un proveedor de servicios tecnológicos llamado Mamutserver.com, mientras que el segundo de los citados nombres de dominio no se encuentra registrado.

5.2 La Demandada

La Demandada es una sociedad española que se constituyó el 7 de diciembre de 1984, estando dedicada a la comercialización de bombas, electrobombas, motobombas y productos similares.

De acuerdo con lo indicado en el escrito de contestación de la Demandada a la Orden de Procedimiento, uno de los objetivos esenciales de la Demandada desde su constitución fue la comercialización en exclusiva para España de los productos fabricados por la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. De hecho, dicha sociedad ostenta el 50% del capital social de la Demandada, estando el 50% restante distribuido entre dos socios españoles.

Actualmente la Demandada se encuentra en proceso de disolución y a la espera de que se nombre un liquidador que proceda a ejecutar el correspondiente procedimiento de liquidación de dicha sociedad.

5.3 El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 11 de diciembre de 2000, estando conectado desde un primer momento a un sitio web en el que se ofrece información sobre los productos que la Demandada distribuye, así como información corporativa relativa a la mencionada sociedad.

 

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda afirma la Demandante:

- Que es filial en España de la sociedad mercantil italiana Calpeda S.p.A., titular la marca comunitaria CALPEDA POMPE, la marca italiana C CALPEDA, así como de la marca internacional con efectos en España C CALPEDA;

- Que la Demandada se encuentra inmersa en un procedimiento de disolución, habiendo dictado el 8 de julio de 2004 la correspondiente sentencia el Juzgado de Primera Instancia de Cerdanyola del Vallès, sentencia que ha sido posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona;

- Que el uso por parte de la Demandada del Nombre de Dominio sin indicar a los usuarios de Internet su actual situación de disolución le crea a la Demandante un perjuicio muy importante. En particular, la Demandante indica que ha comprobado que en el número de teléfono que aparece en el sitio web conectado al Nombre de Dominio se informa verbalmente de que los productos bajo las marcas “Calpeda” ya no se encuentran en stock y que los clientes interesados en tales productos pueden dirigirse a otra compañía competidora de la Demandante para obtener productos análogos. En este sentido, la Demandante considera que esta actuación por parte de la Demandada constituye un caso claro de mala fe, produciendo un perjuicio al fabricante de productos CALPEDA y a su actual distribuidor Calpeda S.p.A., en cuanto que los usuarios de Internet que accedan al sitio conectado al Nombre de Dominio pueden ser desviados a favor de un competidor de la Demandante;

- Que, atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

En su escrito de contestación a la Orden de Procedimiento afirma la Demandante:

- Que no ostenta derecho alguno sobre las marcas CALPEDA, las cuales son titularidad de la sociedad mercantil italiana Calpeda, S.p.A.;

- Que la Demandante fue constituida el 17 de agosto de 2004, estando participada en un 99% por la sociedad mercantil italiana Calpeda, S.p.A.;

- Que Calpeda, S.p.A. ostenta el 50% de las acciones de la Demandada, mientras que el 50% restante se reparte entre dos personas físicas españolas; y

- Que no existe relación legal o comercial alguna entre la Demandante y la Demandada, más allá de la participación en el capital social de ambas de Calpeda, S.p.A.

B. Demandada

En la Contestación a la Demanda indica la Demandada:

- Que la Demandante se sirve de un procedimiento basado en la Política para resolver una disputa cuyos objetivos y peticiones son claramente ajenas a la misma, de modo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual carece de facultades legales o contractuales para dirimir conflictos entre los accionistas de una sociedad de capital o para ejecutar una sentencia meramente declarativa;

- Que la sentencia de 8 de julio de 2004 del Juzgado de Primera Instancia de Cerdanyola del Vallès estableció la disolución de la Demandada y la correspondiente convocatoria de una junta de accionistas para el nombramiento de liquidadores, tratándose de una sentencia meramente declarativa, estableciéndose como únicos trámites ejecutivos el mandamiento de que se inscriba la disolución de la Demandada en el Registro Mercantil de Barcelona, la publicación de dicha sentencia en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario del domicilio de la Demandada. Teniendo en cuenta lo dicho, la Demandada considera que será misión del futuro liquidador de la Demandada decidir sobre el destino del Nombre de Dominio;

- Que la Demandada fue constituida el 7 de diciembre de 1984 y que el Nombre de Dominio se registró el 11 de diciembre de 2000, por lo que no tendría sentido pretender que el Nombre de Dominio se solicitó y ha venido siendo ininterrumpidamente utilizado para generar confusión;

- Que el Nombre de Dominio corresponde con exactitud al nombre comercial de la Demandada, habiendo coexistido pacíficamente durante tres años con los nombres de dominio utilizados por la Demandante;

- Que no ha utilizado de mala fe del Nombre de Dominio ya que ni en el sitio web conectado al mismo aparece información relativa a una competidora de la Demandante ni ha ofrecido en modo alguno información telefónica que pudiera generar algún tipo de confusión con los de la Demandante, según apuntaba ésta en la Demanda; y

- Que, atendiendo a todo lo expuesto, la Demanda debe ser desestimada.

En su escrito de contestación a la Orden de Procedimiento indica la Demandada:

- Que sus actividades se centran en la comercialización de bombas, electrobombas, motobombas y productos similares destinados a la extracción e impulsión de gases, líquidos, polvos, áridos y otros tipos de sólidos;

- Que fue constituida para dedicarse a la comercialización en exclusiva en España de los productos fabricados por Calpeda S.p.A.;

- Que actualmente se encuentra inmersa en un procedimiento de disolución y a la espera de que se nombre un liquidador, de conformidad con lo previsto en la legislación española sobre sociedades anónimas;

- Que ha utilizado el Nombre de Dominio para conectarlo a un sitio web informativo sobre sus actividades. De hecho, indica la Demandada que mantiene este sitio web operativo en cuanto que, hasta que no se consume su liquidación, mantiene su personalidad jurídica;

- Que Calpeda S.p.A. posee el 50% de las acciones del capital social de la Demandada; y

- Que no mantiene relación comercial o legal alguna con la Demandante.

 

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de la marca de la que la Demandante tiene derechos;

- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y

- Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, con carácter preliminar, debe indicarse que la disputa objeto del presente procedimiento no obedece a los parámetros originalmente previstos para aquellos conflictos a ser dirimidos en el marco de la Política. En efecto, de acuerdo con lo indicado por las partes, se trata de un conflicto entre dos sociedades con un accionista común en el que el elemento de fondo parece ser la atribución de la exclusividad en la distribución de unos determinados productos en el territorio de España. A ello se le suma la particular situación de liquidación societaria en la que se encuentra inmersa la Demandada.

Tal y como se analizará más adelante, no parece que la Política sea el instrumento legal más adecuado para tratar esta disputa, ni el presente procedimiento el foro más pertinente para dirimir este tipo de conflictos, habida cuenta de las limitaciones normativas que establece la Política así como los escasos poderes de discernimiento e investigación con los que cuenta el Experto. Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que la decisión sobre las cuestiones de fondo planteadas en el presente procedimiento encontrarían un mejor acomodo legal en un procedimiento judicial, en el que la normativa societaria, concursal o de competencia desleal podría ser aplicada de modo pleno y, por tanto, cabría la posibilidad de obtener una respuesta legalmente satisfactoria a los conflictos planteados.

En el mismo sentido, cabe indicar igualmente que las conclusiones adoptadas en el marco del presente procedimiento difícilmente podrán exportarse a otros procedimientos ajenos a la Política, en cuanto que ésta establece un marco normativo y procedimental lo suficientemente particular como para que cualquier abstracción de las conclusiones adoptadas en este procedimiento pueda perder su sentido en un entorno ajeno a la propia Política.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De acuerdo el párrafo 4(a)(i) de la Política, el primer elemento que debe acreditar la Demandante es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar “con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”.

Si bien las marcas alegadas por la Demandante podrían considerarse confusamente similares con el Nombre de Dominio, la principal cuestión que se plantea en este punto es determinar si la Demandante ostenta unos derechos suficientes, en el sentido de la Política, sobre las marcas alegadas a fin de poder sustentar la Demanda. En este sentido, cabe recordar que en su escrito de contestación a la Orden de Procedimiento la Demandante indica expresamente que no ostenta derecho alguno sobre las marcas alegadas, las cuales son titularidad exclusiva de la sociedad italiana Calpeda, S.p.A. (la cual no ha intervenido en modo alguno en el presente procedimiento).

Si bien es obvio que existe una vinculación directa entre la Demandante y la titular de las marcas alegadas (que ostenta el 99% del capital social de la Demandante) y que es igualmente lógico imaginar que le ha autorizado al uso de tales marcas para el desarrollo de sus actividades de distribución en España, el Experto no ha recibido documento alguno que acredite expresamente la posibilidad por parte de la Demandante de plantear el presente procedimiento y/o ser licenciataria –con efectos exclusivos frente a terceros- de las marcas titularidad de Calpeda S.p.A.

Tampoco la relación entre la Demandante y la citada sociedad italiana parece ofrecer cobertura suficiente a garantizar a la Demandante la legitimidad suficiente sobre las citadas marcas como para exigir la transferencia a su favor del Nombre de Dominio, como consecuencia de la infracción de unas marcas respecto a las cuales no ha acreditado una legitimación suficiente.

Evidentemente dicha situación no se plantearía en el supuesto de que el presente procedimiento hubiera sido planteado por parte de Calpeda S.p.A., bien como demandante única o como codemandante.

El Experto no considera que en este caso la denegación de esta legitimación respecto a las marcas responda a una cuestión estrictamente formal, sino que obedece al hecho que, a su juicio, no debería admitirse la posibilidad de entablar reclamaciones basadas en signos distintivos respecto a los cuales no se acredite una titularidad o una capacidad de actuación lo suficientemente amplia como para justificar el inicio de procedimientos de reclamación.

Habida cuenta de lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado adecuadamente la existencia, por su parte, de unos derechos suficientes, a efectos de la Política, sobre las marcas alegadas, por lo que no ha cumplido el primero de los requisitos exigidos por la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.

En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.

A fin de analizar la eventual concurrencia de alguna de estas circunstancias en el presente caso, debe recordarse el contexto en que se produjo el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, así como el posterior uso que del mismo hizo dicha sociedad. En este sentido, el registro del Nombre de Dominio se produjo el 11 de diciembre de 2000, es decir: (i) poco más de seis años después de la constitución de la Demandada, plazo durante el cual se había encargado de la distribución de los productos “Calpeda” en territorio español; y (ii) más de tres años antes de que se constituyera la Demandante e iniciara sus actividades.

Cabe tener igualmente en cuenta que la denominación social de la Demanda ha sido, desde su constitución, “Bombas Calpeda España, S.A”. Por otra parte, según lo indicado por la Demandada y de acuerdo con lo que ha podido comprobar el Experto, el Nombre de Dominio se ha vinculado desde un principio a un sitio web en el que se ofrece información sobre los distintos productos fabricados y distribuidos bajo las marcas “Calpeda” en España, uso para el que se registró en su momento el Nombre de Dominio.

Considerando lo indicado, cabría adelantar las siguientes conclusiones:

- El uso descrito del Nombre de Dominio parece susceptible de considerarse como una “oferta de buena fe de productos o servicios” en cuanto que el correspondiente sitio web ha servido, aparentemente de forma pacífica, de plataforma de información sobre los productos “Calpeda” durante casi siete años, circunstancia que parece alejar las sospechas de que el registro y uso del Nombre de Dominio se basaran en criterios oportunistas y de mala fe (en el sentido de la Política). En efecto, el uso del Nombre de Dominio no ha variado como consecuencia de la presentación de la Demanda, sino que se ha mantenido desde el momento mismo de la activación del mismo;

- La denominación social de la Demandada (es decir, el nombre por el que se la ha conocido desde su constitución en 1984) guarda una obvia correspondencia con la composición del Nombre de Dominio. De este modo, parece obvio que la Demandada ha sido “conocida corrientemente” por una denominación claramente vinculable a la que compone el Nombre de Dominio.

A la luz de lo indicado, el Experto considera que la Demandada ostenta un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por el párrafo 4(c) de la Política. De hecho, esta interpretación coincide con la adoptada en otras decisiones tratando disputas parecidas a la que es objeto del presente procedimiento (ver, por ejemplo, las decisiones en el Caso OMPI Nº D2000-0006, Adaptive Molecular Technologies, Inc. c. Priscilla Woodward & Charles R. Trotón d/b/a Machines & More; Caso OMPI Nº D2000-0187, Weber-Stephen Products Co. c. Armitage Hardware; Caso OMPI Nº D2002-0774, Milwaukee Eletric Tool Corporation c. Bay Verte Machinery, Inc. d/b/a the Power Tool Store; o Caso OMPI Nº D2005-0701, SC Farmec, S.A. and Sicomed, S.A. c. JN Prado).

De este modo, el Experto considera que la Demandante no ha probado la concurrencia en este caso del segundo de los elementos exigidos por la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En relación con el tercero de los elementos a acreditar por parte de la Demandante, cabe recordar una vez más que en el momento en que se produjo el registro del Nombre de Dominio la Demandante todavía no existía y que, por tanto, difícilmente dicho registro podría considerarse como una infracción de sus derechos.

Asimismo, tal y como se ha indicado en el punto anterior, en ese momento la Demandada aparentemente ostentaba un derecho legítimo sobre la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, por lo que no cabe sino concluir que el registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada no puede considerarse, en el marco de la Política, una actuación de mala fe.

Por lo que respecta al supuesto uso de mala fe del Nombre de Dominio por la Demandada, la Demandante indica en sus escritos que dicho dominio está siendo utilizado para ofrecer a aquellos usuarios que contacten telefónicamente con la Demandada (por medio del número de teléfono indicado en el sitio web conectado al Nombre de Dominio) productos y servicios competidores de los que ofrece la Demandante. No obstante, la Demandante no ha aportado prueba alguna que soporte dicha afirmación, circunstancia que, sumada a la negación que de tal actuación hace la Demandada, debe conducir a la desestimación, en el marco del presente procedimiento, del argumento planteado por la Demandante.

De nuevo, cabe puntualizar que el Experto se está limitando a juzgar las circunstancias alegadas por las partes en el marco estricto de las limitadas atribuciones que le confiere la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, sin perjuicio de indicar que, en este marco, no puede realizarse una investigación de los hechos alegados lo suficientemente rigurosa como para llegar a una conclusión definitiva sobre este punto, la cual solamente podría obtenerse en caso de que el Experto contara con unos poderes de investigación más amplios que los que ofrece el sistema de resolución de disputas basado en la Política.

Teniendo en cuenta todo lo indicado en este punto, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado la concurrencia en este caso del tercero de los elementos exigidos por la Política.

 

8. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.


Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 8 de agosto de 2007