Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fn Box Ventures Inc. v. Carlos Alberto Ramos Burboa

Caso No. D2007-0275

1. Las Partes

La Demandante es Fn Box Ventures Inc., con domicilio en Ciudad de Panamá, Marbella, Panamá representada por Andrés Gustavo San Juan, Argentina,.

La Demandada es Carlos Alberto Ramos Burboa con domicilio en México DF, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <seximetro.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de febrero de 2007. El 27 de febrero de 2007 el Centro envió a Go Daddy Software vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El mismo 27 de febrero de 2007 Go Daddy Software envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo y técnico. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 14 de marzo de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de abril de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de abril de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de abril de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El idioma de registro del nombre de dominio <seximetro.com> es el inglés. No obstante, el Demandante solicita en la modificación de la demanda que el procedimiento se desarrolle en español. A la vista de las circunstancias del caso (el Demandante y el Demandado están domiciliados en países en los que la lengua oficial es el español, la demanda y la contestación están redactadas en español y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el párrafo 11.a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el español, razón por la cual esta decisión se dicta en esa lengua. No se considera necesaria la traducción de la documentación presentada en inglés.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- El Demandante es titular del nombre de dominio <sexymetro.com> desde el 9 de enero de 2001.

- El Demandante ofrece bajo el nombre de dominio <sexymetro.com> un sitio web en el que los usuarios pueden “colgar” en la red sus fotografías a efectos de que los demás usuarios califiquen su atractivo personal, votando de 1 a 10.

- El nombre de dominio <seximetro.com> fue registrado el 1 de febrero de 2002.

- Bajo el nombre de dominio <seximetro.com> se ofrecen unos servicios similares a los que se ofrecen bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>.

- Con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com> el Demandado utilizaba el término “Seximetro” como título de una sección de su portal <loschistes.com>, (parte del canal de humor Muydivertido). En dicha sección se incluía una encuesta para medir el comportamiento y opiniones de los usuarios respecto al sexo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El Demandante registró el nombre de dominio <sexymetro.com> el 9 de enero de 2001, con ocasión del lanzamiento de un servicio on-line, que identificaría bajo la marca SEXYMETRO.COM, desarrollando y costeando una intensa campaña de marketing destinada a posicionar el servicio entre el público de Internet. Dicho servicio consiste, fundamentalmente, en la posibilidad de incorporar al sitio una o más fotografías personales, con el objeto de que los restantes usuarios califiquen según una escala que se extiende del 1 al 10, el atractivo personal del usuario que fija su fotografía.

- SEXYMETRO.COM es una marca usada e inscrita como nombre de dominio con anterioridad al registro del nombre de dominio <seximetro.com>. Según el Demandante, el uso de su nombre de dominio ha sido de tal intensidad que ha permitido generar un público considerable que claramente identifica el nombre de dominio con los servicios y contenidos ofrecidos a través del mismo. Según el Demandante, la denominación “Sexymetro.com” no solo se corresponde con el nombre de dominio, sino que a su vez funciona como marca de los servicios y contenidos ofrecidos bajo el nombre de dominio. Insiste en este sentido el Demandante en que el uso de un signo distintivo en el tráfico económico desempeña un papel determinante para el nacimiento del derecho sobre el mismo, y en este ámbito se habría alcanzado la notoriedad de la marca efectivamente a través de su uso en Internet.

- Afirma el Demandante que la Política no sólo se aplica a las marcas registradas, sino también a las no registradas (citando diversas resoluciones de grupos administrativos de expertos que se han manifestado en este sentido). Asimismo, invoca el Demandante el Convenio de la Unión de París, en particular sus artículos 1, 8 y 10 bis, así como el Acuerdo ADPIC, concluyendo que la Política debe interpretarse a la luz de estos Convenios, que tutelan a las marcas no registradas.

- Según el Demandante, el nombre de dominio <seximetro.com> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos, por existir confusión visual, auditiva y conceptual.

- El Demandado, a juicio del Demandante, carece de derechos o intereses, legítimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque no hay razón que justifique la elección de un nombre de dominio parecido a una marca (registrada o no), con la que un competidor denomina un producto o servicio similar que ha sido puesto a disposición del público de Internet con anterioridad en el tiempo. Si el Demandado quisiera evitar que el navegante pudiera ser víctima de una confusión, debiera ofrecer sus servicios bajo un nombre de dominio diferente al de sus competidores, y en lugar de indicar que el visitante se encuentra en MuyDivertido.com hubiera resultado más honesto ofrecer sus servicios bajo el nombre de dominio <muydivertido.com>.

- Finalmente, considera el Demandante que el nombre de dominio <seximetro.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado tenía conocimiento efectivo de la existencia de un competidor que ofrecía un servicio prácticamente idéntico bajo un nombre de dominio casi idéntico al que registró, y porque con el registro del nombre de dominio el Demandado buscó perjudicar a su competidor y al propio público de Internet, llevando a cabo un acto de typosquatting.

- Por todo lo anterior, el Demandante solicita al Experto que dicte una resolución ordenando que el nombre de dominio <seximetro.com> le sea transferido.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- El Demandante no ha acreditado la titularidad de una marca no registrada o de hecho, pues no aporta datos para sustentar sus afirmaciones sobre la realización de una inversión significativa en la promoción del signo Sexymetro.com, ni sobre el nivel de presencia de dicho signo en Internet. Antes al contrario, afirma el Demandado que la presencia de Internet de Sexymetro.com era mínima en febrero de 2001, cuando el Demandado inició su actividad bajo el nombre de dominio <seximetro.com>. Asimismo, alega el Demandado que el Demandante incluyó entre sus formas de promoción métodos que no implican cuantiosas inversiones, como el envío de correos electrónicos masivos. En definitiva, entiende el Demandado que el signo Sexymetro.com no se ha convertido en una marca, porque el servicio que se ofrece bajo el mismo es indistinguible del ofrecido por numerosos sitios de Internet y porque la difusión de este tipo de servicios en Internet ha derivado en una categoría de sitios genérica, de forma que el Demandante no puede reclamar derecho alguno sobre la categoría de sitios de votación de fotos, los cuales existían desde un año antes a la puesta en marcha del sitio del Demandante, y que en la actualidad se han convertido en una función genérica estándar en portales de entretenimiento.

- Aunque los nombres de dominio <sexymetro.com> y <seximetro.com> son similares, la existencia de dicha similitud es insuficiente de conformidad con la Política. Ello sería así, según el Demandado, porque en este caso el Demandado utiliza una palabra descriptiva como “seximetro”, que se conforma por la grafía española del término ingles “sexy” y del sufijo “metro”, dando la idea de alguna forma de medición del atractivo personal.

- El Demandado posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <seximetro.com>, porque la elección del nombre de dominio obedeció al uso previo que había realizado de la palabra “seximetro” (como una sección de entretenimiento en el canal de humor de su portal <loschistes.com>, parte del canal de humor de Muydivertido.com, en fecha más de dos meses anterior al registro de su nombre de dominio por parte del Demandante). Además, los derechos o intereses legítimos del Demandado se derivarían del hecho de que el nombre de dominio está formado por la palabra correcta en español para el contenido que desea incorporar. Argumenta asimismo el Demandado que al crear <seximetro.com> perseguía un objetivo de negocios lícito, encuadrado perfectamente en las actividades de creación de un portal de entretenimiento, y con características específicas distintas a las del Demandante, cuyo sitio era desconocido para el Demandado en ese momento. Según el Demandado, al estar dirigido el sitio del Demandante a un público adulto, a diferencia del sitio del Demandado, los dos sitios han coexistido más de seis años sin problemas de confusión de los usuarios, y tan sólo las modificaciones recientes en el sitio del Demandante, eliminando los contenidos para adultos, han aproximado ambos sitios web.

- El nombre de dominio <seximetro.com> no se ha registrado ni se usa de mala fe. A juicio del Demandado, la elección natural de un nombre de dominio para un canal de votación de fotos era Seximetro.com, cuyo uso previo había realizado, y que registró desconociendo la existencia del sitio del Demandante, que contaba con escasa popularidad y se dirigía a un público distinto. Asimismo, entiende el Demandado que no existe similitud entre el diseño de su sitio web ofrecido bajo el nombre de dominio <seximetro.com> y el diseño del sitio web del Demandante contenido bajo el nombre de dominio <sexymetro.com>, de modo que no cabría concluir que el sitio web del Demandado ha copiado el del Demandante. Y siendo esto así, tampoco se puede utilizar la supuesta similitud cono elemento demostrativo del conocimiento efectivo de la existencia del sitio del Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio <seximetro.com>. Finalmente, niega el Demandado que se cumplan los requisitos del typosquatting, porque el nombre de dominio en conflicto no es una variante ortográfica de ningún otro nombre de dominio, sino la forma ortográfica correcta en español para expresar el concepto y servicios prestados, y porque el nombre de dominio sobre el cual se realiza la supuesta variación no era una marca registrada de gran reconocimiento en el público y porque no fue registrado para aprovechar tráfico marginal que hipotéticamente pudiera derivarse de la similitud con el nombre de dominio del Demandante.

- Por todo lo anterior, el Demandado solicita al Experto que rechace los recursos solicitados por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que el Demandante tenga derechos sobre una marca, y que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca del Demandante.

Para que el Experto se pronuncie a favor del Demandante es preciso que éste sea titular de algún derecho sobre la marca. Este requisito se cumplirá, naturalmente, cuando el demandante sea titular de un derecho de exclusiva sobre la marca, haya nacido éste o no por medio de un registro de marca. Así se deduce del hecho de que la Política se refiera simplemente a una marca de productos o de servicios, sin especificar que se deba tratar de una marca registrada. En este sentido, y como acertadamente se indica en la Demanda, existen numerosas resoluciones de expertos que aplican la Política en casos en los que el Demandante posee derechos sobre marcas no registradas.

La política debe interpretarse y aplicarse teniendo en cuenta el carácter global de Internet. En este sentido el Demandante puede basar sus pretensiones en marcas no registradas. Ver Classic Media Inc. v. Satoshi Shimoshita, Caso OMPI Nº D2007-0086. Ahora bien, las marcas no registradas dan lugar a un derecho sobre las mismas en virtud de una determinada legislación. El mero hecho de usar un identificador no da lugar al nacimiento de un derecho sobre la marca sin más. Es preciso por tanto analizar la legislación del país en el que se pretenda haber adquirido el derecho, para comprobar si se cumplen o no las condiciones que pueda establecer esa legislación. Téngase en cuenta en este sentido que los derechos de marca, como en general los derechos de propiedad industrial, son derechos territoriales, que necesariamente se refieren a un determinado ámbito territorial y que nacen de conformidad con una determinada legislación.

Pues bien, el Demandante afirma tener un derecho sobre una marca no registrada, pero no indica legislación nacional alguna según la cual se haya producido el nacimiento de ese derecho. El Demandante únicamente invoca el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (CUP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (Acuerdo ADPIC).

En particular, se invocan en la Demanda los artículos 1, 8 y 10 bis del CUP. Ahora bien, ninguno de estos preceptos sirve de apoyo para justificar el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. En efecto, el artículo 1 del CUP se limita a enumerar los derechos que se integran en el concepto de propiedad industrial.

Por su parte, el artículo 10 bis del CUP establece la obligación de los Estados miembros del CUP de reprimir la competencia desleal. Pero, aparte de que en este artículo no se contiene una norma autoejecutiva directamente invocable por los particulares, sino que debe ser cumplida por los Estados de la Unión de París que deben aprobar legislaciones nacionales conforme a lo previsto en el CUP, la represión de los actos de competencia desleal no se traduce en el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca.

Finalmente, el Demandante invoca expresamente el artículo 8 del Convenio de la Unión de París, según el cual: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”.

No obstante, debe ponerse de manifiesto que la Política no resulta de aplicación a los nombres comerciales, estén o no registrados. En efecto, son múltiples las resoluciones de grupos de expertos que niegan que el titular de un nombre comercial (registrado o no) pueda invocar con éxito dicho nombre comercial en un procedimiento UDRP. Así, por ejemplo, las resoluciones de los casos Sealite Pty Limited v. Carmanah Technologies, Inc., Caso OMPI Nº D2003-0277, Ahmanson Land Company v. Vince Curtis, Caso OMPI Nº D2000-0859; University of Konstanz v. uni-konstanz.com, Caso Nº D2001-0744; SGS Société générale de surveillance S.A. v. Inspectorate, Caso OMPI Nº D2000-0025.

Por lo demás, esta conclusión se ha visto confirmada durante el Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, en el que se han estudiado conclusiones y recomendaciones respecto de los problemas que se plantean en el sistema de nombres de dominio por factores como el uso de mala fe, abusivo, engañoso y desleal de nombres de personas, denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y términos geográficos, y nombres comerciales. El referido proceso concluyó con el Informe Final de 3 de septiembre de 2001, elaborado por la OMPI y titulado “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”. Pues bien, en este Informe, la OMPI considera poco apropiado extender la Política a los conflictos entre nombres de dominio y nombres comerciales.

El Demandante no invoca, en cambio, el artículo 6 bis del CUP, que se refiere a las marcas notoriamente conocidas. Este artículo podría ser utilizado como punto de apoyo para el nacimiento de un derecho de exclusiva sobre una marca no registrada. No obstante, se requiere para ello que se hubiese alegado y acreditado que el signo usado por el Demandante cumple los requisitos exigidos para gozar del carácter de notoriamente conocido. En relación con esta cuestión debe recordarse, que la “Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre protección de marcas notoriamente conocidas” aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI durante la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI celebrada del 20 al 29 de septiembre de 1999, dispone en su artículo 2 que entre los factores que las autoridades nacionales podrán tener en cuenta a la hora de valorar si una marca se ha convertido en notoriamente conocida se encuentran: 1) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público, 2) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca; 3) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones de los productos o servicios a los que se aplique la marca, 4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que se reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; y 6) el valor asociado de la marca.

Pues bien, ninguna de estas circunstancias es acreditada por el Demandante, quien se limita a afirmar la conversión de su nombre de dominio <sexymetro.com> en una marca de hecho como consecuencia de su uso y de su promoción. Pero no se aporta prueba alguna de la intensidad de ese uso, ni se acredita que, efectivamente, el público entiende el signo como una marca. Y si resultara que el mero uso de un nombre de dominio originara un derecho de marca de conformidad con alguna legislación nacional, el Demandante podría haber invocado esa legislación nacional, y acreditar que le resulta de aplicación.

Por otra parte, entiende el Demandante que el Acuerdo ADPIC tiene por finalidad otorgar una mayor protección a los titulares de signos, se hallen registrados o no, pero que cumplan adecuadamente con la función propia de una marca de productos y servicios. Sin embargo, esta alegación no sana la falta de prueba de la adquisición de derechos sobre el signo no registrado como marca.

Resulta, en conclusión, que el Demandante no ha probado la tenencia de derechos marcarios sobre el signo “sexymetro.com”. Así las cosas, en la medida en que no se cumple el primero de los requisitos de la Política, y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el párrafo 4 de la Política, no tiene sentido a entrar a analizar los demás requisitos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto Único

Fecha: 4 de abril de 2007