Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO
Smarticket Internacional, S.A. de C. V. v. Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava
Caso No. DMX2006-0014
1. Las Partes
El Promovente es Smarticket Internacional, S.A. de C. V., Distrito Federal, México representada por Víctor Manuel Romero Rodríguez, México.
El Titular es Octavio Rodríguez Lozano, también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava , Distrito Federal, México.
2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <smarticket.com.mx>, registrado con NIC-México.
3. Historia Procesal
La Solicitud se presentó por correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de noviembre de 2006 y por correo urgente el 4 de diciembre de 2006. El 21 de noviembre de 2006, el Centro envió a NIC-México vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en controversia. El 22 de noviembre de 2006, NIC-México respondió al Centro por la misma vía manifestando que Marius Wuerzner (Ad LINK Internet Media AG –sedo-), con domicilio en Nordheim-Westfallen Alemania, figuraba en ese entonces como el contacto administrativo, técnico y de facturación, correspondiéndole por tanto el carácter de Titular exclusivo del nombre de dominio en litigio, de acuerdo a lo dispuesto en las Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-Mexico. En consecuencia, el Centro requirió al Promovente con fecha 7 de diciembre de 2006 para que en un plazo de cinco días enmendara el nombre del Titular demandado en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cumplimiento en tiempo y forma. A causa de una falla técnica aducida por NIC-México, el nombre del contacto técnico, administrativo y de pago fue sustituido por el de Octavio Rodríguez Lozano, no obstante encontrarse “bloqueado” el nombre de dominio justamente con el fin de impedirse un cambio en la titularidad del nombre de dominio en litigio durante el trámite del procedimiento.
Con fecha 29 de diciembre de 2006, NIC México confirmó que el Titular del nombre de dominio era Octavio Rodríguez Lozano.
Ante tal circunstancia, el Centro se vio en la necesidad de requerir por segunda ocasión la modificación de la Solicitud a efecto de que esta última señalara a Octavio Rodríguez Lozano como Titular en este procedimiento, a lo que el Promovente dio cabal cumplimiento. Luego entonces, el Centro verificó que la Solicitud junto con sus modificaciones cumplieran los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Política”), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento adicional de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los artículos 2.A) y 4.A) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 12 de enero de 2007. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5.A) del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud venció el 1 de febrero de 2007, sin que el Titular hubiese producido su Escrito de Contestación. En consecuencia, el Centro acusó con fecha 5 de febrero de 2007, la rebeldía del Titular para comparecer y manifestar lo que a su derecho conviniere dentro del procedimiento administrativo. Al recibir dicha notificación, el Titular (también conocido como Carlos Octavio Rodríguez Nava) contestó al Centro vía correo electrónico el 5 de febrero de 2007, dándose por enterado del procedimiento administrativo incoado en su contra, para luego limitarse simplemente a manifestar su desconocimiento en relación con el trámite del propio procedimiento, a lo que recayó respuesta del Centro en el sentido de informar al Titular que era de la exclusiva facultad discrecional del Experto pronunciarse sobre cualquier Escrito de Contestación extemporáneo que se produjera de su parte en el futuro, a lo que no siguió ninguna comunicación, respuesta o promoción adicional del Titular.
El Centro nombró a Reynaldo Urtiaga Escobar como Experto el día 26 de febrero de 2007. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
4. Antecedentes de Hecho
El Promovente es una empresa mexicana dedicada a la venta y administración de localidades para espectáculos, conciertos, eventos privados, ferias y exposiciones en la República Mexicana, que inició operaciones en marzo de 2003, aunque no fue sino hasta septiembre de 2005 que se constituyó formalmente bajo la denominación social “Smarticket”. Según sus propias cifras más recientes, el Promovente ha acumulado ventas por cuatro millones de boletos para 300 eventos en territorio nacional.
A fin de asegurar el uso exclusivo de su denominación social para identificar los servicios que presta en el mercado, el Promovente presentó con fecha 15 de marzo de 2004, una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrar la marca SMARTICKET en la clase 35, en relación a servicios de venta para terceros a través de boletos, misma solicitud que de acuerdo con la manifestación bajo protesta del Promovente se encuentra aún en trámite.
Para conseguir su objetivo de anunciarse y comercializar boletos a través de Internet, el Promovente contrató los servicios de la empresa del Titular denominada XitroX Multimedia, solicitándole las siguientes prestaciones: 1) registrar por cuenta propia un paquete de nombres de dominio incluyendo la denominación “Smarticket”, 2) desarrollar el contenido del sitio de Internet del Promovente, 3) proporcionar el servicio de hospedaje de dicho Portal y 4) diseñar e implementar una plataforma tecnológica (conocida después como Ticket Seller XitroX) mediante la cual se realizara la compra en línea de boletos por parte del público consumidor.
De acuerdo con los términos pactados en el contrato denominado “de Prestación de Servicios de Integración Informática” celebrado entre el Promovente y la empresa del Titular el 23 de marzo de 2003, el Titular registró, entre otros, el nombre de dominio objeto de la presente controversia, el 24 de febrero de 2005.
Después de casi tres años de relación contractual, la presente controversia se originó con motivo de la propuesta económica del Titular para ceder al Promovente el control del nombre de dominio en disputa bajo esquemas a elegir entre licenciamiento exclusivo o venta.
Luego de la negativa del Promovente para pagar el precio por la cesión de <smarticket.com.mx> considerando que la titularidad de este último le correspondía al Promovente por efecto del propio contrato celebrado entre las partes, éstas entraron en una etapa de reclamaciones mutuas que orillaron al Promovente a iniciar en contra del Titular el 4 de abril de 2006, un juicio ordinario civil por incumplimiento de contrato que fue radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal bajo el expediente 295/2006, mismo que se encuentra pendiente de resolución.
A raíz del inicio de su conflicto, el Promovente registró el 16 de febrero de 2006 el nombre de dominio <smartticket.com.mx> para continuar ofreciendo sus servicios por Internet, y el Titular por su parte, ha facilitado en al menos una ocasión el uso por parte de un tercero del nombre de dominio en controversia, en relación con servicios idénticos a los que presta el Promovente.
5. Alegaciones de las Partes
A. Promovente
Las manifestaciones de hecho y argumentos de derecho en que el Promovente apoya la procedencia de su acción son los siguientes:
(i) El nombre de dominio <smarticket.com.mx> es idéntico o parecido a la marca SMARTICKET que se considera de la propiedad del Promovente aún cuando todavía se encuentra en trámite de registro, de acuerdo al buen uso que de la misma se ha hecho;
(ii) El uso indebido que el Titular ha dado a <smarticket.com.mx> ha creado confusión entre el público usuario que relaciona al Promovente con el nombre de dominio en litigio;
(iii) El Titular ha realizado con ánimo de lucro una ciberocupación del nombre de dominio en disputa respecto del cual no tiene derechos ni mucho menos intereses legítimos;
(iv) El Titular registró con dolo y mala fe el nombre de dominio en disputa a su propio nombre para luego hacer una propuesta económica al Promovente para la venta de un paquete de dominios incluido <smarticket.com.mx>;
(v) Frente al rechazo del Promovente para aceptar su ofrecimiento, el Titular recurrió a la empresa alemana Ad LINK Internet Media AG [sedo] para estacionar el nombre de dominio y luego ofrecerlo a un competidor del Promovente en la ciudad de Morelia, Michoacán, de nombre Reddigit S.A. de C.V. que está utilizando en forma fraudulenta el nombre de dominio que nos ocupa para realizar eventos al amparo de la marca del Promovente;
(vi) En plena disputa dentro de este procedimiento, el Titular realizó una modificación de los contactos técnico y administrativo del nombre de dominio en controversia, en favor de Octavio Rodríguez Lozano, que es en realidad un nombre ficticio inventado por el propio Titular y cuyas nuevas direcciones electrónicas de correo electrónico continúan vinculadas a la empresa del Titular; y
(vii) El nombre de dominio se registró con el fin de impedir que el Promovente reflejara su marca en un nombre de dominio, originando así una serie de confusiones entre el público usuario.
B. Titular
El Titular no contestó a las alegaciones del Promovente oponiendo las excepciones y defensas que a su derecho conviniere.
6. Debate y conclusiones
Preliminar
El artículo 5.E) del Reglamento establece que cuando el Titular no presenta un escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Solicitud. Sin embargo, esto no quiere decir que la falta de contestación a una Solicitud se traduzca automáticamente en una Decisión en favor del Promovente (ver párrafo 4.6 del reporte intitulado “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”).
General
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 1.A) de la Política, para prevalecer en su acción de transferencia de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de todos y cada uno de los extremos siguientes:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el Promovente tiene derechos; y
(ii) El Titular no tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado ó se utiliza de mala fe
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
De la lectura del primer requisito establecido en el artículo 1.A).i) de la Política se desprende que el Promovente está obligado a efectuar una comparación que demuestre la identidad o probable confusión entre el nombre de dominio cuya transferencia reclama y la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos concedida en su favor por la autoridad competente.
En consonancia con lo anterior, el artículo 3.B).vii) del Reglamento impone al Promovente la exigencia de especificar la marca o marcas de productos o de servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en la que se base la Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, así como la obligación de describir, en el caso de las marcas, los productos o servicios con respecto a los cuales se otorgó el registro marcario.
En la especie, como se detalla en los antecedentes del caso, el Promovente no funda su acción en una marca registrada sino en una solicitud de marca cuyo trámite asegura encontrarse aún inconcluso.
Al respecto es importante precisar que el sistema jurídico mexicano considera “una mera expectativa de derecho el que el solicitante de una marca obtenga dicho registro”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 70/95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo II, Noviembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pág. 201.
Consecuentemente con lo anterior, la Ley (Federal Mexicana) de la Propiedad Industrial, cuyo cumplimiento le es exigible tanto al Promovente como al Titular, establece en su artículo 87 que “los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto”. Ver Tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 10/2001 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, Febrero de 2001, pág. 250 (El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros).
Por otra parte, en ejercicio de las facultades implícitas para mejor proveer que me confiere el artículo 12.A del Reglamento y ante la necesidad de esclarecer la causa de la inusual extensión por casi 3 años en el trámite de la solicitud de marca del Promovente, este Experto recurrió al Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas que está disponible pública y gratuitamente en el portal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, advirtiendo al efecto que con fecha 8 de noviembre de 2006, esto es con antelación al inicio del presente procedimiento, se notificó al Promovente la negativa de dicho Instituto para conceder la marca solicitada en razón de un impedimento legal para su registro, dándose por concluido el trámite de la solicitud de la marca en cuestión.
En vista de las consideraciones que anteceden, el Experto concluye que el Promovente no satisfizo su carga probatoria bajo este requisito.
B Derechos o intereses legítimos
Si bien la falta de comprobación de uno solo de los supuestos bajo el artículo 1.A) de la Política resulta suficiente para desestimar la Solicitud del Promovente, haciendo innecesario el análisis de los elementos restantes, por razones de exhaustividad el Experto estima oportuno referirse sucintamente sobre algunos aspectos relevantes bajo el artículo 1.A).ii) y 1.A).iii) de la Política.
Por lo que hace a la afirmación del Promovente en el sentido de que el Titular indebidamente se apropió del nombre de dominio en litigio, este Panelista advierte que de acuerdo con los términos del contrato de Prestación de Servicios de Integración Informática XitroX, firmado por las partes en este procedimiento el 25 de marzo de 2003, el Titular fue autorizado a registrar en su propio nombre y no por cuenta del Promovente, el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.
Esto es así ya que dentro del apartado “Dominios” del contrato en comento se menciona lo siguiente:
“Los dominios relacionados a al (sic) TSX son propiedad de XitroX Multimedia y la sesión (sic) de derechos será independiente a la comercialización de TSX por lo que se concideran (sic) los dominios como parte del servicio de hospedaje del sistema en los servidores de XitroX Multimedia, mismos que son mensualmente autorizados por el propietario por lo que quedan fuera de cualquier tipo de comercialización relacionada al TSX y deberán ser tratados de forma individual.”
En este orden de ideas se aprecia que la circunstancia de que el Titular apareciera desde un principio en la base de datos Whois como el registrante del nombre de dominio <smarticket.com.mx> fue en todo tiempo conocida y aceptada por el Promovente. Asimismo, del conjunto de facturas exhibidas por el Promovente mediante las que se acreditan pagos periódicos realizados en favor del Titular por distintos conceptos bajo el contrato, como por ejemplo servicios de hospedaje de portales, no se encuentra alguna que verifique el pago por la cesión de derechos del dominio <smarticket.com.mx>.
Las circunstancias descritas anteriormente producen en el ánimo de este Experto el efecto de tenerlas como causas que presumiblemente justifican derechos o intereses legítimos por parte del Titular para haber registrado o seguir utilizando el nombre de dominio en litigio.
Por lo antes expuesto, se tiene por no demostrada la hipótesis normativa prevista por el artículo 1.A).ii) de la Política.
C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe
Respecto a la pertinencia de considerar la propuesta de venta del nombre de dominio en litigio hecha al Promovente por el Titular como una oferta de mala fe en el sentido del párrafo 1(b)(i) de la Política, este Experto Único hace notar que bajo el título de “Venta de patentes, derechos de autor y derechos industriales” del propio contrato celebrado entre las partes, figura el precio de $50,000.00 por la venta del paquete de nombres de dominio “Smarticket”.
En opinión de este Experto, lo anterior impide la posibilidad de considerar el ofrecimiento del Titular en el contexto de la hipótesis a estudio, puesto que por un lado, la venta de nombres de dominio en tanto cosas mercantiles no es por sí misma sancionada por la Política, y por otro la oferta se produce dentro del ámbito de un precio pactado en un contrato escrito y firmado por las partes. Sin embargo, es importante destacar que la decisión en este caso por parte del suscrito Experto en nada prejuzga sobre la validez, incumplimiento, nulidad, o terminación del contrato celebrado entre las partes, cuyas cuestiones podrán resolverse con plenitud de jurisdicción por el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que conoce del juicio incoado por el Promovente en contra del Titular.
Por último, el suscrito Experto toma nota de la conducta del Titular al haber sustituido el nombre del registrante original en la base de datos Whois de NIC-México. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de acreditamiento de los dos supuestos anteriores, el Experto considera que no es necesario pronunciarse respecto a si en el caso concreto se surte la condición requerida por el artículo 1.A).iii) de la Política.
7. Decisión
Por lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel Administrativo desestima la Solicitud del Promovente.
Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Único
Fecha: 12 de marzo de 2007