WIPO Arbitration and Mediation Center
EXPERTENENTSCHEID
PRECITEC KG v. Precitec GmbH
Verfahren Nr. DCH2006-0010
1. Die Parteien
Die Gesuchstellerin ist PRECITEC KG aus Gaggenau in Deutschland, vertreten durch Rechtsanwalt Bernard Volken aus Bern, Schweiz.
Die Gesuchsgegnerin ist Precitec GmbH aus Brügg bei Biel, Schweiz.
2. Streitiger Domain-Name
Gegenstand des Verfahrens ist der Domain-Name <precitec.ch> (nachfolgend der „Domain-Name”).
3. Verfahrensablauf
Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 26. April 2006 per E-Mail und am 28. April 2006 in Hardcopy ein. Am 28. April 2006 bestätigte SWITCH, dass die Gesuchsgegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist.
Das Center bestätigte am 10. Mai 2006, dass die Beschwerdeschrift den formellen Anforderungen des Verfahrensreglements von SWITCH für Streitbeilegungsverfahren für .ch und .li Domain-Namen vom 1. März 2004 (das „Verfahrensreglement”) entspricht.
In Übereinstimmung mit Paragraph 14 des Verfahrensreglements übermittelte das Center am 10. Mai 2006 die Beschwerdeschrift an die Gesuchsgegnerin. Nachdem die Gesuchsgegnerin innert First keine Beschwerdeerwiderung eingereicht hatte, wurde die Gesuchstellerin vom Center über die Möglichkeit benachrichtigt, die Fortsetzung des Verfahrens zu verlangen. Am 31. Mai 2006 wurde das Verfahren in Übereinstimmung mit Paragraph 19 des Verfahrensreglements fortgesetzt und das Center bestellte am 21. Juni Tobias Zuberbühler als Experten. Der Experte stellt fest, dass er ordnungsgemäss bestellt wurde und hat in Übereinstimmung mit Paragraph 4 des Verfahrensreglements seine Unabhängigkeit erklärt.
4. Sachverhalt
Die Gesuchstellerin ist ein Unternehmen, das im Bereich der Lasermaterialbearbeitung tätig ist und diesbezügliche Systemlösungen anbietet. Sie behauptet, dass ihre Produkte insbesondere in der Medizinaltechnik verwendet würden. Gemäss Beilage 13 der Beschwerdeschrift ist die Gesuchstellerin Inhaberin der internationalen Marke PRECITEC, die am 21. Februar 1986 für die Klasse 9 angemeldet wurde.
Die Gesuchsgegnerin ist ein gemäss eigenen Angaben 1999 gegründetes Unternehmen, das seit dem 10. März 2004 die Firma Precitec GmbH trägt. Die Gesuchsgegnerin hat sich auf die Fertigung von präzisen und komplexen Einzelteilen mit nachträglicher Draht- und Senkerosionsarbeit spezialisiert. Gemäss ihrer Webseite stammen die meisten Kunden aus dem Medizinal-Sektor.
Der Domain-Name wurde am 2. März 2004 von der Gesuchsgegnerin registriert.
Die Verfahrensparteien standen vorprozessual in Briefkontakt, in welchem die Gesuchstellerin die Gesuchsgegnerin dazu aufforderte, die Verwendung ihrer Marke PRECITEC sowohl in ihrer Firma (Precitec GmbH) wie auch als Domain-Namen zu unterlassen (Beilagen 8 – 12 der Beschwerdeschrift). Die Beschwerdegegnerin bot u.a. den Domain-Namen daraufhin zum Gegenwert von CHF 50’000.00 an.
5. Parteivorbringen
A. Gesuchstellerin
Die Gesuchstellerin beantragt die Übertragung des Domain-Namens. Sie behauptet als Inhaberin eines Kennzeichenrechts nach schweizerischem Recht in ihren Rechten verletzt zu sein durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin. Die Gesuchstellerin begründet diese Verletzung damit, dass die Gesuchsgegnerin markenmässigen Gebrauch des Kennzeichens PRECITEC für gleichartige Waren wie die Gesuchstellerin macht und dadurch eine Verwechslungsgefahr schafft.
Weiter macht die Gesuchstellerin geltend, dass sie durch die Registrierung des Domain-Namens gehindert wird, ihre Marke im Internet angemessen zu repräsentieren. Darüber hinaus macht die Gesuchstellerin geltend, dass sie durch die Verwendung des Domain-Namens in ihren Firmenrechten verletzt sei. Letztlich sei das Verhalten der Gesuchsgegnerin auch unlauter, weil diese der Gesuchstellerin zu einem Preis von CHF 50’000.00 u.a. die Übertragung des Domain-Namens angeboten hat.
B. Gesuchsgegnerin
Die Gesuchsgegnerin hat sich zur Beschwerdeschrift nicht geäussert.
6. Entscheidungsgründe
Gemäss Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements gibt der Experte dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht.
Gemäss Paragraph 24 (d) des Verfahrensreglements liegt eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts insbesondere dann vor, wenn
(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und
(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgründe schlüssig vorgetragen und bewiesen hat; und
(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Übertragung oder Löschung des Domain-Namens rechtfertigt.
A. Die Gesuchstellerin verfügt über Kennzeichenrechte
Die Gesuchstellerin hat bewiesen, dass sie seit 1986 Inhaberin eines internationalen Markenrechtes am Kennzeichen PRECITEC für die Klasse 9 ist. Diese Klasse 9 umfasst elektronische und mechanische Geräte zur Messung, Steuerung und Regelung. Die Schweiz ist Mitglied des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 15. Juni 1957 (SR 0.232.112.2). Daher wird die international eingetragene Marke auch in der Schweiz nach nationalem Markenrecht geschützt.
B. Die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens stellen eine klare Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin dar
i. Markenrecht
Die Markeninhaberin hat gemäss Art. 13 Abs. 1 Markenschutzgesetz („MSchG”) das ausschliessliche Recht, die Marke zu gebrauchen. Gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG desselben Artikels kann die Markeninhaberin einem Anderen den Gebrauch eines Zeichens untersagen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist und somit das Recht der Markeninhaberin verletzt.
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG ist ein Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es mit einer älteren Marke identisch ist, für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt ist und sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
Die Gesuchsgegnerin verwendet das Kennzeichen PRECITEC, das identisch mit der Marke der Gesuchstellerin ist, als Domain-Namen zur Bezeichnung ihrer Webseite.
Die Gesuchsgegnerin ist zudem im Geschäftsfeld der Präzisionsfertigung von Einzelteilen tätig, das dem der Gesuchstellerin (Präzisionsmaterialbehandlung mittels Lasertechnologie) sehr ähnlich ist. Zugleich sprechen beide Verfahrensparteien eine ähnliche Kundschaft an (Medizinalbereich). Obwohl sich die jeweiligen Produkte an Fachleute richten und daher eine gewisse Fachkenntnis und damit Differenzierungsfähigkeit vorausgesetzt werden kann, erscheinen die Waren und Dienstleistungen der Verfahrensparteien nicht derart andersartig, wenn man das Folgende in Betracht zieht: Per definitionem ist die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen gegeben, wenn die in Betracht zu ziehenden Verbraucherkreise und insbesondere Letztabnehmer auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (BGE 87 II 108). Da die Gesuchstellerin auch in der Schweiz tätig ist (Beilage 6 der Beschwerdeschrift), überschneiden sich die Geschäftsfelder der Verfahrensparteien geografisch, was die mögliche Zurechnung von Produkten und Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin zur Gesuchstellerin erleichtert. Vorliegend sieht der Experte daher die Gleichartigkeit der unter dem Domain-Namen angebotenen Waren und Dienstleistungen der Gesuchsgegnerin mit denjenigen der Gesuchstellerin als gegeben.
Daraus ergibt sich eine Verwechslungsgefahr und damit eine Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin.
Da zudem die Gesuchsgegnerin keine schlüssigen Verteidigungsgründe vorbringt, welche die Darstellungen der Gesuchstellerin widerlegen oder ihr eigenes legitimes Interesse begründen, befindet dieser Experte aus den oben genannten Gründen, dass die Verletzung des Markenrechts der Gesuchstellerin durch die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin eine Übertragung des Domain-Namens rechtfertigt.
ii. Namensrecht
Die Firma der Gesuchstellerin ist gemäss Art. 8 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.02), unter Schweizer Recht geschützt. Die Firma geniesst Rechtsschutz in der Schweiz, auch wenn sie hier nicht registriert ist.
Die Gesuchsstellerin ist im Handelsregister von Deutschland eingetragen, das Vertragspartei der Übereinkunft ist. Daher ist die Firma PRECITEC unter Schweizer Recht geschützt. Das Schweizerische Bundesgericht hat in seinem Entscheid BGE 79 II 305 dargetan, dass ein ausländisches Unternehmen, das nicht im schweizerischen Handelsregister eingetragen ist, denselben Schutz geniesst wie ein nicht eingetragenes schweizerisches Unternehmen, d.h. den Schutz des Lauterbarkeitsrechts und des Namensrechts.
Domain-Namen wurden zudem vom Schweizerischen Bundesgericht als geeignetes Zeichen erachtet, um eine dahinter stehende natürliche oder juristische Person zu identifizieren (BGE 126 III 239). Daher kann die Registrierung und Verwendung des Domain-Namens seitens der Gesuchsgegnerin das Namensrecht der Gesuchstellerin gemäss Art. 29 ZGB verletzen.
Durch die Identität der Firma der Gesuchstellerin mit dem Domain-Namen sowie die erwähnte Nähe im Geschäftsleben kann aus den oben aufgeführten Gründen auf eine massgebliche Verwechslungsgefahr zwischen der Gesuchstellerin und der hinter dem Domain-Namen stehenden juristischen Person geschlossen werden.
Die Gesuchstellerin geniesst in diesem Zusammenhang zeitliche Priorität, da sie früher den Namen PRECITEC annahm als die Gesuchsgegnerin (Anlage 1 und 4 der Beschwerdeschrift). Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der beteiligten Interessen kann das Prioritätsprinzip relativiert werden, wozu hier aber kein Anlass besteht. Es überlappen sich die Verkehrskreise der Verfahrensparteien massgeblich, da die Gesuchstellerin in einem ähnlichen Geschäftsfeld mit ähnlichen Kunden tätig ist wie die Gesuchsgegnerin, sowie auf dem Markt der Gesuchsgegnerin auch werbewirksam in Erscheinung getreten ist (Beilage 15 – 20 der Beschwerdeschrift).
Wiederum hat es die Gesuchsgegnerin versäumt, ihre Interessen darzulegen. Daher sieht der Experte keine legitimen Gründe, warum die Gesuchsgegnerin den Namen der Gesuchstellerin als Domain-Namen weiterhin führen dürfte.
Aufgrund der vorliegenden Gründe kommt dieser Experte zum Schluss, dass die Registrierung und der Gebrauch des Domain-Namens durch die Gesuchsgegnerin auch das Namensrecht der Gesuchstellerin gemäss Art. 29 ZGB verletzt.
7. Entscheidung
Daher entscheidet dieser Experte, dass der Domain-Name <precitec.ch> gemäss Paragraph 24 des Verfahrensreglements an die Gesuchstellerin zu übertragen ist.
Tobias Zuberbühler
Experte
Datum: 13. Juli 2006