WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Aelitis SAS v. Azureus Marketing GmbH

Verfahren Nr. D2006-0315

 

1. Die Parteien

Die Beschwerdeführerin ist Aelitis SAS aus Le Mesnil le Roi in Frankreich, vertreten durch Rechtsanwalt Jean-Philippe Hugot aus Paris.

Die Beschwerdegegnerin ist Azureus Marketing GmbH aus Berlin, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Hoppe, Kreuzkamp & Partner, aus Düsseldorf.

 

2. Domain Name(n) und Domainvergabestelle(n)

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <azureus.com> (nachfolgend der „Domainname”).

Die Domainvergabestelle ist Key-Systems GmbH aus Zweibrücken in Deutschland (die „Domainvergabestelle”).

 

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 13. März 2006 per E-Mail und am 31. März 2006 in Hardcopy in englischer Sprache ein. Am 28. März 2006 bestätigte die Domainvergabestelle, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Die Domainvergabestelle teilte dem Center am 5. April 2006 mit, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist. Diese Information leitete das Center am 7. April 2006 an die Beschwerdeführerin weiter. Die Beschwerdeschrift in Deutsch ging dann am 28. April 2006 per E-Mail und am 5. Mai 2006 in Hardcopy beim Center ein.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (die “Verfahrensordnung”) und der Ergänzenden Verfahrensregeln der WIPO genügt und dass ordnungsgemäss gezahlt wurde.

Am 8. Mai 2006 wurde die Beschwerde ordnungsgemäss dem Beschwerdegegner zugestellt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Die Beschwerdeerwiderung in Deutsch ging am 27. Mai 2006 per E-Mail und am 31. Mai 2006 in Hardcopy beim Center ein. Das Center bestätigte den Eingang der Beschwerdeerwiderung am 30. Mai 2006.

Die Beschwerdeführerin sandte am 7. Juni 2006 eine Beschwerdeergänzung per Email an das Center, welches deren Eingang am 8. Juni 2006 bestätigte.

Am 8. Juni 2006 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Tobias Zuberbühler bestellt wurde und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben habe.

 

4. Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin ist eine französische Aktiengesellschaft, die im Bereich der Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen tätig ist und sich auf peer-to-peer-Technologie spezialisiert hat.

Die Beschwerdegegnerin wurde gemäss Beschwerdeerwiderung im Jahr 2005 als Partnerunternehmen der DAY Networks Marketing GmbH aus Wien in Österreich gegründet und hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Der Domainname wurde am 19. April 2000 von einem Dritten erstmals registriert. Der damalige Inhalt der Webseite war ausschliesslich privater Natur und verfolgte keine kommerziellen Interessen (Anlage 3 der Beschwerdeschrift). Die DAY Networks Marketing GmbH kaufte im März 2005 den Domainnamen und übertrug ihn in der Folge an die Beschwerdegegnerin.

 

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdeführerin

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Domainname mit dem Namen der von ihr entwickelten Software AZUREUS identisch und gleichzeitig dem Domainnamen der offiziellen, unter Lizenz der Beschwerdeführerin operierenden Download-Webseite <azureus.sourceforge.net> zum Verwechseln ähnlich sei, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder rechtmässigen Ansprüche am Domainnamen habe und dass der Domainname wider Treu und Glauben erworben worden sei und verwendet werde.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin macht ihre Rechte und legitime Interessen aufgrund von eingetragenen Marken geltend und bestreitet den Domainnamen bösgläubig erworben zu haben und bösgläubig zu nutzen.

 

6. Entscheidungsgründe

Paragraph 4(a) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP” oder die ”Richtlinie”) führt drei Elemente auf, die die Beschwerdeführerin nachweisen muss, damit ein Domainname von der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdeführerin übertragen wird:

(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdeführerin Rechte herleitet, identisch oder zum Verwechseln ähnlich;

(ii) die Beschwerdegegnerin hat weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse am Domainnamen;

(iii) der Domainname wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig benutzt.

A. Identisch oder verwechselbar ähnlich

Die Identität des Domainnamens mit der Marke der Beschwerdeführerin ist unbestritten, da sie exakt denselben Wortlaut haben. Fraglich ist aber, ob die Beschwerdeführerin überhaupt Inhaberin einer Marke ist. Die Beschwerdeführerin hat am 7. Juni 2005 die Marke AZUREUS zur Registrierung beim United States Patent and Trademark Office angemeldet. Bis zum heutigen Datum ist die Marke noch nicht eingetragen. Von daher stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin auf eine Gewohnheitsmarke zurückgreifen kann.

Von der einheitlichen Rechtssprechung der WIPO Panelists wird für die Anerkennung einer Gewohnheitsmarke der Beweis der Beschwerdeführerin verlangt, dass das Kennzeichen ein eindeutiges Identifikationsmerkmal ist und mit der Beschwerdeführerin, ihren Gütern oder Dienstleistungen eindeutig in Verbindung gebracht wird. Der Beweis für eine solche Funktion des Kennzeichens können Dauer und Anzahl der Verkäufe unter dem Kennzeichen, die Werbung, Umfragen oder die mediale Aufmerksamkeit sein (siehe WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html”).

Die Beschwerdeführerin offeriert in Anlage 10 der Beschwerdeschrift einen Beweis für den regen Verkehr auf ihrer Webseite. Pro Million Internetbenutzer besuchten anfangs Januar 2006 täglich 5’700 User die Website der Beschwerdeführerin, d.h. 0.57% aller Internet-Benutzer oder etwa ein User aus 200. Bei der Website der Beschwerdegegnerin lag die Frequenz bei 11.7 User aus einer Million, also etwa 500-mal tiefer. Daraus wird deutlich, dass die Website und das Kennzeichen AZUREUS der Beschwerdeführerin eine bedeutende Verkehrgeltung erlangt haben.

Die Beschwerdeführerin behauptet, dass die AZUREUS-Software seit 2003 als kostenlose peer-to-peer-Software im Verkehr sei. Diese Behauptung wurde vom Beschwerdepanel durch eine Internet-Suche nach den Begriffen „Azureus” und „2003” (durchgeführt am 20. Juni 2006) zusätzlich zur Anlage 10 der Beschwerdeschrift mit einer Vielzahl von Treffern auf Artikel zur Software AZUREUS aus dem Jahre 2003 verifiziert. Die Verkehrsgeltung der Beschwerdeführerin besteht also seit mindestens drei Jahren in grösserem Rahmen.

Der Name der Beschwerdeführerin taucht auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Kennzeichen AZUREUS auf. So bringt eine gleichentags durchgeführte Internet-Suche des Beschwerdepanels nach der Firma der Beschwerdeführerin, „Aelitis”, fast ausschliesslich Treffer zur Software AZUREUS, während ein Suche nach „Aelitis” und „Azureus” zum selben Resultat führt. Zusätzlich finden sich die Namen der Entwickler (siehe Beilage zum Nachtrag der Beschwerdeführerin) immer wieder im Internet und im Zusammenhang mit der Beschwerdeführerin und ihrem Produkt AZUREUS. Die Entwickler der AZUREUS-Software haben im genannten Dokument die Rechte an AZUREUS im Jahre 2004 an die Beschwerdeführerin übertragen. Daher sieht dieses Beschwerdepanel die gedankliche Verbindung zwischen dem Produkt und der Beschwerdeführerin, resp. den Entwicklern als gegeben.

Aufgrund des Gesagten sieht es dieses Beschwerdepanel als bewiesen, dass die Beschwerdeführerin am Kennzeichen AZUREUS seit 2003 ein gewohnheitsrechtliches Markenrecht hat. Darüberhinaus ist eine entsprechende Markeneintragung seit Juni 2005 in den Vereinigten Staaten hängig. Somit ist Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt.

B. Rechte oder berechtigte Interessen an den Domainnamen

Die Beweislast dafür, dass der Beschwerdegegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen zusteht, liegt, wie sich aus Paragraph 4(a) Satz 2 der Richtlinie ergibt, grundsätzlich bei der Beschwerdeführerin. Wenn diese allerdings Tatsachen vorträgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass der Beschwerdegegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen zusteht, liegt es wiederum bei der Beschwerdegegnerin, Umstände darzulegen, aus denen sich ihr Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen ergeben.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder legitimen Interessen am Domainnamen hat. Sie weist namentlich darauf hin, dass nur die offizielle Webseite <azureus.sourceforge.net> mit ihrem Einverständnis und unter ihrer Lizenz die Software AZUREUS kostenlos anbietet. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass durch die kommerzielle Verwendung des Domainnamens die Marke und das Image der Beschwerdeführerin beeinträchtigt werden und dieser Imageverlust nicht mit dem Tun der Beschwerdeführerin im Einklang steht.

Gemäss Paragraph 4(c) der Richtlinie kann die Beschwerdegegnerin ihre Rechte oder ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen begründen, z.B. wenn sie (i) ihre Waren und Dienstleistungen unter dem Domainnamen in guten Treuen anbietet, bevor sie von der Domainnamens-Streitigkeit erfahren hat oder (ii) unter dem Domainnamen bekannt war ohne Inhaberin einer Marke zu sein oder (iii) einen fairen Gebrauch des Domainnamens macht, ohne das Ansehen der Beschwerdeführerin zu beeinträchtigen.

Die Beschwerdegegnerin führt zur Begründung ihrer Rechte und berechtigten Interessen ihre Markenrechte an AZUREUS ins Feld. Daraus ergäben sich laut Beschwerdegegnerin alle Berechtigungen zum Erwerb, Halten und Verwenden des Domainnamens. Weiter behauptet sie, dass der Aufbau und Betrieb eines Informations- und Werbeportals für Waren und Dienstleistungen das Ziel des Erwerbs des Domainnamens war. AZUREUS wurde von der Beschwerdeführerin 2004 als Deutsche Marke und nach dem Erwerb des Domainnamens im März 2005 schliesslich im August 2005 als Europäische Marke angemeldet.

Nun steht ein älteres gewohnheitsrechtliches Markenrecht der Beschwerdeführerin den jüngeren registrierten Marken der Beschwerdegegnerin gegenüber. Das Beschwerdepanel zieht im Folgenden in Erwägung, ob die Markeneintragung gutgläubig erfolgt ist und nicht nur zum (defensiven) Zweck, ein vermeintlich legitimes Interesse an der Benutzung des Domainnamens vorzuspiegeln (BECA Inc. v. CanAm Health Source Inc., WIPO Fall Nr. D2004-0298).

Die Beschwerdeführerin behauptet, die Beschwerdegegnerin habe bereits beim Erwerb des Domainnamens in böser Absicht gehandelt, da kurz nach der Übertragung auf der Webseite unter dem Domainnamen das an sich kostenlose Produkt der Beschwerdeführerin verkauft wurde (Beilage 7 der Beschwerdeschrift).

Da das Produkt AZUREUS seit mindestens 2003 im Verkehr ist und über grosses Identifikationsvermögen verfügt sowie bei einer Vielzahl von Internetbenutzern bekannt war, musste die Beschwerdegegnerin bereits vor der Eintragung der Deutschen Marke von diesem Produkt wissen. Diese Annahme stützt sich auch auf die Deutsche Markenrechtseintragung der Beschwerdegegnerin (Anlage 4 der Beschwerdeerwiderung), welche u.a. für die Nizzaer-Klassen 38 und 42 beantragt wurde, die den Anwendungsbereich des Produkts der Beschwerdeführerin umfassen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin im Gegensatz zur Beschwerdeführerin keine Softwareentwicklerin ist, sondern eine Marketing-Unternehmung. Weiter nahm die Beschwerdegegnerin bzw. ihre Partnerunternehmung offenbar hohe Kosten in Kauf, um Inhaberin des Domainnamens zu werden (vgl. Anhang 5 der Beschwerde).

Dies führt dieses Beschwerdepanel zum Befund, dass die Markeneintragungen zusammen mit dem Erwerb des Domainnamens in voller Kenntnis der Beschwerdeführerin und ihres Produkts und nach der Etablierung des Produkts und Kennzeichens AZUREUS im Internet vorgenommen wurden und deshalb nicht zu einem gutgläubigen Zweck erfolgt sein können.

Die Beschwerdegegnerin war zudem nicht unter dem Domainnamen bekannt noch hat sie ihre Dienstleistungen in guten Treuen angeboten oder einen fairen Gebrauch gemacht, ohne das Ansehen der Beschwerdeführerin zu schädigen (näheres dazu siehe unten C.).

Somit befindet dieses Beschwerdepanel, dass die Beschwerdeführerin keine berechtigtes Interesse am Domainnamen gemäss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie begründen kann.

C. Bösgläubige Registrierung und Benutzung des Domainnamens

Paragraph 4(b) der Richtlinie verlangt, dass der Domainname bösgläubig angemeldet wurde und genutzt wird und nennt nicht abschliessend die folgenden vier Umstände, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bösgläubigen Registrierung und Nutzung erbringen:

(i) Umstände, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdeführer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten übersteigt, zu veräußern, zu vermieten oder auf andere Weise zu übertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschäftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Präsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdeführers hinsichtlich Herkunft, Unterstützung, Zugehörigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Präsenz oder von auf seiner Website oder Online-Präsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Das Beschwerdepanel prüft im Folgenden ein mögliches Vorgehen der Beschwerdegegnerin im Sinne von Ziffer (iv).

Die Beschwerdeführerin hat in Anlage 7 der Beschwerdeschrift bewiesen, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen dazu erworben hat und somit die Bekanntheit und den Ruf der Beschwerdeführerin dazu benutzt, um die an sich kostenlose Software der Beschwerdeführerin zu verkaufen. Durch die Verwendung des Domainnamens werden daher Internetbenutzer zur Webseite der Beschwerdegegnerin gelockt, die das Produkt der Beschwerdeführerin suchen, und dadurch irregeführt. Letztlich zielt das ganze Verhalten auf die Erlangung kommerzieller Vorteile und ist von Gewinnabsicht getragen.

Daher befindet dieses Beschwerdepanel, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen bösgläubig erworben hat und benutzt und somit Paragraph 4(a)(iii) erfüllt ist.

Das Bescherdepanel trifft diese Entscheidung auf der Basis der in diesem Verfahren eingereichten Unterlagen und in dem durch die Richtlinie vorgegebenen beschränkten Rahmen. Für darüber hinausgehende Streitpunkte steht den Parteien der Weg zu den zuständigen nationalen Gerichten offen.

 

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Gründen ordnet das Beschwerdepanel in Übereinstimmung mit Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <azureus.com> an die Beschwerdeführerin zu übertragen ist.


Tobias Zuberbühler
Einzelpanelist

Datum: 22. Juni 2006