Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Juventus F.C. S.p.A. c. World Match Ltd.
Caso No. D2005-1048
1. Le parti
Il Ricorrente è Juventus F.C. S.p.A., Torino, Italia, rappresentata da Buzzi, Notaro e Antonielli d’Oulx, Torino, Italia.
Il Resistente è World Match Ltd., Malta.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
I nomi a dominio contestati sono <juventuscasino.com> e <juvecasino.com> registrati presso Register.IT.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il giorno 4 ottobre 2005, in italiano. Il 5 ottobre 2005, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Register.IT SPA. Il 7 ottobre 2005, Register.IT SPA ha inviato la sua risposta confermando che il Resistente appare come titolare del nome a dominio contestato.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 13 ottobre 2005. Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta entro il 2 novembre 2005. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta. Quindi, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza del Resistente il 3 novembre 2005.
Il Centro ha nominato Richard Hill, Membro Unico del Collegio, il 14 novembre 2005. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.
4. Vicende sostanziali
Il contratto di registrazione è in italiano.
Il Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una delle più note squadra di calcio (football) del mondo. Il Ricorrente è titolare dei marchi JUVENTUS e JUVE.
I nomi a dominio contestati sono confondibile con i marchi JUVENTUS e JUVE.
Il Resistente non poteva non essere a conoscenza dei marchi JUVENTUS e JUVE.
Il campo di attività del resistente è il gioco ed in particular il casinò on-line attraverso la rete Internet.
Il Resistente non utilizza attivamente i nomi a dominio contestati.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
La Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A., è una società di diritto italiano fondata nel 1897 a Torino, operante nel settore del calcio professionistico, la cui prima squadra è una delle più note squadre di calcio professionistico a livello mondiale. La squadra di calcio universalmente nota come JUVENTUS ovvero, in forma abbreviata, JUVE milita nel massimo campionato italiano (Serie A) ed ha partecipato e vinto numerosi campionati nazionali e diversi trofei di prestigio in ambito tanto nazionale quanto internazionale (Coppa Italia, Champions League, Coppa Uefa, Coppa delle Coppe, Coppa Intercontinentale, ecc.). In considerazione dei brillanti risultati ottenuti nell’arco degli anni, la JUVENTUS è indubbiamente una delle squadre di calcio più conosciute e con ampio seguito a livello mondiale, e non soltanto presso i circoli specializzati e l’utenza del settore di riferimento.
La Ricorrente è proprietaria, tra gli altri, dei seguenti marchi:
- registrazione internazionale n. 651907 per JUVENTUS (parola)
- registrazione comunitaria n. 818906 per JUVENTUS (parola)
- registrazione internazionale n. 684045 per JUVE (parola)
I nomi a dominio in contestazione comprendono i nomi JUVENTUS e JUVE, dunque inglobano esattamente i marchi della Ricorrente. La combinazione dei nomi e marchi della Ricorrente JUVENTUS e JUVE con un termine di uso generico – quale è il termine CASINO, ragionevolmente assunto nel suo significato di “casa da gioco” – e tanto meno la presenza del suffisso generico .COM – solo identificativo del tipo di gTLD (top level domain) – non possono ritenersi sufficienti ad escludere che i nomi a dominio in contestazione siano verosimilmente associati ai marchi della Ricorrente e, circostanza ancor più grave, che il pubblico sia indotto in confusione ovvero sviato circa l’origine dei nomi a dominio in contestazione e l’eventuale legame – od addirittura la coincidenza – fra il titolare di detti nomi a dominio e la proprietaria dei marchi (si vedano, inter alia, le decisioni del Centro nei casi Chanel, Inc. v. Estco Group, D2000-0413, Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc., D2000-0022 e Juventus F.C. SpA v. Gerrard McClement, D2001-1232).
Si evidenzia, inoltre, come i nomi a dominio in contestazione – nella combinazione <juventuscasino.com> e <juvecasino.com> – fanno riferimento ad un settore, quello del gioco e dell’intrattenimento, in relazione al quale i marchi della Ricorrente, JUVENTUS e JUVE, sono regolarmente protetti ed in uso.
I marchi in questione – JUVENTUS e JUVE – sono marchi di rinomanza in quanto conosciuti e noti a livello mondiale e, conseguentemente, dotati di speciale attrattiva agli occhi del pubblico.
L’uso e registrazione dei nomi a dominio in contestazione da parte della Resistente configurano fattispecie illecite oltre che di contraffazione di marchio anche di concorrenza sleale ed indebito agganciamento alla rinomanza ed avviamento dei marchi della Ricorrente, con grave rischio di sviamento ed inganno dell’utenza.
E’ ulteriore motivo di preoccupazione della Ricorrente, peraltro, che i propri marchi siano associati ad una particolare attività, quale deve ritenersi il gioco d’azzardo o di casinò – cui il termine CASINO compreso nei nomi a dominio in contestazione fa riferimento – senza il suo consenso ed in assenza di preventive assicurazioni e prove circa il carattere di legittimità dell’attività medesima svolta dalla Resistente, tenuto conto delle normative assai restrittive imposte a tale tipo di iniziative imprenditoriali.
La Resistente non è conosciuta con il nome JUVENTUS o con il nome JUVE come persona fisica o giuridica, come risulta dalle informazioni consultabili sul sito della stessa “www.worldmatch.com.mt”. La Resistente risulta essere costituita ed operare con il nome WORLDMATCH o WORLD MATCH LTD., come società di gestione di attività di gioco e casinò on-line attraverso la rete Internet.
Non è ammissibile in assoluto ipotizzare che la Resistente non fosse a conoscenza dell’esistenza dei marchi JUVENTUS e JUVE della Ricorrente, tenuto conto dell’alta rinomanza dei marchi JUVENTUS e JUVE e del credito e riconoscimento di cui la Ricorrente gode a livello internazionale. Tale circostanza può essere pacificamente considerata come una prova della mala fede della Resistente, esistente al momento della registrazione dei nomi a dominio in contestazione (si veda, inter alia, la decisione nel caso Juventus F.C. SpA v. Gerrard McClement, D2001-1232 dove l’Arbitro ha affermato che “[…] due to the fact of the above-mentioned trademark registrations, the notorious and well-known name of the Complainant’s trademarks and corporate name, not only in Italy, but also throughout the world, it cannot be accepted that the Respondent did not know the name or trademark <juventus>, either in the moment of purchasing the domain name at issue, or afterwards when using it. There must be a iuris tantum presumption that the Respondent is using in bad faith the domain name if the foregoing conditions are met”.
Si fa doverosamente notare che la Ricorrente interpose ricorso nei confronti della stessa Resistente presso il Centro di Mediazione ed Arbitrato OMPI, in relazione ai nomi a dominio <juventusgaming.com> e <juvegaming.com> in data 28 dicembre 2004, contestando alla Resistente, anche nel caso, l’analoga violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. Si produce, in allegato alla presente, copia della Decisione resa dal Collegio Amministrativo nella procedura, iscritta con il N° D2004-1104 in cui il Collegio ritenne fondate e provate le violazioni lamentate dalla Ricorrente nei confronti della medesima Resistente, disponendo il trasferimento dei nomi a dominio <juventusgaming.com> e <juvegaming.com> alla Ricorrente.
La Resistente ha anche registrato altri domini comprendenti la ragione sociale ed il marchio di altre notissime squadre europee il che ulteriorement dimostra tanto la sua buona conoscenza del mondo del calcio quanto la sua mala fede.
Il fatto che i nomi a dominio in questione non sono stati posti in uso non esclude la mala fede del Resistente, sulla base di tale passiva detenzione dei domini (si veda, sulla questione del “passive holding” di domini, la Decisione del Collegio Arbitrale nel procedimento D2004-1104 Juventus F.C. S.p.A. .v. Worldmatch Ltd. ed anche inter alia, le decisioni del Centro in relazione ai casi Banco Espanol de Credito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira D2000-0018, Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp. D2000-0020, Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner D2000-0277.)
B. Resistente
Il Resistente non ha risposto.
6. Motivi della decisione
La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poichè le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poichè la lingua del contratto di registrazione è l’italiano, questa procedura sarà condotta in italiano.
Siccome il Resistente non ha presentato nessuna risposta, il Collegio ritiene opportuno valutare, come questione preliminare, le conseguenze di un simile comportamento e quindi verificare se dalla mancata produzione di scritti difensivi si possa far automaticamente derivare la mancanza di diritto o interesse in capo alla resistente in relazione al nome a dominio contestato, o se sia comunque necessario procedere all’esame della documentazione prodotta dal Ricorrente.
In proposito la Policy, pur senza prevedere una norma espressa che disciplini la fattispecie di cui sopra, fornisce una indicazione all’articolo 4(a):
“Nella procedura amministrativa, il ricorrente deve provare che ciascuno di questi tre elementi è presente.”
Il Collegio ritiene di dover interpretare detta disposizione nel senso di non poter dare automaticamente ragione al Ricorrente in virtù della rinuncia del Resistente a difendersi, ma di dover invece procedere all’esame della documentazione depositata dal Ricorrente per valutare se quest’ultimo ha provato i tre elementi richiesti dalla Policy.
A tale ultimo proposito si osserva che per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio secondo la procedura amministrativa in oggetto, devono sussistere i seguenti tre elementi (Policy, articolo 4(a)):
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
(i) Somiglianza fra il nome a dominio contestato ed il marchio
Il Ricorrente ha fornito la prova di essere il titolare dei marchi JUVENTUS e JUVE ed è chiaro che i nomi a dominio contestati sono tali da indurre confusione rispetto a questi marchi.
E’ infatti ormai pacificamente accettato che il dominio di primo livello, in questo caso “.com”, debba essere ignorato nel giudizio di identità tra un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso VAT Holding AG v. vat.com, Caso OMPI No. D2000-0607).
(ii) Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato
Il Collegio ritiene che, considerata la notorietà dei marchi JUVENTUS e JUVE, il Resistente, all’epoca della registrazione, non potesse non sapere o quantomeno immaginare che i nomi a dominio contestati corrispondessero ad uno dei marchi della Ricorrente.
Ad ogni modo, il Collegio rileva che tale nome a dominio non corrisponde alla denominazione del Resistente, né quest’ultimo ha dato prova alcuna di essere titolare di diritti di privativa industriale o altro titolo su tale denominazione.
Il Collegio quindi decide che il Resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione ai nomi a dominio contestati.
(iii) Registrazione ed uso in malafede
Come già detto, il Collegio non crede che il Resistente potesse ignorare i marchi del Ricorrente quando ha registrato i nome a dominio contestati, e risulta difficile credere che il Resistente non abbia scelto ed utilizzato questi nomi per attirare intenzionalmente, per scopi commerciali, gli utenti Internet, creando così una probabilità di confusione con i marchi del Ricorrente, il che è contrario alla Policy, si veda l'articolo 4(b)(iv).
I tribunali arbitrali che applicano l’UDRP hanno sempre deciso che l’utilizazione passiva di un nome a dominio può essere un uso nei sensi della UDRP, vedere per esempio Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows Caso OMPI No. D2000-0003. I fatti nel presente caso sono tali che l’utilizazione passiva deve essere considerata un uso nei sensi della UDRP.
Quindi, il Collegio conclude che il Ricorrente ha provato l'esistenza degli elementi richiesti dalla Policy e ritiene che il Ricorrente abbia registrato ed utilizzato in malafede i nomi a dominio contestati.
7. Decisione
Il Collegio ritiene che il Ricorrente ha provato che i nomi a dominio contestati creano confusione rispetto ai marchi JUVENTUS e JUVE, ritiene inoltre che il Resistente non ha nessun diritto o interesse legittimo in relazione ai nomi a dominio contestati, e che il Resistente ha registrato ed usato i nomi a dominio contestati in malafede. Quindi il Collegio ordina che i nome a dominio <juventuscasino.com> e <juvecasino.com> siano trasferiti al Ricorrente, Juventus F.C. S.p.A.
Richard Hill
Membro unico del Collegio
18 novembre 2005