WIPO Arbitration and Mediation Center
ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS
01066 GmbH v. Digitel GmbH
Verfahren Nr. D2004-0540
1. Die Parteien
Der Beschwerdeführer ist die 01066 GmbH, Düsseldorf, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwalt Raoul Sander, Hamburg, Deutschland.
Der Beschwerdegegner ist die DIGITEL GmbH, Kaarst, Deutschland, vertreten durch Rechtsanwälte Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner, Düsseldorf, Deutschland.
2. Domainname und Domainvergabestelle
Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <01066.com>.
Die Domainvergabestelle ist Cronon AG, Niederlassung Regensburg, Deutschland.
3. Verfahrensablauf.
Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (kurz: “Center”) in Englisch per Email am 21. Juli 2004, und in körperlicher Form am 26. Juli 2004, ein. Das Center bestätigte den Eingang der Beschwerdeschrift und bat am 22. Juli 2004 die Domainvergabestelle um Bestätigung der Eintragungsdaten. Diese bestätigte am 6. August 2004, dass der Beschwerdegegner Inhaber des Domainnamens <01066.com> ist und dass Selim Varol, Digitel GmbH, dessen administrativer Kontakt ist, sowie dass Necip Varol, Mega Tech GmbH, der technische Kontakt ist. Weiterhin teilte die Domainvergabestelle mit, dass die Verfahrenssprache deutsch ist. Am 10. August 2004 forderte das Center den Beschwerdeführer auf, die Beschwerde in deutsch einzureichen, was am 11. August 2004 per Email und am 13. August 2004 in körperlicher Form geschah.
Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Richtlinie“), den Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy („Verfahrensordnung”) und der Ergänzenden Verfahrensregeln der WIPO genügt und dass ordnungsgemäß gezahlt wurde. Das Beschwerdepanel ist überzeugt, dass dies zutrifft.
Am 19. August 2004 wurde die Beschwerdeschrift ordnungsgemäß übermittelt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Die Beschwerdeerwiderung ging am 8. September per Email und am 13. September in körperlicher Form ein.
Am 16. September 2004 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Dr. Gerd F. Kunze bestellt wurde, und dass der Einzelpanelist eine Annahmeerklärung und eine Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit abgegeben hat.
Am 20. September reichte der Beschwerdeführer einen ergänzenden Schriftsatz ein, den das Beschwerdepanel zuließ. Das Beschwerdepanel räumte dem Beschwerdegegner eine Frist zur Erwiderung des ergänzenden Schriftsatzes bis zum 1. Oktober 2004 ein. Der Beschwerdegegner reichte unter diesem Datum eine Erwiderung zum ergänzenden Schriftsatz des Beschwerdeführers ein.
4. Sachverhalt
A. Beschwerdeführer
Der Beschwerdeführer ist ein Telekommunikations-Netzbetreiber, dem am 21. Januar 2004 von der deutschen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post die Verbindungsnetzbetreiber-Kennzahl 01066 zugeteilt wurde. Der Beschwerdeführer hat daraufhin am 5. Februar 2004 seine Firma von „CallNet International GmbH“ in „01066 GmbH“ geändert.
B. Beschwerdegegner
Der Beschwerdegegner ist eine im Bereich der Telekommunkationdienstleistungen und angrenzender Dienstleistungen tätige Gesellschaft. Er ließ sich den Domainnamen <01066.com> am 13.Juni 2003 eintragen und benutzt ihn als link für die Domain www.sexysurf.de, die ebenfalls für den Beschwerdegegner registriert ist.
5. Parteivorbringen
A. Beschwerdeführer
Der Beschwerdeführer trägt vor, dass die Kennzahl 01066 gemäß § 5 des Markengesetzes als geschäftliche Bezeichnung für sein Unternehmen geschützt ist und damit markenrechtlichen Schutz genießt.
Der Beschwerdeführer bringt vor, dass (1) der Domainname <01066.com> mit einer geschäftlichen Bezeichnung, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist; (2) der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und (3) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird.
Der Beschwerdegegner trägt vor, dass der Beschwerdeführer keinen markenrechtlichen Schutz an dem Zeichen 01066 habe, und ihm weder ein fehlendes berechtigtes Interesse and diesem Zeichen noch dessen bösgläubige Registrierung und Benutzung nachweisen könne. Er habe sich den Domainnamen bereits lange vor der Zuteilung der Vorwahlnummer an den Beschwerdeführer registrieren lassen, und eine Schwesterfirma, die 01058 Telekom GmbH, habe sich bereits vor dem Beschwerdeführer, nämlich erstmals mit Schreiben vom 14. April 2003 an den Insolvenzverwalter der damaligen Inhaberin der Lizenz an der Vorwahlnummer 01066 um den Erwerb dieser Vorwahlnummer bemüht. Darüber sei der Geschäftsführer des Beschwerdeführers bestens orientiert gewesen, da er zu dieser Zeit noch ein Angestellter der 01058 Telekom GmbH gewesen sei. Er habe daher durchaus ein berechtigtes Interesse an der Eintragung des Domainnamens <01066.com> gehabt und nicht er, der Beschwerdegegner, habe bösgläubig gehandelt, vielmehr der Beschwerdeführer, indem er sich die Vorwahlnummer 01066 habe zuteilen lassen, um den Beschwerdegegner bzw. dessen Schwesterfirma 01058 Telekom GmbH an dem Erwerb dieser Vorwahlnummer zu hindern.
Der Beschwerdegegner hat für diesen Vortrag Beweis durch Einreichung diverser Unterlagen angetreten. Der Beschwerdeführer hat hierzu in seinem ergänzenden Schriftsatz Stellung genommen.
6. Entscheidungsgründe
Paragraph 4(a) Richtlinie führt drei Elemente auf, die der Beschwerdeführer nachweisen muss, um die Feststellung zu rechtfertigen, dass der Domainname des Beschwerdegegners auf den Beschwerdeführer zu übertragen ist:
1) dass der Domainname <01066.com> mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich ist;
2) dass der Beschwerdegegner weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse an dem Domainname hat; und
3) dass der Domainname bösgläubig registriert wurde und benutzt wird
1) Verwechslungsgefahr mit einer Marke, aus welcher der Beschwerdeführer Rechte herleitet
Der Domainname <01066.com> ist identisch mit dem Unternehmenskennzeichen 01066 GmbH des Beschwerdeführers (der Bestandteil „.com” muss bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ebenso wie der Bestandteil „GmbH“ unberücksichtigt bleiben). Die Geschäftsbezeichnung eines Unternehmens, die zur Unterscheidung des Unternehmens von anderen Unternehmen benutzt wird, ist aber nicht mit der zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen benutzten Marke gleichzusetzen. Die Tatsache, dass der Schutz der Unternehmenskennzeichen in Deutschland seit einigen Jahren im Markengesetz geregelt ist, lässt den firmenmäßigen Gebrauch eines Zeichens nicht zum markenmäßigen Gebrauch werden. Es ist zwar durchaus denkbar, dass ein Zeichen sowohl als Unternehmenskennzeichen als auch als Marke benutzt wird. Dies ist aber eine Tatsachenfrage und hat nichts mit der Regelung des Schutzes der Unternehmenskennzeichen im Markengesetz zu tun. Um unter der Richtlinie Rechte an dem Zeichen „01066“ herleiten zu können, muss der Beschwerdeführer jedenfalls vortragen und beweisen, dass er Rechte an einer Marke geltend machen kann, mit welcher der Domainname des Beschwerdegegners identisch oder verwechslungsfähig ist. Der Beschwerdegegner hat hierzu mit Recht die Entscheidungen in den WIPO Verfahren D2001-0744 University of Konstanz v. uni-konstanz.com und D2000-0025 SGS Société générale de surveillance S.A. v. Inspectorate Korea zitiert. Es trifft zwar zu, dass in einer Reihe von Entscheidungen auf Übertragung eines mit einer Firma oder einem persönlichen Namen identischen oder verwechslungsfähigen Domainnamens an den Inhaber der Rechte an dem jeweiligen Namen erkannt wurde. In all diesen Fällen ging das Beschwerdepanel aber davon aus, dass der jeweilige Name vom Beschwerdeführer auch markenmäßig gebraucht wurde und dieser damit Rechte an einer kraft Benutzung geschützten Marke erworben hatte. Ein solcher Schutz kann natürlich nur bestehen, wenn in dem Land, in dem der Name markenmäßig gebraucht wird, einer nicht eingetragenen Marke Schutz gewährt wird, wie dies z.B. im angelsächsischen Raum mit der so genannten Common Law Marke der Fall ist.
Gemäß § 4 des im vorliegenden Fall insoweit maßgebenden deutschen Markengesetzes entsteht der Markenschutz entweder durch Eintragung des Zeichens beim Deutschen Patent- und Markenamt, oder aufgrund erworbener Verkehrsgeltung. Damit ist auch in Deutschland die Möglichkeit gegeben, Markenschutz ohne Eintragung zu erlangen, aber nur wenn die Benutzung der Marke dazu geführt hat, dass sie von den beteiligten Verkehrskreisen als Herkunftshinweis für die vom Inhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen angesehen wird, also nicht allein infolge einer Benutzung. Der Beschwerdeführer verfügt offensichtlich nicht über eine eingetragene Marke an dem Zeichen 01066, da er sonst sicherlich auf diese Markeneintragung hingewiesen hätte. Damit kann die Beschwerde nur Erfolg haben, wenn der Beschwerdegegner beweisen kann, dass er an der Verbindungs-Kennzahl 01066 Markenrechte kraft erworbener Verkehrsgeltung erlangt hat. Hierfür ist erforderlich, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Kennzahl einen Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdeführers sieht und diese Dienstleistungen damit von den Dienstleistungen seiner Mitbewerber unterscheidet. Zwar weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass hinsichtlich der Kennzahl 01066 die beteiligten Verkehrskreise nicht nur aus Endverbrauchern bestehen. Da das Angebot der Dienstleistungen des Beschwerdeführers an Endverbraucher gerichtet ist, genügt es aber sicherlich nicht, wenn die Kennzahl 01066 von der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, Interconnection Partnern und technischen Dienstleistern, mit denen der Beschwerdeführer in einer Geschäftsbeziehung steht, diesem zugeordnet wird. In erster Linie muss vielmehr darauf abgestellt werden, dass diese Kennzahl einem nicht unerheblichen Teil der am Telefonverkehr teilnehmenden Personen (das sind breiteste Bevölkerungskreise, die über ein Telefon verfügen) als Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdeführers bekannt ist.
Der Beschwerdegegner hat zunächst vorgetragen, dass die Vorwahlnummer 01066 überhaupt noch nicht zum Angebot von Telekommunikations-Dienstleistungen verwendet werde. Der Beschwerdeführer hat jedoch in seinem ergänzenden Schriftsatz Beweis dafür erbracht, dass eine solche Benutzung erfolgt. In der Erwiderung zu diesem ergänzenden Schriftsatz hat der Beschwerdegegner zwar eingeräumt, dass der Beschwerdeführer inzwischen die Benutzung der Kennzahl 01066 aufgenommen hat, er hat aber Beweis dafür angetreten, dass eine solche Benutzung erst seit 15. September 2004 erfolgt. Wie bereits ausgeführt, genügt es nicht, dass der Beschwerdeführer die Kennziffer 01066 in Benutzung genommen hat, diese muss vielmehr einem nicht unerheblichen Teil der am Telefonverkehr teilnehmenden Bevölkerung als Hinweis auf die Dienstleistungen des Beschwerdeführers bekannt geworden sein. Abgesehen davon, dass der Beschwerdeführer keinen ausreichenden Beweis für eine derartige Verkehrsbekanntheit angetreten hat, ist es auch nicht vorstellbar, dass eine solche innerhalb weniger Wochen erlangt worden ist, um so mehr, als es sich vorliegend nicht um eine einprägsame Wortmarke handelt, vielmehr um eine aus mehreren Ziffern bestehende Zahl, die man sich zunächst einprägen muss. Es ist zwar in Ausnahmefällen denkbar, dass ein Zeichen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums verkehrsbekannt wird, dies kann aber nur durch einen außerordentlich großen Werbeaufwand erreicht werden, der vorliegend offensichtlich nicht gegeben ist.
Damit fehlt es bereits an der ersten Voraussetzung für eine erfolgreiche Beschwerde, nämlich dem Nachweis eines Rechts des Beschwerdeführers an einer Marke „01066“.
Nur ergänzend soll im folgenden auf die weiteren Voraussetzungen einer erfolgreichen Beschwerde eingegangen werden.
2) Rechte oder berechtigte Interessen an dem Domainnamen
Der Beschwerdegegner ließ sich den Domainnamen <01066.com> am 13. Juni 2003, also zu einem Zeitpunkt eintragen, zu dem der Beschwerdeführer nicht existierte. Der Geschäftsführer des Beschwerdeführers war vielmehr noch bis zum 31. Oktober 2003 bei der 01058 Telekom GmbH angestellt, einer Firma, zu der über die beidseitige Inhaberschaft Verbindungen mit dem Beschwerdegegner bestehen. Ob unter diesen Voraussetzungen ein berechtigtes Interesse des Beschwerdegegners verneint werden kann, ist fraglich. Beide Parteien haben hierzu umfangreichen Sachvortrag und Beweise eingereicht, deren Beurteilung in einem summarischen Verfahren, wie dem vorliegenden, äußerst schwierig ist. Abgesehen davon, dass es bereits an dem Bestehen eines Markenrechts des Beschwerdeführers an der Kennzahl 01066 fehlt, kann die Frage des berechtigten Interesses aber auch deshalb dahin gestellt bleiben, weil der Beschwerdeführer jedenfalls nicht nachgewiesen hat, dass der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> bösgläubig eintragen ließ.
3) Bösgläubige Eintragung und Benutzung
Damit eine Beschwerde Erfolg haben kann, muss das Beschwerdepanel überzeugt sein, dass der Domainname bösgläubig eingetragen wurde und bösgläubig benutzt wird. Eine bösgläubige Benutzung kann zwar je nach Sachverhalt manchmal als Indiz für eine bösgläubige Eintragung angesehen werden, kann aber das Tatbestandsmerkmal der bösgläubigen Eintragung nicht ersetzen, das zunächst zu prüfen ist.
Der Beschwerdeführer trägt in seinem ergänzenden Schriftsatz vor, dass es unerheblich sei, dass sein Unternehmen zum Zeitpunkt der Registrierung des Domainnamens <01066.com> noch nicht gegründet war. Entscheidend sei allein, dass der Beschwerdegegner wusste, dass die VNB-Kennzahl 01066 zur Zuteilung anstand und in absehbarer Zeit einem Wettbewerber zugeteilt würde. Ein solches vorsorgliches Blockieren müsse als unlauter angesehen werden.
Mit diesem Vortrag stützt sich der Beschwerdeführer wieder auf Regelungen deutschen Rechts, die im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen. Ebenso wie der Schutz eines Unternehmenskennzeichens nicht dem Schutz einer Marke gleichgestellt werden kann, kann der Begriff der Unlauterkeit im deutschen Wettbewerbsrecht nicht einfach die Bösgläubigkeit im Sinne der Richtlinie ersetzen. Die Bösgläubigkeit muss sich vielmehr auf die Rechte des Beschwerdeführers an seiner Marke beziehen. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Ziel der Richtlinie, Fälle einer Verletzung von Markenrechten durch Eintragung eines Domainnamens dann in einem summarischen Verfahren zu regeln, wenn es sich um die als besonders schwerwiegend angesehenen Tatbestände handelt, in denen dieser Domainname vom Beschwerdegegner bösgläubig eingetragen wurde und benutzt wird. Sie wird durch die unter Paragraph 4(b)(i) bis (iv) der Richtlinie aufgezählten typischen Umstände bestätigt, unter denen davon ausgegangen wird, dass der Beschwerdeführer den Nachweis der Bösgläubigkeit des Beschwerdegegners erbracht hat.
Eine solche bösgläubige Eintragung scheidet vorliegend a priori schon deswegen aus, weil der Beschwerdeführer zu dem Zeitpunkt, zu dem der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> eintragen ließ, rechtlich überhaupt noch nicht existierte. Offensichtlich konnte der Beschwerdegegner zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer sich die Kennziffer 01066 als Vorwahlnummer eintragen lassen wollte (wobei dahingestellt bleiben kann, ob der Geschäftsführer des Beschwerdeführers damit vertragswidrig handelte) da der Geschäftsführer des Beschwerdeführers zu diesem Zeitpunkt mindestens einige Monate noch Angestellter der Firma 01058 Telekom GmbH war, die jedenfalls faktisch mit dem Beschwerdegegner verbunden ist (der Beschwerdegegner bestreitet zwar, dass es sich bei beiden Firmen rechtlich um zum gleichen Konzern gehörende Firmen handelt, geht in seinem weiteren Sachvortrag aber selbst davon aus, dass ein solcher Konzern jedenfalls faktisch über eine gemeinsame Inhaberschaft besteht). Nach seinem Ausscheiden aus der Firma 01058 Telekom GmbH gründete der Geschäftsführer des Beschwerdeführers sein eigenes Unternehmen zunächst unter dem Namen CallNet International GmbH. Erst als dem Beschwerdeführer zu Beginn des Jahres 2004 von der Regulierungsbehörde die Vorwahlnummer 01066 zugeteilt worden war, nahm dessen Geschäftsführer am 5. Februar 2004 die Firmenänderung in „01066 GmbH vor. Beides, die Zuteilung der Vorwahlnummer 01066 und die Umbenennung der CallNet International GmbH in 01066 GmbH erfolgte also über ein halbes Jahr nach der Eintragung des Domainnamens <01066.com> durch den Beschwerdegegner.
Mit dieser Überlegung soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass Bösgläubigkeit unter der Richtlinie zwangsläufig ausscheidet, wenn der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Eintragung des streitigen Domainnamens noch keine Rechte an einer Marke erworben hatte. Es ist vorstellbar, dass sich aus den Umständen des Falles ergibt, dass der Beschwerdegegner schon zum Zeitpunkt der Eintragung des Domainnamens bösgläubig im Hinblick auf eine Marke des Beschwerdeführers handelte, an der dieser zu diesem Zeitpunkt noch keine Rechte erworben hatte. Der Beschwerdeführer hat aber keinerlei Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergeben könnte, dass der Beschwerdegegner bereits zu diesem Zeitpunkt von einem Interesse des Beschwerdeführers bzw. dessen Geschäftsführers an der VNB-Kennzahl 01066 gewusst haben könnte und den Domainnamen hätte registrieren lassen, um den Beschwerdeführer daran zu hindern, über eine dieser Kennzahl entsprechende .com Domain zu verfügen.
Ein solcher Vortrag wäre auch völlig unglaubhaft, da der Geschäftsführer des Beschwerdeführers zu dieser Zeit Angestellter der 01058 Telekom GmbH war, die ihrerseits mit Schreiben vom 14.4.2003 beim Insolvenzverwalter über das Vermögen der Interroute GmbH, die damals Inhaberin der Lizenz an der Vorwahlnummer 01066 war, ihr Interesse an einem Erwerb dieser Lizenz zum Ausdruck brachte. Der Beschwerdegegner zieht aus diesem durch Vorlage des Schreibens vom 14.4.2003 untermauerten Sachvortrag den Schluss, dass nicht er, vielmehr der Geschäftsführer des Beschwerdeführers bösgläubig gehandelt habe. (sogenanntes Reverse Domain Name Hijacking). Da der Beschwerdeführer unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung bestreitet, dass sein Geschäftsführer über dieses Interesse der 01058 Telekom GmbH an dem Erwerb der VNB-Kennzahl 01066 informiert gewesen sei und weiterhin vorträgt, dass dessen Arbeitsvertrag mit der 01058 Telekom GmbH kein Wettbewerbsverbot enthalten habe, sowie dass die Regulierungsbehörde auf Anfrage jedem Interessierten die zur Verfügung stehenden VNB-Kennzahlen mitteile, hat der Beschwerdegegner nicht zur Überzeugung des Panels nachgewiesen, dass der Beschwerdeführer mit der Einleitung dieses Verfahrens selbst bösgläubig gehandelt hat, um so mehr als die erwähnten besonderen Beziehungen des Geschäftsführers des Beschwerdeführers nicht zu dem Beschwerdegegner, vielmehr zu der Firma 01058 Telekom GmbH bestanden. Auch wenn diese faktisch mit dem Beschwerdegegner über eine gemeinsame Inhaberschaft verbunden sein mag, ist sie nicht an dem vorliegenden Verfahren als Partei beteiligt ist. Aber das Panel ist bei dieser Sachlage überzeugt, dass sich der Beschwerdegegner jedenfalls den Domainnamen <01066.com> nicht bösgläubig im Sinne der Richtlinie eintragen ließ.
Da dem Beschwerdeführer somit nicht gelungen ist nachzuweisen, dass der Beschwerdegegner sich den Domainnamen <01066.com> bösgläubig eintragen ließ, kommt es auf die Frage der Benutzung dieses Domainnamens durch den Beschwerdegegner nicht mehr an. Obwohl häufig die Verwendung eines Domainnamens als link zu einer Website, auf der Pornoinhalte angeboten werden, als bösgläubige Benutzung angesehen werden kann, die dann oft auch als Indiz für eine bösgläubige Eintragung gewertet werden kann, kommen derartige Überlegungen im Zusammenhang mit dem konkreten Sachverhalt dieses Verfahrens nicht in Betracht.
7. Entscheidung
Das Beschwerdepanel entscheidet, dass der Beschwerdeführer weder nachgewiesen hat, dass seine Rechte an einer Marke verletzt wurden, noch dass der Bechwerdegegner den Domainnamen <01066.com> bösgläubig eintragen ließ.
Gemäss Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung weist das Beschwerdepanel den Antrag auf Übertragung des Domainnamens <01066.com> auf den Beschwerdeführer ab.
Dr. Gerd F. Kunze
Einzelpanelist
Datum: 7. Oktober 2004