WIPO

 

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

 

DECISIN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ventilacin y Filtracin S.L., Alberto Alegre Brugueras, Ignacio Casta Garca v. Genfiltro, S.L.

Case No. D2004-0135

 

1. Las Partes

Los Demandantes son Ventilacin y Filtracin S.L., D. Alberto Alegre Brugueras y D. Ignacio Casta Garca representados por Bufet Almeida, Abogados Asociados, con domicilio en Terrasa, (Barcelona) Espaa .

La Demandada es Genfiltro, S.L. representada por Ernst & Young Abogados S.L., con domicilio en Terrasa (Barcelona), Espaa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <venfilter.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es CORE Internet Council of Registrars.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se present ante el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI (el“Centro”) el 19 de febrero de 2004. El 20 de febrero de 2004, el Centro envi a CORE Internet Council of Registrars va correo electrnico una solicitud de verificacin registral en relacin con el nombre de dominio en cuestin. El 1demarzode 2004, CORE Internet Council of Registrars envi al Centro, va correo electrnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la sociedad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tcnico y de facturacin. En respuesta a una notificacin del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante present una modificacin a la Demanda el 8 de marzo de 2004. El Centro verific que la Demanda junto con la modificacin a la Demanda cumplan los requisitos formales de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (la“Poltica”), el Reglamento de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Poltica uniforme de solucin de controversias en materia de nombres de dominio (el“Reglamento Adicional”).

De conformidad con los prrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notific formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9demarzo de 2004. De conformidad con el prrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fij para el 29 de marzo de 2004. El Escrito de Contestacin a la Demanda fu presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2004.

El Centro nombr a Alberto de Elzaburu como miembro nico del Grupo Administrativo de Expertos el da 4 de mayo de 2004, recibiendo la Declaracin de Aceptacin y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el prrafo 7 del Reglamento. El Experto nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Al ser ambas partes de nacionalidad espaola y haber presentado sus escritos correspondientes en espaol, se dicta la presente decisin en este idioma, de acuerdo con las excepciones previstas en el prrafo 11 del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

- Los demandantes seores Alegre y Casta ostentan la titularidad sobre el registro espaol de nombre comercial n 202.445 VEN FILTER, solicitado el3dediciembre de 1994, concedido el 1 de marzo de 1996, y en vigor para identificar un “negocio de fabricacin y venta de filtros de aire en general”.

- Por su parte, la tambin demandante Ventilacin y Filtracin, S.L. es titular del nombre de dominio <venfilter.es>.

- La sociedad demandada obtuvo el nombre de dominio <venfilter.com> el17dediciembre de 2002, constando como contacto administrativo del dominio D. Carles Puig.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

- Los demandantes invocan su titularidad sobre el mencionado registro espaol de nombre comercial VEN FILTER y su coincidencia con el nombre de dominio controvertido <venfilter.com>. Invocan igualmente su titularidad sobre el dominio correspondiente <venfilter.es>.

- D. Carlos Puig, quien consta como contacto administrativo en los datos del dominio controvertido, constituy junto con los demandantes D. Alberto Alegre y D. Ignacio Casta la mercantil Ventilacin y Filtracin, S.L. en 1995. En 1997, D. Carlos Puig dimiti del cargo y vendi sus participaciones en la empresa, as como los derechos sobre el nombre comercial VEN FILTER, a los seores demandantes Alegre y Casta, mediante escritura pblica otorgada ante Notario, en la que adems el Sr. Puig renunciaba expresamente al uso o utilizacin del nombre comercial. La cesin del distintivo a los Sres. Alegre y Casta consta debidamente inscrita en la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.

- La demandada Genfiltro, S.L. carece de derechos legtimos sobre el nombre de dominio <venfilter.com>, y de hecho el contenido del correspondiente sitio web coincida exactamente con el correspondiente a los sitios “www.genfiltro.com” y “www.genfiltro.es”, tambin de la sociedad demandada, ante lo cual al entender de la parte actora exista un claro propsito de confundir a los consumidores y desviarlos a la pgina web de la demandada aprovechando el mayor renombre y notoriedad de los demandantes.

- En consecuencia, el nombre de dominio <venfilter.com> fue registrado y est siendo usado de mala fe. Seala la parte actora como indicio de mala fe la circunstancia antes apuntada de que el contacto administrativo del dominio, Sr. Puig, fue uno de los propietarios del registro de nombre comercial correspondiente hasta que en 1998, cedi su parte a los demandantes Srs. Alegre y Casta, con expresa renuncia de sus derechos.

- La referencia que la Poltica Uniforme hace a las marcas debe entenderse en sentido amplio, incluyendo tambin los registros de nombre comercial, teniendo en cuenta adems la equiparacin de ambas figuras que realiza la vigente Ley de Marcas espaola.

- Las leyes espaolas de Marca, de Competencia Desleal y General de Publicidad prohben situaciones como la perseguida, segn se reconoce en diversas sentencias de los Tribunales espaoles y decisiones de la OMPI citadas por la parte actora.

- Como consecuencia de todo ello, se solicita la transferencia del nombre de dominio <venfilter.com> a los demandantes.

B. Demandado

- La demandada pone de manifiesto, tanto al comienzo de su escrito de contestacin como al final del mismo, que, si bien no est de acuerdo con los motivos invocados por los actores, pone el nombre de dominio controvertido a disposicin del Centro para que se transfiera la titularidad del mismo a la parte demandante o para que se bloquee su acceso.

- Con carcter previo, la demandada destaca que ha ofrecido a los demandantes la cesin gratuita del nombre de dominio mediante escritura ante Notario, ofrecimiento que stos han rechazado.

- Adems de la sociedad demandante Ventilacin y Filtracin, S.L., D. Carlos Puig, junto con D. Alberto Alegre y otras personas haban constitudo con anterioridad la sociedad Venfilter, S.A.L., cuya denominacin coincide con el nombre de dominio controvertido.

- Los nombres de dominio <venfilter.com> y <genfiltro.com> fueron registrados en su da para lograr la presencia en Internet de las sociedades Venfilter, S.A.L. y Genfiltro, S.L., respectivamente. Ambos registros se realizaron a nombre de Genfiltro, S.L. por motivos prcticos, pero sin ninguna actitud maliciosa o desleal, desconociendo que ello pudiera ocasionar algn tipo de problemas. Por tanto, la demandada niega que actuara con mala fe.

- La existencia de la mencionada sociedad Venfilter, S.A.L. confiere derechos o intereses legtimos a la demandada sobre el nombre de dominio controvertido.

- Tan pronto como la demandada tuvo conocimiento del inicio formal del procedimiento ante la OMPI solicit a sus informticos el bloqueo inmediato y con carcter preventivo del sitio web “www. venfilter.com”.

- Como ya se ha sealado, la parte demandada concluye sealando que, a pesar de que entiende que no concurren motivos suficientes para ser desposedo del nombre de dominio controvertido, ofrece su transferencia a la parte demandante o su bloqueo definitivo, aadiendo adems su intencin de no renovar en ningn caso el nombre de dominio objeto de controversia.

 

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de confusin

El registro de nombre comercial del demandado consiste en la denominacin VEN FILTER, totalmente coincidente, por tanto, con el nombre de dominio controvertido <venfilter.com>, si exclumos la terminacin genrica <.com> y tenemos en cuenta que no caben espacios en blanco en las denominaciones de los nombres de dominio.

Por lo dems, el nombre comercial registrado es un signo distintivo totalmente equiparable a las marcas para la aplicacin de la Poltica Uniforme, tal y como estableci el Centro en la decisin Banca March, S.A. v. Digigrup.com, OMPI Caso No. D2000-1341, y segn se desprende la propia Ley de Marcas espaola, que equipara en cuanto a eficacia y tratamiento los nombres comerciales a las marcas.

En consecuencia, se considera que concurre el primer requisito de los establecidos en el prrafo 4.a) de la Poltica Uniforme.

B. Derechos o intereses legtimos

A juicio de este Grupo de Expertos, el demandado no ha acreditado derechos o intereses legtimos sobre la denominacin VEN FILTER.

La existencia de una sociedad denominada Venfilter S.A.L. es irrelevante a estos efectos, pues dicha sociedad no es la titular del nombre de dominio.

Adems, los demandantes han probado que D. Carlos Puig, quien consta como contacto administrativo del dominio, renunci expresamente a la utilizacin del nombre comercial VEN FILTER mediante escritura pblica.

Pero sobre todo es de sealar que en su escrito de contestacin a la demanda, el demandado manifiesta expresamente su consentimiento para que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a la parte actora, por lo que en definitiva admite su falta de inters legtimo sobre el nombre de dominio.

As pues, concurre tambin la segunda de las circunstancias para la aplicacin de la Poltica Uniforme.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Tal y como se ha apuntado, D. Carlos Puig, contacto administrativo en los datos del nombre de dominio controvertido, haba manifestado previamente en escritura pblica su renuncia al nombre comercial VEN FILTER y su compromiso de no usar tal distintivo. Obviamente, el registro del nombre de dominio <venfilter.com> implica un claro incumplimiento de este compromiso, lo que constituye a juicio del grupo de expertos mala fe en su registro y utilizacin.

Por lo dems, la parte actora ha acreditado que, antes de que el demandado tuviera noticia de la incoacin de este procedimiento, el nombre de dominio que nos ocupa diriga al internauta a la propia pgina web del demandado, conducta subsumible en el prrafo 4.b.iv) del Reglamento, al existir una intencin de atraer a los usuarios de Internet al propio sitio web del demandado con nimo de lucro, por lo que concurre tambin la tercera de las condiciones para la aplicacin de la Poltica Uniforme.

Con independencia de todo ello, y como ya se ha apuntado, aunque la parte demandada discute los argumentos de los demandantes, seala en definitiva su aceptacin de que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a la parte actora. Existe, pues, un allanamiento a lo solicitado por la parte demandante, pese a no existir lgicamente acuerdo en la causa petendi, por lo que procede sin duda decretar la transferencia del nombre de dominio controvertido en la parte actora.

 

7. Decisin

Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <venfilter.com> sea transferido a los Demandantes.

 


 

Alberto de Elzaburu
Experto nico

Fecha: 7 de junio de 2004