WIPO

 

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ford Motor Company v. Reial Automobil Club de Catalunya

Caso No. DBIZ2002-00279

 

1. Las Partes

La Demandante es Ford Motor Company (en adelante "Ford"), una corporación de los Estados Unidos de América, con sede principal, Dearborn, Michigan 48126-2490, representada en este procedimiento por Gregory D. Phillips y Cody W. Zumwalt, de Howard, Phillips & Anderson, Salt Lake City, Utah 84013, EE.UU. de América.

La Demandada, nombrada por la Demandante en su demanda modificada y como figura en la base de datos Whois para ".biz", es Reial Automobil Club de Catalunya (en adelante "RACC"), una asociación, de Avda. Diagonal 687, Barcelona - Comunidad Autónoma de Cataluña - E-08028, España, representada en este procedimiento por Paz Martín, de Herrero y Asociados, España.

 

2. El nombre de dominio y la entidad registradora

El nombre de dominio en disputa es <transit.biz>, registrado ante Nominalia Internet S.L., España.

 

3. Iter procedimental

El 2 de julio y el 4 de julio de 2002, la Demandante presentó al Centro su demanda por vía electrónica y en formato papel, respectivamente. El 3 de julio de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda. El 4 de julio de 2002, el Centro envió a la entidad registradora una solicitud de verificación de datos de registro, comunicando la entidad registradora el 5 de julio de 2002, que el nombre de dominio <transit.biz> estaba registrado ante Nominalia a nombre de la aquí Demandada.

El 8 de julio de 2002, el Centro envió a la Demandante una notificación de cambio de idioma del procedimiento, indicándole que el mismo es el español. El 23 de julio de 2002, el Centro acusó recibo de la demanda en español, y señaló otra deficiencia al Demandante. El 25 y el 30 de julio de 2002, la Demandante envió la demanda enmendada por vía electrónica y en soporte papel, respectivamente. El 29 de julio de 2002, el Centro notificó a la Demandada la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. En agosto 13-16 de 2002, el Centro advirtió una discrepancia en la identidad de la Demandada y solicitó una nueva modificación de la demanda. El 21 y 26 de agosto de 2002, la Demandante envió la demanda modificada en forma acorde con lo señalado por el Centro, en formato electrónico y en papel, respectivamente. El 28 de agosto de 2002, el Centro volvió a notificar a la Demandada la demanda modificada. El 16 y 17 de septiembre de 2002, la Demandada envió al Centro la contestación de demanda, en formato electrónico y formato papel, respectivamente.

El 24 de septiembre de 2002, después de recibir la declaración de aceptación, imparcialidad e independencia, el Centro designó a Roberto A. Bianchi como miembro único del grupo administrativo de expertos ("el Panel"), debiendo enviar la decisión al Centro antes del 8 de octubre de 2002. El Panel determina en forma independiente que ha sido correctamente constituido y designado. Se pagaron al Centro los aranceles administrativos.

En cumplimiento de la Orden de Procedimiento N 1, el 27 de septiembre de 2002, la Demandante presentó sus comentarios sobre la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa figura registrado a nombre del RACC. En cumplimiento de la Orden de Procedimiento N 2, párrafo 5, el 4 de octubre de 2002, la Demandante mediante un email de Jared Cherry, de Howard, Phillips & Anderson, acusó recibo de los Anexos a la contestación de demanda, que había enviado la Demandada el 30 de septiembre de 2002 en cumplimiento del párrafo 4 de dicha orden.

El acuerdo de registro del nombre de dominio está en español, al igual que la demanda subsanada y la contestación de demanda. En consecuencia este procedimiento será conducido en español, conforme al Parágrafo 11(a) del Reglamento de la STOP.

 

4. Antecedentes de hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

De acuerdo a los Anexos "B" y "C" de la demanda, Ford es titular de numerosos registros de la expresión "TRANSIT", en varios países, todos anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. La Demandada, además, reconoce que Ford es titular de numerosos registros de marcas con la denominación TRANSIT. En la lista de registros marcarios presentada por la Demandante el único registro en España con la expresión TRANSIT es "TRANSIT COMPAK", para la clase 12 (vehículos terrestres motorizados y numerosos otros productos relacionados con esos vehículos), registrada en 1984 (Anexo "B" de la demanda, página 5).

Según el "Annual Report" de 2001, página 5, Anexo 1 de la contestación de demanda, el RACC es una entidad que presta múltiples servicios a los automovilistas asociados. Tiene alrededor de 750.000 miembros y opera en 13 Regiones Autónomas en España, con un total de 145 oficinas locales.

De acuerdo a la base de datos Whois del Registro para ".biz", el registro de <transit.biz> ante Nominalia Internet SL figura a nombre de Reial Automobil Club de Catalunya, de Avda. Diagonal, 687, Barcelona, España, con número de teléfono 34-934955005, con email "cau.bustia@racc.es" y con fecha de registro 27 de marzo de 2002. La impresión en papel de una búsqueda anterior realizada por la Demandante (25 de junio de 2002) muestra como registrante a "NA" (abreviatura de "Not Available). Anexo "A" de la demanda.

El acuerdo de registro de nombre de dominio prevé, por referencia, el sometimiento del registrante del dominio a la STOP aprobada por la ICANN. Este Panel tiene competencia para resolver la disputa, sin objeciones de las partes.

 

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio es idéntico a varias marcas de fabrica y marcas de servicio cuyos derechos tiene el demandante para la marca TRANSIT, que es distintiva y conocida por todo el mundo. Añade que el demandado supuestamente no tiene derechos o intereses con respecto al nombre de dominio objeto de esta queja, primero, porque el demandado violó muchas de las condiciones del acuerdo de registro con la compañía Nominalia Internet S.L., y porque no se identificó por su nombre.

Agrega que por esconder su identidad, el demandado ha impedido que el demandante investigara la verdad de cualquier reclamo que el demandado pueda hacer con respecto al nombre de dominio y los términos y condiciones violados, los cuales el demandado aceptó como condición de registrar el nombre de dominio. El nombre de dominio debería ser considerado como siendo registrado o usado con mala fe. La excelencia de la marca del demandante "TRANSIT" considerada junto con el hecho que el demandado nunca ha hecho ningún uso legitimo de la marca, conlleva a la resolución definitiva que el demandado registró el nombre de dominio con mala fe y nunca tuvo legítimos propósitos de negocio de buena fe al registrar el nombre de dominio.

B. Demandada

La Demandada reconoce que la Demandante es titular de marcas que coinciden con el nombre de dominio. Empero, alega que se trata de una palabra genérica en catalán, castellano y otros idiomas. La Demandada dice tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio porque TRANSIT es una denominación genérica, porque el RACC tiene una marca que incluye la denominación TRANSIT, y porque TRANSIT hace referencia a los servicios de información sobre el tráfico que presta la demandada, lo cual evidencia un interés legítimo.

La Demandada alega no tener intención ni el propósito de vender, alquilar o transferir de cualquier otra forma el nombre de dominio ni al demandante ni a un competidor. No ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el demandante refleje su marca en el correspondiente nombre de dominio. La entidad no es competencia del demandante ni presta los mismos servicios ya que opera en un sector distinto. No tiene intención de atraer con fines comerciales a los usuarios de Internet por la confusión que puede producirse con la marca del demandante o que genere cualquier tipo de asociación.

Con relación a la omisión del nombre del registrante en la registración original, alega la Demandada: "En cuanto al nombre, mucho nos tememos que se haya producido un error por parte de la persona física que solicitó el registro en Nominalia y por esa razón no se haya incluido el nombre completo del REAL AUTOMÓVIL CLUB DE CATALUÑA, ya que es evidente que tratándose de una entidad del prestigio y la notoriedad de nuestra representada, no existe ningún interés, sino más bien todo lo contrario, en ocultar los datos de la misma".

 

6. Debate y conclusiones

6.1 Nombre de dominio idéntico a la marca

De los numerosos registros exhibidos en la demanda surge que la Demandante tiene derechos sobre la marca TRANSIT para la clase 12 en numerosos países desde mucho antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Ver punto 4 supra. La STOP no exige que haya identidad del nombre de dominio respecto de una marca que esté registrada en el país del domicilio del demandado. Cualquier marca "TRANSIT" de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos es apta para el cotejo entre ambos identificadores. La Demandada reconoce que la Demandante es titular de esa marca, y que así lo ha probado y acreditado. El cotejo muestra que el nombre de dominio es idéntico letra por letra a la marca TRANSIT de Ford. La adición del TLD ".biz" es irrelevante a los fines del cotejo. La Demandante ha probado el requisito del Parágrafo 4.a.i de la STOP.

6.2. Derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio

La Demandante alega que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

El Panel considera que según la STOP el registro por la Demandada en septiembre de 1993 de la marca española número1.759.927 "INFO TRANSIT- RACC" en clase 38, exhibido en Anexo 4, no otorga a la Demandada derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Esa marca compuesta podría ser similar, pero no es idéntica al nombre de dominio, como exige el Parágrafo 4.c.i de la STOP. Por su parte la Demandada alega y prueba con su Anexo 3 la página 292 del "Diccionari Manual VOX" catalán-castellano y castellano-catalán, que TRÀNSIT (con tilde del acento grave) es una palabra catalana que significa "tránsito" en castellano. Con páginas de otros dos diccionarios (castellano-alemán y castellano-inglés) la Demandada prueba que TRANSIT tiene el mismo significado en otros idiomas. La Demandada afirma que el registro como marca de la expresión aislada "TRANSIT", en tanto genérica, no sería posible bajo la legislación española.

El RACC declara haber registrado <transit.biz> para proporcionar a través de Internet el servicio que ya presta a las emisoras de radio consistente en información sobre el tráfico, lo cual se viene produciendo desde mucho antes de la presentación por parte de la demandante de la reclamación ante la OMPI, lo cual supone además un ofrecimiento de servicios de buena fe según establece la regla 4.c.ii de la Política STOP. Agrega que a través de la página web <www.racc.es> el Club presta un servicio de información sobre el tráfico y el estado de las carreteras españolas. Como prueba de ello acompaña los Anexos 5 y 6 a su contestación.

Asimismo, en el capítulo "Agenda" del Anexo 1 de la contestación aparece un texto en el que se comentan las actividades del RACC en mayo de 2001, que dice: "Nació Movendus, un portal de Internet para el mundo de los automóviles, respaldado por el RACC, con el apoyo de otras compañías tales como La Caixa, Agbar o el Grupo Godó" ("Movendus was born, an Internet portal for the world of automobiles, backed by RACC, with the support of other companies such as La Caixa, Agbar or the Godó Group").

El 30 de septiembre de 2002, este panelista se conectó en forma independiente con el sitio <www.racc.es>, que a su vez fue re-direccionado a "http://www.movendus.com" ("Movendus" del Grupo RACC Club). En la versión en catalán, cliqueando sobre el link "El trànsit", ubicado a la izquierda de la página, el navegador se conectó a una página que informa sobre el estado de las carreteras y tránsito urbano en Barcelona, Madrid y Sevilla. El Panel comprende lo suficiente el catalán escrito como para constatar que, como se muestra en los Anexos 5 y 6, el RACC efectivamente está proporcionando información sobre tránsito al público, usando para ello el nombre "trànsit" correspondiente al nombre de dominio <transit.biz>. Sin embargo, el Panel nota que los Anexos 5 y 6 tienen como fecha impresa el "16/9/2002", una fecha posterior al momento en que la Demandada tuvo noticia de la presente disputa.

Por otra parte, en el "Annual Report" del RACC del año 2001, página 17, Anexo 1 de la contestación, figura que "(a)demás, los informes sobre tránsito Infotransit presentes en alrededor de 585 programas semanales, lo que hace más de 34.000 emisiones radiales a lo largo del año" ("Furthermore, the Infotransit traffic reports present in some 585 weekly feature shows, making over 34,000 radio broadcasts over the year").

El Panel concluye que, conjuntamente considerados, esos elementos prueban a los fines de este procedimiento que el RACC difundió por radioemisoras información sobre tránsito desde por lo menos 2001, antes de que la Demandada tuviera conocimiento de la presente disputa (julio de 2002), y que también lo hace actualmente en el sitio web de Movendus. Se trata del uso de un nombre (trànsit) correspondiente al nombre de dominio, en conexión con una oferta bona fide de servicios de información, no referida ni a la marca TRANSIT ni a los productos de Ford. Ello satisface la circunstancia del Parágrafo 4.c.ii de la STOP, que dice: "Antes de que usted tenga cualquier noticia de la disputa, su uso o preparativos demostrables de uso del nombre de dominio o de un nombre que corresponda al nombre de dominio en conexión con un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios" ("Before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services").

La Demandante no ha probado que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio (STOP, Parágrafo 4.a.ii). Por el contrario, basado en la evidencia, este Panel considera que la Demandada ha probado que tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

6.3. Registro o uso de mala fe

En su email del 27 de septiembre de 2002, en respuesta a la Orden de Procedimiento N 1, la Demandante le atribuye mala fe a la Demandada dada "su omisión en proporcionar datos veraces para contactarla", reiterando lo alegado en la demanda modificada, punto 13.2.b. Dice la Demandante que, al esconder su identidad, el demandado impidió que el demandante investigara la verdad de cualquier reclamo que el demandado pudiera hacer con respecto al nombre de dominio y los términos y condiciones violados, los cuales aceptó el demandado como condición para registrar el nombre de dominio. Agrega que el demandado violó el párrafo C ("Uso de su información") del acuerdo de registro, que le imponía mantener al día, de forma precisa y completa, su información de contacto, incluyendo su nombre completo, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono y número de fax. El demandado habría violado ese acuerdo, ya que habría aceptado que "la provisión deliberada de información incorrecta o falsa constituirá un incumplimiento de este Acuerdo y será motivo de la cancelación de su nombre de dominio."; también habría violado su garantía de que "toda la información facilitada (...) en relación con su registro es completa y correcta." Agrega la Demandante que cuando no se proporciona la información requerida, se concluirá que la información no proporcionada es adversa a quien no la proporcionó. La Demandante afirma que la omisión también se hizo para que ella no descubra que los derechos del demandado al nombre de dominio carecen de mérito.

Varios paneles de la OMPI han determinado que, bajo ciertas circunstancias, la indicación de datos falsos de contacto o la transferencia del dominio pueden ser una evidencia de mala fe. Ver Caso N D2000-1336 A. H. Belo Corporation v King TV and 5 Kings, (8 de diciembre de 2000). En otro caso se efectuó la transferencia de titularidad del dominio después de recibir una carta del demandante para ocultar el hecho de que el registrante tenía múltiples registros conteniendo la marca de la demandante. Ver OMPI Caso N D2000-1409 Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil, (9 de diciembre de 2000). En otro caso la carta de intimación (cease-and-desist letter) de la demandante fue devuelta al remitente porque no existía la dirección en Nueva York proporcionada por el registrante. Ello condujo a que el panel determinara que el demandado había utilizado información falsa de identificación. Ver OMPI Caso N D2001-0929 Carfax, Inc. d/b/a Carfax v. Auto Check USA, (25 de octubre de 2001). En otro caso el demandado produjo cambios en la registración que impedían ubicarlo o comunicarse con él. Ver OMPI Caso N D2001-1066 Trip.com, Inc. v. Daniel Deamone, (4 de noviembre de 2001). En otro caso el panel determinó que al momento de la registración el demandado había proporcionado información incompleta, orientada a confundir y falsa. Tanto la carta del demandante como las notificaciones del Centro fueron devueltas por el courier por causa de una dirección incompleta, determinando, como en el muy citado caso Telstra (OMPI Caso N D2000-0003, 18 de febrero de 2000), que el demandado había adoptado medidas deliberadas para asegurarse de que no se pudiera determinar su verdadera identidad, o para que no se pudieran comunicar con él, por lo que el panel concluyó que el demandado había registrado el nombre de dominio con mala fe. Ver OMPI Caso N D2001-0681 Ceyx Technologies v. Ceyx.Com, (9 de julio de 2001). Este mismo panelista ha considerado que proporcionar domicilios falsos al momento del registro del nombre de dominio era una circunstancia de registro de mala fe, aunque no fue la única considerada para ordenar la transferencia del nombre de dominio a la demandante. Ver OMPI Caso N D2000-1535 Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. Uruguay, (30 de enero de 2001).

En los casos citados se trataba de maniobras para eludir emplazamientos y notificaciones, o para confundir. Ninguno de ellos refiere a una omisión inculpable y no engañosa, en que una persona originalmente omite declarar el nombre de la entidad registrante, pero cuando se percata de esa omisión la subsana y mantiene los demás datos de contacto relevantes - dirección, teléfono, y correo electrónico- siendo todos ellos verdaderos, y permitiendo ubicar fácilmente al registrante, aún antes de indicar su nombre. La dirección de correo electrónico "cau.bustia@racc.es", mantenida al indicarse el nombre del registrante, permitía contactar al RACC desde el primer momento. Además, contiene el nombre de dominio <racc.es>, que se usa en el sitio activo con URL http//www.racc.es. En la base de datos del NIC español, según constató el panelista en forma independiente el 3 de octubre de 2002, la búsqueda de <racc.es> indica como titular a "RACC Reial Automobil Club de Catalunya," Asociación Deportiva, con dirección en Diagonal, 687, de Barcelona. Ver http://www.nic.es/cgi-bin/consulta.whois.

El Panel no advierte en esas condiciones qué mala fe o propósito de ocultación o de crear confusión pudo haber tenido la Demandada. Como mantuvo desde el principio los datos que permitían contactarla, no es verosímil que fuera un ardid para impedirle a la Demandante que investigara los derechos o intereses legítimos que pudiera tener la Demandada, ni para dificultar o impedir notificaciones o emplazamientos, ni para entorpecer la tarea del proveedor de resolución de disputas o de un panel en estos procedimientos.

En suma, el Panel considera que la omisión original de la Demandada en proporcionar su nombre fue irrelevante y no maliciosa, y que no hubo mala fe en el registro.

En cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio, la Demandante alega, en vista de la popularidad de la marca TRANSIT, que el demandado la Demandante dice "el demandante" - sólo puede sentirse atraído por las ganancias comerciales, creando probable confusión entre los usuarios de Internet al reclamar la marca o tratando de interferir e interrumpir las operaciones de la empresa demandante. El Panel nota que esa es una referencia a la STOP, Parágrafo 4.b.iv, según la cual hay mala fe cuando el registrante del nombre de dominio al usar el nombre de dominio intencionalmente y para obtener una ganancia comercial, trata de atraer a usuarios de Internet a su sitio web o a otra ubicación en línea, creando una probabilidad de confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o recomendación de su sitio web o ubicación, o de un producto o servicio en su sitio web o ubicación ("By using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the Complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location").

Sin embargo, la Demandante no prueba que el nombre de dominio se esté usando de algún modo. Este Panel, a pesar de varios intentos, no pudo conectarse con la página "www.transit.biz" , por lo que determina que no hay uso alguno del nombre de dominio en la Red, y que el Parágrafo 4.b.iv de la STOP no es aplicable. Tampoco hay evidencia alguna para considerar que estamos frente a un uso pasivo ("passive holding") equivalente a uso de mala fe, como el que se encontró en Telstra y en otros casos que han seguido el criterio de esa decisión. La Demandada dice que utilizará el nombre de dominio para informar sobre el estado del tránsito. El Panel considera verosímil ese propósito, dada la actividad pasada y presente de la Demandada.

 

7. Decisión

El nombre de dominio <transit.biz> es idéntico a la marca TRANSIT de la Demandante. Sin embargo, la Demandante no ha probado que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, ni que exista mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio. Por otra parte, la Demandada ha probado que sí tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por ello y conforme al Parágrafo 15(a) del Reglamento de la STOP, el Panel rechaza la demanda, y decide no requerir la transferencia del nombre de dominio <transit.biz>. El Panel resuelve que ninguna demanda subsiguiente será permitida en relación al nombre de dominio en disputa.

 


 

Roberto A. Bianchi
Panelista único

Fecha: 7 de octubre de 2002