세계지적재산권기구 중재조정 센터
행정패널 결정문
Prada S.A.대 Sung-Ho Kim
사건번호: D2002-0922
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1. 당사자
신청인: Prada S.A., Via Cattori 11, 6902 Paradiso, Lugano, Switzerland
신청인의 대리인: Ned W. Branthover, Esq., Robin Blecker & Daley, 330 Madison Avenue, New York, NY 10017, United States of America
피신청인: Kim Sung-Ho(김성호), 대한민국 서울 송파구 잠실 6동 장미빌딩 26-312
2. 도메인이름 및 등록기관
분쟁의 대상이 된 도메인이름(이하 "분쟁도메인이름"이라고 약칭함)은 <prada.info>이고, 대한민국 서울 강남구 역삼동에 소재한 YesNIC Co., Ltd.(이하 "등록기관"이라고 약칭함)에 등록되어 있다.
3. 행정절차개요
신청인에 의하여 제출된 분쟁해결신청서는 2002년 10월 5일에 전자매체의 형태로 2002년 10월 8일에 일반서면의 형태로 세계지적재산권기구(WIPO) 중재조정센터(이하 "센터"라고 약칭함)에 의하여 접수되었다.
센터는 2002년 10월 8일에 등록기관에 대해서 다음 사항을 요청하는 전자우편을 발송했다. (1) 통일도메인이름분쟁해결규정을 위한 WIPO보충규칙(이하 "보충규칙"이라고 약칭함) 제4(b)조의 규정에 따라서, 신청인이 신청서 사본을 등록기관에도 발송했는지 여부확인, (2) 본건의 도메인이름이 등록기관에 등록된 것인지 여부확인, (3) 피신청인이 현재의 도메인이름 등록인인지 여부확인, (4) 등록기관의 인명검색 데이터베이스(WHOIS database)에서 확인할 수 있는 도메인이름 등록인, 그 기술적 연락담당자(technical contact), 그 행정 담당자 (administrative contact), 수수료 담당자(billing contact)에 관한 세부정보 (즉, 우편주소, 전화번호, 팩시밀리번호, 전자우편주소)의 제공, (5) 통일도메인이름 분쟁해결규정(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 이하 "규정"이라고 약칭함)이 분쟁도메인이름에 적용된다는 점의 확인, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황의 기재, (7) 등록기관에 의하여 등록약관에서 사용된 언어를 기재, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할에 도메인이름 등록인이 승낙했는지 여부의 기재 .
등록기관은 2002년 10월 9일의 답변을 통해서, (1) 신청서 사본의 수신, (2) 분쟁도메인이름의 등록사실, (3) 피신청인이 현재의 등록인이라는 점을 확인하고, (4) 분쟁도메인이름의 등록인 등에 관한 연락처 등의 세부정보를 제공해 주고, (5) 규정의 적용가능성을 확인하고, (6) 분쟁도메인이름의 현재상황을 표시하고, (7) 등록약관에 사용된 언어가 한국어라는 사실을 확인하고, (8) 도메인이름의 사용과 관련하여 또는 그러한 사용에 의하여 유발되는 분쟁의 재판에 대하여 등록기관과 등록인간의 분쟁인 경우에만 등록기관의 주된 사업소의 소재지의 재판관할로 할 것을 승낙한다는 내용이 도메인이름 등록약관에 포함되어 있음을 확인하였다.
또한 센터는 2002년 10월 14일 분쟁해결신청서의 흠결과 행정 철차상의 언어를 통지하여 2002년 10월 17일과 10월 24일에 각각 전자양식과 일반양식의 번역된 분쟁해결 신청서를 접수하였다.
절차규칙 제4(a)조 및 보충규칙 제5조에 따라서, 센터는 2002년 10월 21일에 분쟁해결신청서가 규정, 절차규칙 및 보충규칙에 따른 형식적 요건의 충족여부를 점검하였다.
센터는 2002년 10월 28일에 분쟁해결신청서의 사본과 함께 행정절차개시의 통지(“개시통지”)를 피신청인에게 발송했다. 동 개시통지의 사본은 신청인, 등록기관 및 ICANN에도 전달되었다.
피신청인이 답변서를 제출하지 않음에 따라 센터는 2002년 11월 18일 답변서의 미제출을 확인, 통지하였다
신청인의 단독패널 지명의사에 따라서, 센터는 본건의 분쟁해결을 위한 행정패널의 패널위원으로 정상조 교수를 위촉하면서 정상조 교수에게 패널위원으로서의 승낙 및 공평성과 독립성의 선언을 위한 서면(Statement of Acceptance and Request for Declaration of Impartiality and Independence)을 발송하였다.
정상조 패널위원의 승낙과 공평성 및 독립성의 확인에 따라서, 센터는 2003년 1월 15일에 당사자들에게 행정패널의 구성과 결정예정일을 통지하였다. 결정예정일은 절차규칙 제15조에 따라 행정패널이 구성된 날로부터 14일, 즉 2003년 1월 29일로 통지되었다.
4. 사실관계
신청의 원인이 되는 상표는 “PRADA”이고, 신청인은 전세계적으로 의류 및 액세사리들을 제공하며 그 상표를 널리 홍보해 왔다.
분쟁도메인이름 <prada.info>은 2001년 9월 12일 등록되어 현재 피신청인에 의해서 보유되고 있다.
5. 당사자들의 주장
A. 신청인의 주장
도메인이름과 상표와의 동일·유사성
신청인 Prada S.A.는 한국을 포함한 거의 모든 나라에서 그들의 제품이 판매 및 광고되고 있는 패션산업의 선두업체로서, 현재 연간 10억 달러 규모의 패션 사업을 운영하고 있다. 1913년 이탈리아 밀라노에서 가죽 핸드백 생산업체로 창립된 이래, 구두 및 남녀의류 등에 오랫동안 널리 사용되어짐으로써 “PRADA” 상표는 전세계에 널리 알려지게 되었다. 신청인이 보유한 상표인 “PRADA”는 미국, 이탈리아, 한국 등을 비롯하여 약 100여국에 등록되어 광범위하게 사용되고 있다. 신청인은 인터넷상에서도 적극적인 활동을 하고 있고, 신청인이 현재 등록하여 사용중인 주된 도메인이름은 <prada.com>이다.
피신청인이 사용하는 분쟁도메인이름 <prada.info>는 시각적으로나, 발음상으로나, 그리고 언어상의 함축적 의미로도 신청인이 보유한 상표와 동일하거나 혼동을 초래할 정도로 매우 유사하다. 신청인의 주장에 의하면, 신청인의 상표는 피신청인이 <prada.info>를 등록할 당시에도 유명한 저명상표였고 또한 타 상표와 뚜렷이 구별된다.
도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
피신청인은 도메인이름 <prada.info>에 관하여 어떠한 권리나 정당한 이익도 가지고 있지 않다. 신청인이 아는 한, 피신청인은 분쟁도메인이름으로 널리 알려진 바도 없고, 그 이름의 상표나 서비스 상표를 취득한 바도 없다. 또한 피신청인은 “PRADA”의 상표를 사용하거나, 도메인이름으로 등록을 신청하도록 계약, 허락 또는 묵인받은 사실이 없다.
피신청인은 급한 곳만 가린 도발적인 포즈의 여성 그림을 보여주는 웹사이트에 분쟁도메인이름을 사용하고 있을 뿐, 상품 및 서비스의 진정한 판매제의와 관련하여 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없다. 특히 신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름을 가지고 소비자들을 오인케 하거나 신청인의 상표를 훼손하여 상업적 이익을 얻고자 하는 의도를 갖고 있으며 적법한 비상업적 또는 공정한 사용을 하고 있지 않은 점을 강조함으로써 피신청인에게 분쟁도메인이름에 대한 어떠한 권리나 이익도 없다고 주장한다.
피신청인의 부정한 목적
신청인은 피신청인이 분쟁도메인이름의 양도조건으로 5,000달러의 보상금을 요구한 점으로 보아, 분쟁도메인이름이 선의사용의 성실한 의도 없이 부정한 목적으로 등록되었다고 주장한다. 또한 피신청인은 분쟁도메인이름을 사용하여 신청인의 상표와 출처, 후원관계, 제휴관계, 또는 보증관계가 있는 것으로 보이도록 혼동을 주는 웹사이트를 만들어 냄으로써, 상업적 이득의 목적으로 인터넷 사용자들을 그 웹사이트로 유인하기 위한 시도를 하고 있으며, 신청인으로 하여금 분쟁도메인이름을 구입하도록 신청인의 주의를 끌 목적으로 분쟁도메인이름을 사용하고 있다. 신청인은 이러한 정황에 비추어 규정 제4조 (b)(i)항 하에 피신청인이 등록비 이상의 금액으로 매각하기 위한 부정한 목적으로 분쟁도메인이름을 등록하였음이 분명하다고 주장한다.
B. 피신청인의 주장
센터는 신청서 등의 제반서류를 적법하게 송달했음에도 불구하고, 피신청인은 중재 조정 절차에 따른 답변서를 제출하지 않았다.
6. 검토 및 판단
도메인이름과 상표와의 동일·유사성
분쟁도메인이름 <prada.info>은 신청인 보유상표 “PRADA”와 동일하다고 판단된다. 분쟁도메인이름과 상표의 동일×유사성을 판단함에 있어서 “.info”와 같은 부득이한 접미어가 추가된 것은 무시하고 비교×판단해 온 선례들을 고려해볼 때 [1] 분쟁도메인이름과 신청인 보유상표는 동일하다고 판단된다.
도메인이름에 관한 피신청인의 권리 또는 정당한 이익
피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다. 신청인은 한국을 비롯한 전세계의 다수 국가에서 “PRADA”란 단어로 상표등록을 한 바 있고, 신청인의 주장에 의하면, 피신청인은 급한 곳만 가린 도발적인 포즈의 여성 그림을 보여주는 웹사이트에 분쟁도메인이름을 사용하고 있었을 뿐, 상품 및 서비스의 진정한 판매제의와 관련하여 분쟁도메인이름을 사용한 적이 없다. 피신청인이 답변서도 제출하지 아니한 본건에서는 신청인의 주장이 그대로 옳은 것으로 추정되기 때문에, [2] 신청인의 주장만을 토대로 살펴보면 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해서 어떠한 권리나 이익도 가지고 있지 못한 것으로 판단된다.
피신청인의 부정한 목적
피신청인은 부정한 목적을 위해서 분쟁도메인이름을 등록×사용한 것이라고 판단된다. 피신청인이 분쟁도메인이름에 연결된 웹사이트를 통해서 분쟁도메인이름을 등록에 소요된 비용을 훨씬 초과하는 금액으로 판매하려고 했다는 사실은, 분쟁도메인이름의 등록 및 사용이 부정한 목적에 의한 것이라는 판단을 뒷받침해 주기에 충분하다. 신청인의 주장에 의하면, 피신청인이 분쟁도메인이름을 미화 5천달러에 판매하겠다는 제의를 한 바 있는데, 피신청인의 답변이 없어서 신청인의 주장이 옳은 것으로 추정되는 본건에서는, 피신청인이 신청인 보유상표의 명성을 알고 판매 등의 부정한 목적을 위해서 [3] 그와 동일한 도메인이름을 등록한 것으로 판단된다.
7. 결정
앞에서 검토한 바와 같이, 본 행정패널은 규정 제4조 및 절차규칙 제15조에 따라서, 분쟁도메인이름이 신청인 보유상표와 동일하고 피신청인이 분쟁도메인이름에 대한 권리나 이익을 가지고 있지 않을 뿐만 아니라 부정한 목적으로 등록·사용하고 있다는 점에 관해서 신청인이 모두 입증했다고 판단하고, 본 행정패널은 분쟁도메인이름 <prada.info>를 신청인 Prada S.A.에 이전할 것을 명한다.
정상조
패널위원
일자: 2003년 1월 27일
1. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd., WIPO 사건번호 D2000-0802.
2. Hewlett-Packard Company v. Full System, NAF Case FA 0094637; David G. Cook v. This Domain is For Sale, NAF Case FA0094957; Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge, NAF Case FA0094925; Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline, WIPO 사건번호 D2000-0134; YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and HUGH HAMILTON, WIPO 사건번호 D2000-1675.
3. Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel, WIPO 사건번호 D2000-1716.