Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

Le requérant est la société française Zebank, représentée par Monsieur Henri Casadeus et par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat.

Le défendeur est Monsieur Romain FILLION, domicilié à Levallois-Perret, représenté par Madame Delphine MOUKARZEL, avocat.

Les noms de domaine objet de la plainte sont "zebanques.com", "zebanques.net", "zeloans.com", "zeloans.net", "zepret.com", "zepret.net", "zeprets.com", "zeprets.net".

L’unité d’enregistrement est Gandi.

L’administration de l’OMPI et le Centre d’arbitrage t de médiation, ci-après désigné "le Centre" ont reçu la plainte le 6 décembre 2000.

L’unité d’enregistrement a vérifié les données concernant les noms de domaine le 12 février 2001.

Le paiement a été effetué, la plainte a été notifiée et la procédure a été ouverte le 13 février 2001.

Le mandataire de la société Zebank, Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat, a sollicité la suspension de la procédure, le 28 février 2001 jusqu’au 12 mars 2001, cette demande ayant été suivie le 15 mars 2001 d’une demande de reprise de la procédure.

Le défendeur a répondu à la plainte le 26 mars 2001 et l’expert unique a été désigné le 28 mars 2001.

La date fixée pour la décision est le 11 avril 2001.

La plainte est fondée sur les marques suivantes déposées au nom de la société IFP devenue la société Zebank, suite à un changement ed dénomination sociale :

- la marque française ZE BANK n° 99 818 443 déposée le 19 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 déposée le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE CREDIT n° 99 824 651 déposée le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE LOAN n° 99 824 641 déposée le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE BANQUE n° 003 001 433 déposée le 14 janvier 2000 dans les classes 9, 35, 36,

Aucun justificatif de l’enregistrement de la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 déposée le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 n’a été communiqué.

Les marques françaises ZE BANK, ZE CREDIT et ZE LOAN ont fait l’objet d’une extension à l’étranger dans le délai de priorité de six mois, sous la forme de marques internationales dont les certificats d’enregistrement ont été communiqués, sans que cette protection soit revendiquée dans la plainte.

Les marques sont enregistrées au nom de la société IFP, présentée comme étant devenue la société Zebank.

Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec les diverses marques de la société Zebank, marques devenues notoires en raison de la forte médiatisation de cette dernière.

S’agissant des noms de domaine "zepret.com", "zepret.net", "zeprets.com" et "zeprets.net", ils constituent la traduction française de la marque ZE LOAN.

Le défendeur n’exploite aucun des noms de domaine et, par conséquent, n’a aucun intérêt légitime.

Il doit être considéré come n’ayant aucun droit sur les noms de domaine qui font l’objet de la plainte, ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.

5.2 Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi.

Le requérant fait valoir que :

- dès le 8 novembre 1999, la société IFP, devenue Zebank communiquait dans la presse pour recruter du personnel, en utilisant la dénomination ZE PROJECT, que cette communication s’est poursuivie en novembre pour annoncer le développement du projet ZE PROJECT consacré à l’offre de services financiers aux consommateurs, avec l’appui du groupe Bernard ARNAULT,

- la société Ze Bank a enregistré de nombreux noms de domaine correspondant aux services proposés sur son site "ze-bank.com" et, par exemple "zebank.net", "ze-bank.com", "ze-fond.com",

- le 19 octobre 2000, la société Ze Bank recevait un e-mail du défendeur dans lequel il exposait : Je suis propriétaire des noms de domaine suivants : zebanques.com, zebanques.net, zebond.net, zebonds.com, zebonds.net, zejeux.con, zejeux.net, zeloans.com, zeloans.net, zemarche.com, zemarche.net, zemarches.com, zemarches.net, zenewsletter.com, zenewsletter.net, zeplacement.com, zeplacement.net, zeplacements.com, zeplacements.net, zepret.com, zepret.net, zeprets.com, zeprets.net , zeshare.com, zeshare.net, zeshares.com, zeshares.net.

Seriez-vous intéressé par tous ou par certains de ces noms ?

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire...".

Le 6 novembre 2000, le requérant répondait en demandant le transfert des noms de domaine contrefaisants.

En réponse à cette lettre, le défendeur réitérait sa proposition de cession à titre onéreux des noms de domaine.

Le défendeur a très récemment, fin septembre et début octobre 2000, procédé au dépôt de ces noms de domaine aux fins de les revendre au titulaire des marques, qui est la société Zebank.

Le requérant considère que le défendeur a eu l’intention de revendre les noms de domaine à un prix supérieur au coût de leur enregistrement.

Le défendeur a répondu le 26 mars 2001, pour contester la demande de transfert en faisant valoir :

- qu’il est intéressé par le domaine informatique et par l’internet et qu’il a créé une société FR Systems en mai 2000, dont l’activité est la création de sites web, raison pour laquelle il a enregistré les noms de domaine,

- que "c’est par hasard qu’il a eu connaissance de la société Zebank (qui prélablement se dénommait IFP),

- que, compte tenu de l’activité de la société FR Systems, "il s’est rapproché de la société Zebank en lui indiquant qu’il était propriétaire des noms de domaine sus-visés et afin de savoir si cette société pouvait être intéressée par ces noms de domaine et par la création d’éventuels sites web",

- que "le dépôt de ces noms de domaine à la période considérée résulte de l’activité normale de la société FR Systems"

- qu’il "ne peut être reproché à Monsieur Fillion d’avoir déposé des noms concernant le domaine bancaire et financier puisque les sites web créés par FR Systms ne se limitent pas à un domaine particulier mais au contraire à un éventail d’activités",

- que pour ces raisons, la mauvaise foi n’est pas démontrée et qu’il n’a pas eu l’intention de perturber les opérations commerciales de la société Zebank,

- que "le fait que Monsieur Fillion n’exploite pas encore ces noms de domaine ne le prive pas d’intérêts légitimes compte tenu une fois de plus de l’activité ed la société FR Systems et du fait que différentes banques l’ont d’ores et déjà contacté, lui témoignant leur intérêt concernant ces noms",

- que "en tout état de cause, à aucun moment Monsieur Fillion n’a entendu entretenir un conflit avec la société Zebank et ses agissements n’ont été guidés que par le souci de développer la jeune entreprise FR Systems".

En application des principes directeurs, le requérant doit prouver que (§ 4 a) :

(i) le "nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits"

(ii) le défendeur n’a "aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache",

(iii) le "nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec les marques ZEBANK, ZECREDIT, ZE LOAN et ZE BANQUE.

Le requérant invoque des droits antérieurs sur ses marques déposées au nom de la société IFP, en précisant que cette société est désormais dénommée Zebank.

En l’absence de la communication de document en justifiant, la commission a procédé aux vérifications auprès du Registre du Commerce et des sociétés et a pu constater le changement de la dénomination sociale de la société IFP devenue la société Zebank.

De même, il a été vérifié que les marques du requérant ont donné lieu à une inscription au Registre Nationale des Marques portant sur l’inscription du changement de dénomination et d’adresse du titulaire, désormais identifié comme étant Zebank.

La seule réponse apportée à cette question par le défendeur est qu’il aurait créé en mai 2000 une société FR Systèmes consacrée à la création de sites web, activité dans le cadre de laquelle il pouvait enregistrer les noms de domaine pour ensuite proposer au requérant la création de sites web.

Une telle argumentation est inopérante et le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine.

Aux termes des principes directeurs (paragraphe Ab) "la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

- (i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de son nom domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédent le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine".

Il ressort des faits, des pièces communiquées et de la réponse du requérant que :

- par mail en date du 27 novembre 2000, le défendeur a clairement proposé à la vente les noms de domaine, sans proposer parallèlement la création de sites web, contrairement à ce qu’il affirme dans sa réponse dans le cadre de la présente procédure,

- par lettre en date du 6 novembre 2000, le requérant lui a notifié que le dépôt de ces noms de domaine constituait la contrefaçon de ses marques et l’usurpation de sa dénomination sociale et lui a demandé le transfert sous huitaine, en proposant uniquement le remboursement des frais engagés, sur justificatif, soit un montant 70 dollars par nom de domaine,

- le 22 novembre 2000, le défendeur a répondu en prenant acte de la demande de transfert et en ajoutant que "il faut noter que récupérer la propriété de ces noms vous fait gagner du temps, une antériorité sur l’internet et que tout travail méritant salaire, je vous propose de vous céder ces noms pour la somme de 2 500 FF par nom".

Cet échange de correspondance prouve que :

- le défendeur avait connaissance des droits antérieurs du requérant, auquel il s’est spontanément et directement adressé en connaissance de cause, non seulement parce qu’il a communiqué dans la presse sur son activité financière, mais également parce qu’il a déposé des marques dont le dépôt et l’enregistrement étaient publiés au Bulletin Officiel de la propriété industrielle,

- le défendeur ne communique aucun élément de nature à justifier qu’il aurait procédé à ces enregistrements pour proposer au requérant ses prestations de création de sites web, comme il le prétend, bien qu’un tel objectif ne puisse en aucun cas justifier les enregistrements des noms de domaine,

- le défendeur a procédé à l’enregistrement des noms de domaine dans l’intention de les vendre pour un prix excédent les frais engagés.

C’est pourquoi, la commission considère que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Pour les raisons exposées, la commission a décidé que les noms de domaine sont identiques aux marques, au point de prêter à confusion, que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur ces noms et qu’il les a enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

Par conséquent, la demande de transfert des noms de domaine au profit du requérant est acceptée.

Alain BENSOUSSAN
Expert unique

Le 11 avril 2001