Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Demandante: BANKINTER, S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid - España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es Dª Assumpta Zorraquino, Landwell abogados, Avda. Diagonal, 640, 08017 Barcelona.

Demandado: D. Daniel Monclús Pérez, de nacionalidad española, con domicilio en c/ San Bernardo, 40, 1º 1 - 28015 Madrid.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio BANKINTER.NET.

La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc..

Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el día 23 de mayo de 2000, habiendo sido recibida en papel el día 25 de mayo.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con fecha 16 junio de 2000 al demandado, quien contestó a la demanda con fecha 7 de julio de 2000 por correo electrónico, recibiéndose la copia en papel con fecha 12 de julio.

Con fecha 19 de julio de 2000, de acuerdo con la petición de ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sólo miembro, la OMPI designó a D. Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole llegar copia completa de la documentación.

La demandante es la Compañía mercantil BANKINTER, S.A., entidad financiera que opera desde 1965 en el ramo de la banca en España. En la actualidad es una entidad financiera de primer orden en el mercado español, por lo que la marca BANKINTER debe considerarse renombrada en España.

Esa entidad es titular registral de marcas en España consistentes en la denominación "BANKINTER", en al menos treinta y siete Clases del Nomenclátor Internacional, así como de varias marcas comunitarias con esta misma denominación, y también de varias marcas "BANKINTERNET". En su escrito de demanda aporta copias de los respectivos títulos de concesión.

La demandada es una persona física, D. Daniel Monclús Pérez, de nacionalidad española.

El demandado registró a su nombre el Nombre de dominio bankinter.net a través de la entidad de registro Network Solutions, Inc., cuya dirección en Internet es www.networksolutions.com.

A. Demandante

La demandante afirma:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado "bankinter.net" es idéntico a varios signos distintivos BANKINTER de su titularidad y muy anteriores en el tiempo, como su nombre comercial (1965), su denominación social, su rótulo de establecimiento (1989), así como innumerables marcas con la denominación BANKINTER, en treinta y siete Clases del Nomenclátor Internacional, las primera de ellas solicitada en 1969 y concedida en 1975, y varias marcas comunitarias (1996) con esa misma denominación.

- que la denominación BANKINTER se ha utilizado siempre por BANKINTER en sus campañas publicitarias, y en la identificación de los productos y servicios que comercializa desde la fecha de su constitución. Y coincide asimismo con la denominación social de la compañía, constituida en Madrid (España), denominación que ha sido utilizada siempre para identificar sus servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre se la ha identificado como sociedad que ofrece todo tipo de servicios financieros, y que sobre todo ha adquirido un posicionamiento importantísimo en el nuevo mercado constituido por Internet.

- que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas y en el caso Banesto el uso por parte del demandado del nombre Bankinter en la red constituye una práctica contraria a la buena fe, que constituye imitación y en definitiva un uso ilegítimo de marca ajena.

- que el nombre de BANKINTER.NET es idéntico a las marcas españolas BANKINTERNET, correspondientes a las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional, solicitadas el 29 de febrero de 1996 y concedidas las dos primeras en fecha 7 de octubre de 1996 y las restantes en fecha de 20 de enero de 1997. Tras la exitosa utilización de BANKINTERNET como marca identificadora de BANKINTER, S.A. en el nuevo canal Internet, se decidió a constituir una empresa, filial de BANKINTER, S.A., que se denomina Bankinternet, S.A. y a través de la cuál se ofrezcen los servicios que se venían identificando con la marca BANKINTERNET.

- que el demandado no tiene derechos ni intereses legítmos sobre el nombre bankinter.net, puesto que BANKINTER es una marca conocida en el mercado desde su constitución el 4 de junio de 1965, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en el momento en que el demandado registró el nombre de dominio BANKINTER.NET. Y que debe tenerse en cuenta que el mero registro no establece derechos ni legítimos intereses a favor del titular de un nombre de dominio.

- que el nombre de dominio objeto de la presente demanda ha sido registro de mala fe, con la única finalidad de desprestigiar a la compañía BANKINTER, y obtener un beneficio económico, tratando de invitar al demandante a realizar una oferta económica al demandado a cambio del nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que del hecho de que el demandado esté domiciliado en la calle San Bernardo, 40, sita en el término municipal de Madrid, puede inferirse que era conocedor de la notoriedad de la marca BANKINTER al contratar el registro. Al ser BANKINTER una marca especialmente notoria que ofrece sus servicios en el ámbito geográfico en el que está domiciliado el demandado, debe apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio BANKINTER.NET.

- que desde la fecha de creación del dominio, el 30 de junio de 1997, el demandado únicamente ha puesto contenido en la página principal y no ha iniciado en la fecha ofrecimiento de servicio alguno en tal sede web. En este sentido, dos años de inactividad son más que suficientes para probar la mala fe en el uso del demandado.

- que BANKINTER, S.A. opera también como proveedor de servicios de Internet, por lo que para BANKINTER tiene gran importancia el disponer del dominio de primer nivel .net, que es el que aparentemente pretende ofrecer el demandado, y que con ese registro impide al demandante utilizarlo.

- que el hecho de que el demandado incluya en su página web links o enlaces o los principales competidores de BANKINTER, S.A. demuestra, como se señaló en el caso Easyjet, una voluntad de perjudicar el negocio de la demandante.

- que, en vista de que concurren todos los requisitos (nombre idéntico a sus marcas, ausencia de derecho o interés legítimo por el demandado, y registro y uso de mala fe por éste último), solicita sea acordada la transferencia a su favor del nombre de dominio.

B.Demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:

- que la demanda no puede aceptarse por falta de acreditación del título de representación de la demandante.

- que el sometimiento a arbitraje es voluntario según la ley española, no habiendo consentido el demandado en este caso.

- que en este caso no existe un supuesto de registro abusivo, por no haberse registrado ni usado el nombre de dominio de mala fe.

- que los dominios de Internet no son marcas, por lo que el titular de una marca prioritaria no tiene por ese hecho el derecho exclusivo sobre un nombre de dominio.

- que desconocía el registro de las marcas españolas "BANKINTER" de la demandante anteriores al registro de su nombre de dominio. Y la demandante no se dedicaba entonces al ámbito de Internet.

- que "Bankinter" es un nombre genérico en inglés, y además acorde con los productos y servicios por él ofrecidos.

- que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "bankinter.net", por cuanto viene realizando preparativos demostrables para utilizarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En concreto, alega que hace un uso legítimo y leal, "no comercial", del nombre de dominio, "ofreciendo en la página una oferta propia de servicios (información comparativa entre bancos)".

- que no existe registro ni uso del nombre de mala fe, por cuanto nunca ha puesto a la venta el dominio "bankinter.net"; porque el nombre no fue registrado para impedir que el demandante use sus marcas o denominación social en un nombre de dominio correspondiente; porque no compite con la demandante por ser los servicios por él ofrecidos de naturaleza distinta, y por ello no puede haber confusión; y porque no registró la página con ánimo de lucro, como lo demuestra el hecho de que cuando él solicitó el nombre de dominio "bankinter.net" renunció a registrar "bankinter.com", que en aquél momento estaba también libre; y también se demuestra porque en aquel momento BANKINTER no era proveedora de servicios de Internet.

- que al no haber solicitado el nombre de dominio .com se pone de manifiesto que no pretendía obtener ningún beneficio de la explotación.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

La parte demandada alega en primer término dos excepciones preliminares: falta de representación de la demandante e imposibilidad del procedimiento de arbitraje según las leyes españolas.

No puede aceptarse la falta de representación de la demandante, por cuanto esa representación no puede juzgarse con criterios excesivamente formalistas. No cabe dudar de que un abogado que ejercita una acción en nombre de un cliente está actuando de forma correcta, salvo que se pruebe lo contrario.

Además la extensa documentación acompañada a la demanda es prueba sobrada de que Dª Assumpta Zorraquino actúa siguiendo instrucciones de su cliente BANKINTER, S.A. En efecto, se acompañan numerosas certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas solicitadas por un Agente de la Propiedad Industrial en representación de BANKINTER, y lo mismo ocurre con los títulos de concesión de las marcas comunitarias. Se acompañan también acuerdos del Consejo de la Comisión de las Telecomunicaciones concediendo una autorización a la entidad E-BANKINTER, S.A. y del Consejo de Administración de BANKINTER solicitando la autorización de un nuevo Banco, así como la autorización otorgada por Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda para la creación del Banco BANKINTERNET, S.A. E igualmente se aporta un acta notarial en la que comparece Dª Verónica Palau Hunziker en nombre de BANKINTER, S.A.

Es inimaginable que toda esa documentación hubiera podido ser aportada si la abogada que firma la demanda no actuara realmente en representación de BANKINTER, S.A.

Por lo que se refiere a la imposibilidad del presente procedimiento como procedimiento de arbitraje es igualmente rechazable.

En primer lugar porque según pone de manifiesto la propia "portada de transmisión de la demanda", al registrar su nombre de dominio se acepta someterse al procedimiento administrativo que ahora tiene lugar. Pero es que además, el presente procedimiento no constituye un arbitraje en sentido estricto. En el arbitraje, el laudo pone fin con caracter definitivo a la controversia entre las partes, y los jueces y tribunales no pueden conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, art. 11.1). Sin embargo, según se establece en la Política Uniforme de ICANN, en el art. 4.k, el presente procedimiento no impide a ninguna de las partes someter la disputa a un Tribunal competente, incluso después de haber terminado el presente procedimiento. Es, pues, evidente que no estamos ante un arbitraje en sentido estricto, como también es cierto que al solicitar el nombre de dominio el demandado se obligó a someterse al procedimiento establecido en la Política Uniforme de ICANN.

Procede, por tanto, rechazar las dos excepciones preliminares opuestas por el demandado.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas BANKINTER y BANKINTERNET que están inscritas y que además gozan de renombre en el mercado español.

Es evidente que entre el nombre de dominio BANKINTER.NET y las marcas "BANKINTER" y "BANKINTERNET" hay no sólo una semejanza que induce a confusión, sino que realmente existe identidad entre ambas denominaciones.

Por otra parte la comparación según establece el artículo 4.a (i) de la Política Uniforme debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir en la comparación los productos o servicios para los que la marca está concedida. Y en este caso es evidente que las marcas, tal como están concedidas, protegen las denominaciones "BANKINTER" y "BANKINTERNET".

El demandado alega que viene realizando preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, concretamente consistentes en comparación de productos y servicios ofrecidos por las diferentes entidades bancarias españolas, y que además no tiene ánimo de lucro, puesto que por ello solicitó el nombre de dominio .net y no el nombre de dominio .com.

Pero lo cierto es que en la página web identificada con el nombre de dominio aparece simplemente que la página está en construcción, junto a los logotipos de una serie de entidades bancarias. Es decir, que el demandado en más de tres años (desde el 30 de enero de 1997) no ha ofrecido ninguno de los servicios que menciona. Por otra parte, no ofrece absolutamente ningún dato que permita acreditar, lo cual sería muy fácil, los intereses profesionales o de otro tipo que justificarían el hecho de haber solicitado el nombre de dominio. Nada se dice en la contestación a la demanda que permita pensar que el demandado tiene algún interés legítimo en ofrecer determinados servicios, que hasta ahora no ha ofrecido, con el nombre de dominio BANKINTER.NET.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca BANKINTER es renombrada en el mercado español, esto es, conocida con carácter general por el gran público. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que el demandado, que vive en Madrid, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio. Siendo esto así, y faltando todo interés legítimo para esa registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo con mala fe

Hay que plantearse además si también ha existido un uso de mala fe.

Lo primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la Política Uniforme establece distintos requisitos para el sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

La independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe podrían darse en otros supuestos. Piénsese, por ejemplo, en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que aún cuando el registro se hizo de mala fe, después de haber transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.

Aplicando estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable que hay que considerar que el demandado está haciendo un uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo ha registrado de mala fe y sin ningún interés legítimo que justifique ni el registro ni nigún uso previsible.

Alega el demandado que la denominación BANKINTER es genérica y hace referencia a las relaciones entre bancos, por lo que se adapta perfectamente al servicio que pretende proporcionar en su página WEB comparando las condiciones ofrecidas por las distintas entidades de crédito.

Pero no es cierto que la denominación BANKINTER sea genérica. Basta considerar que está protegida como marca y precisamente la Ley de Marcas de 1988 prohíbe registrar las marcas genéricas (art. 11.1). Y sin embargo, la marca BANKINTER ha sido concedida tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además, la expresión genérica sería en todo caso "interbancario" o alguna similar.

Cabe añadir que precisamente el carácter renombrado de la marca BANKINTER refuerza su carácter distintivo.

Por otra parte, es obvio que desde hace tres años en que se concedió el nombre de dominio BANKINTER éste no está siendo utilizado para ofrecer ningún tipo de servicios, tampoco los que según el propio demandado, él se habría propuesto ofrecer.

De hecho cabe afirmar que el demandado lleva tres años sin hacer uso del nombre de dominio para ofrecer ningún tipo de servicios propios. En definitiva parece claro que su actuación, que no está justificada por ningún interés legítimo, equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca.

Se dice también por el demandado que el logotipo utilizado en la página web es distinto al utilizado habitualmente por BANKINTER. Pero ese dato no tiene relevancia, por cuanto la búsqueda por Internet no se realiza en función de los logotipos, el nombre de dominio no se vincula a ningún logotipo determinado, y tampoco cabe esperar que quien visita la página web de ninguna relevancia a ese dato. Entre otras cosas, porque a menudo los logotipos de las distintas entidades cambian según el medio en que actúan. Y además, tampoco cabe aceptar que se utilice como nombre de dominio la denominación y marca renombradas de una entidad de crédito, para hacer publicidad en la página web de otras entidades de crédito competidoras. Parece evidente que esa actuación es de notoria mala fe.

En base a toda la la fundamentación anteriormente expuesta el Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio "bankinter.net" sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

14 de agosto de 2000